可專利標的美國實務發展與自由軟體社群之回應

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3.2.2 可專利標的美國實務發展與自由軟體社群之回應 自由軟體發展與智財權制度互動之觀察

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殺雞宰羊的好時機。多數人使用的自由軟體不可能選擇繼續使用有專利的程式 使大眾暴露在侵權風險下，也沒有本錢去向專利權人授權，結果是必須選擇移 除該標準，移除就使自由軟體失去了與該標準相容性（incompatibility），造成 更難與可能願意花錢去向專利權人授權使用的私有軟體競爭。

從以上各點的討論，可以了解為什麼自由軟體的發展受到軟體專利的威脅，

為什麼自由軟體陣營對軟體專利深痛惡絕，恨不得終結軟體專利制度。軟體專 利是個偏頗私有軟體的公司的制度，不利於分散式同儕生產的自由軟體開發模 式，也與自由軟體理念不符，自由軟體社群以共享理念無償將其努力分享出來 卻也因此將使自己暴露在專利風險下，但實際上釋出原始碼的自由軟體對創新 的貢獻卻可能比僅僅付費丟出抽象概念的專利申請卻無實際研發的專利權人高，

但專利權人卻可有20 年的排他權，社群認為這不是專利權人所應得的報酬⁶⁰⁵。 軟體專利阻礙創新的質疑在2012 年激增的智慧型手機相關專利訴訟中更受到矚 目，2012 年處理 Apple 與 Motorola 專利之爭的 Ponser 法官，就質疑專利制度是 否適用在變化快速的軟體產業上，其認為科技產業在推出新裝置或服務時就可 以得到報酬，就算沒有軟體專利制度也已足夠獲利豐厚，並認為激增的專利叢 林是個問題⁶⁰⁶。本文接下來從實務面來討論美國法院對軟體專利可專利性的發 展與社群對其之回應。

3.2.2 可專利標的美國實務發展與自由軟體社群之回應

可專利標的（patent subject matter），指的是申請案是否可為專利法所保護 的對象，其為專利要件的第一關，如為非可專利標的則後續的專利三性（產業 利用性、新穎性、進步性）都不用看了，可專利標的代表專利法保護的範圍，

直接反應個人利益與社會公益的平衡點⁶⁰⁷，也是軟體與商業方法專利一直以來 所爭論之處。實際法條為美國專利法第101 條所規定之「新的與有用的程序、

605 Id. at 607.

606 Khurram Aziz, Judge calls litigants in patent war "animals": says software patents not needed, 2012/07/06,

http://www.ipworld.com/ipwo/doc/view.htm?id=286367&sectionID=news&searchCode=SEC .

607 唐昭紅，同前註 561，頁 74-75。

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機器、製造」⁶⁰⁸，我國專利法則為第21 條發明之定義：「發明，指利用自然法 則之技術思想之創作」。由該定義可看出一定要有「利用自然法則」與「技術 性」，我國專利審查基準第二篇第二章何謂發明中列出了五個非屬發明類型，

「自然法則本身」、「單純之發現」、「違反自然法則」、「非利用自然法則」、「非 技術思想」⁶⁰⁹。電腦程式碼事實上就是一堆數學⁶¹⁰，如前節所述電腦程式開始 發展的前二十多年都不為可專利標的，就是因為數學或稱人為規則屬於非利用 自然法則⁶¹¹。然而專利法是非常政策與產業導向的法律，從1976 年美國 CONTU 的報告確立扶植電腦軟體而開放軟體著作權以來，軟體就成為美國重 點扶植的產業，軟體可為專利標的亦在1990 年代逐漸透過法院實務解釋開放，

我國也跟隨國際腳步在1998 年通過實施電腦軟體相關發明審查基準⁶¹²。而在開 放十多年的現在，除了從頭就開始反對到底的自由軟體陣營，各界都已感受到 了如近年高科技產業的專利濫訴之問題，而開始呈現檢討的態度，本節試著整 理美國法院對其專利法101 條的解釋，特別是判斷準則的發展，並討論學界與 社群對其的回應。

1970 年代 Benson 案與 Flook 案之嚴格標準

1970 年代的時期為軟體專利的禁止時期。1972 年最高法院審理之 Benson 案⁶¹³，其申請專利為利用計算機將二進碼十進數（BCD）與純二進碼（Binary）

做轉換，USPTO 以其為心智步驟與數學方法為由駁回，關稅暨專利上訴法院

（後稱CCPA，可看成 1982 年成立之 CAFC 前身⁶¹⁴），認為其可提高機器操作 性能而屬於實用技藝（useful arts）撤銷 USPTO 的決定，最高法院隨後撤銷 CCPA 裁定，並以「演算法除外原則」認定該案不為專利標的，其認為該案所 要求專利過於抽象概括，以致於涵蓋了該轉換已知與未來未知的應用，演算法

608 35 USC § 101: Whoever invents or discovers any new and useful process, machine,

manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

609 專利審查基準 2004 年版，2-2-1 至 2-2-5。

610 Ben Klemens, MATH YOU CAN’^{T USE}:P^ATENTS,C^OPYRIGHTS, ^AND S^OFTWARE 26(2006).

611 專利審查基準 2004 年版，2-2-3。

612 袁建中，軟體專利趨勢探討，智慧財產權月刊第 100 期，頁 11，2007 年 4 月。

613 Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972).

614 叢宏文，商業方法專利之研究 – 以新金融商品為中心，頁 40，國立成功大學法律學系碩士論

文，2005 年 12 月。

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等思想不能取得專利權⁶¹⁵。1978 年最高法院審理之 Flook 案⁶¹⁶，其申請專利為 化學製程中某臨界值校正的方法，並用一個算式來調整該臨界值，USPTO 認為 其唯一的新穎點是該算式本身，並以101 條駁回，CCPA 則認為該案不同於

Benson，包含了特定的應用範圍（化學製程），並未獨佔該數學算式，應予保護，

最高法院撤銷CCPA 的裁定，採納 USPTO 的意見為「新穎點測試法（point of novelty test）⁶¹⁷」:唯一的發明點不可是非專利標的，以及提出影響深遠的「後 續動作偽裝說（post-solution activity）」：一個有技巧的專利撰寫者可以將任何數 學公式與一個習知且顯而易見的後續動作相結合，來把非專利標的轉成可專利 標的⁶¹⁸。本文認為Flook 案是相當重要的，其爭議在於可專利標的是否可與專 利性（新穎性、進步性）同時使用，以下例說明：

申請專利範圍1: 一種應用在 XXX 領域的方法，步驟包括 有數值a, b ,c (習知)

運用算式 A=a+b+c+1+2*3 (數學或人為規則) 將A 值拿來處理…(該處理為習知)

該案最高法院的邏輯：先把非專利標的數學與人為規則拿掉，剩下皆為習知故 不為專利標的。

一般邏輯：判斷是否為專利標的（有應用在某領域或硬體 所以通過檢驗）判 斷新穎性進步性（中間的算式根本比對不到只好通過）專利通過。

Flook 案將專利標的與新穎性等同時判斷是飽受批評的⁶¹⁹，然而就如同其裁判意 見所述，是否帶了一個千變萬化的數學或人為規則就可以得到專利呢？

1980 至 1990 年代以 Diebr 案起始之逐次開放

1980 與 1990 為軟體專利逐次開放的年代。1981 年最高法院審理之 Diebr 案

620，提出「並非用了電腦就使其成為非專利標的」⁶²¹，以及判斷可專利標的時，

615 唐昭紅，同前註 561，頁 134-140。

616 Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978).

617 Id. at 591, “The process itself, not merely the mathematical algorithm, must be new and useful”; 唐 昭紅，同前註561，頁 142, 147-148。

618 Id. at 590, “The notion that post-solution activity …”.

619 唐昭紅，同前註 561，頁 148。

620 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981).

621 Evans & Layne-Farrar, supra note 557, at 5-6.

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必須將專利範圍視為一個整體觀之⁶²²，把一個範圍拆成各個細部元件去個別判 斷可否為專利標的是不合適的，特別是在程序步驟的判斷，因為一個新的組合 可能會具有專利性，並且在判斷可專利標的時不應有新穎性的分析⁶²³。這個論 述直接否定了Flook 的新穎點測試法⁶²⁴，但亦闡明其論點並無與Flook 一案判決 所衝突，Flook 案的申請範圍圍繞在算式本身，但 Diebr 申請案應用算式的起點 與終點都與實際操作一個實體有關，運用算式在該技藝上成就了一個未知的結 果，應受專利所保護⁶²⁵，此案被認為是開啟軟體專利之關鍵⁶²⁶。CCPA 應用 Diebr 案的原則，歷經三個案子在 1982 年建立了 Freeman-Walter-Abele 測試法

（又稱為兩階段測試法 two part test），其為 1. 確認申請專利範圍中包含了 Benson 案所稱之演算法，如果沒有則不構成演算法獨佔，如果有則 2. 觀察該演 算法是否應用在某個實體元件或是程序步驟⁶²⁷。如果2 不成立就表示其欲構成 演算法的獨佔，不符合101 條的要件。1994 年 CAFC 審理 Alappat 案⁶²⁸，開放 了程式運作在「一般電腦」上，認為這樣就是有特殊功能的「新機器」，再加以 移除 Diebr 案要運作在特殊硬體的限制⁶²⁹。1998 年 CAFC 審理 State Street 案⁶³⁰， 該案爭論之專利範圍關於投資的計算，地院以Freeman-Walter-Abele 測試法以 及其為商業方法否定其為專利標的，CAFC 則在該案中直接廢除 Freeman-Walter-Abele 測試法以及商業方法除外原則⁶³¹，並說明專利法101 條重複使 用”any”一詞表示國會希望 101 條不要有任何限制，並延伸 101 條至「一切存在 之人造物」⁶³²。CAFC 於該案重新提出可專利標的區別於抽象概念（abstract

622 此原則目前內化在我國審查是否符合 21 條的判斷，見專利審查基準 2004 年版，2-2-4。

623 Diamond v. Diehr, supra note 620, at 188-189.

624 曾文怡，商業方法發明之專利性研究，頁 51，世新大學智財權研究所碩士論文，2011 年 1 月。

625 Diamond v. Diehr, supra note 620, at 193.

626 Evans & Layne-Farrar, supra note 557, at 5; 曾文怡，同前註 641，頁 52。

627 In re Bilski, 545 F.3d 943, at 959 (2008).

628 Alappat, 33 F.3d at 1545.

629 Evans & Layne-Farrar, supra note 557, at 6; Schultz & Urban, supra note 553, at 9.

630 State St. Bank v. Signature Fin. Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

631曾文怡，同前註641，頁 28-29; 唐昭紅，同前註 561，頁 177; Evans & Layne-Farrar, supra note 557, at 6.

632 Id, at 1373, “anything under the sun that is made by man”.

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年的 Bilski 案⁶³⁶，CAFC 在該案中整理了 Benson、Flook、Diehr 三案的意見⁶³⁷， 提出101 條的判斷困境在於其欲防止：「申請人是否引述了一個基本原則，而該 專利如通過可能阻擋該基本原則的所有潛在運用⁶³⁸」，但此抽象原則無法直覺規 範成一明確的判斷標準⁶³⁹。再把許多曾有的判斷標準審視了一遍，把判斷標準 回歸到Benson 案就提及的機械或轉換測試法（Machine-or-Transformation Test）

640，使CAFC 一直以來對軟體專利開放的態度逆轉。FSF 以邁向終結軟體專利 之勝利與自由軟體的突破等形容該判決⁶⁴¹。最高法院同意審理該案的上訴，以 學者Eben Moglen 為首的軟體自由法律中心向其遞交第三人意見（Amicus Curiae），該意見指出「自由軟體發展相信：電腦軟體表達抽象的思想，這些思

640，使CAFC 一直以來對軟體專利開放的態度逆轉。FSF 以邁向終結軟體專利 之勝利與自由軟體的突破等形容該判決⁶⁴¹。最高法院同意審理該案的上訴，以 學者Eben Moglen 為首的軟體自由法律中心向其遞交第三人意見（Amicus Curiae），該意見指出「自由軟體發展相信：電腦軟體表達抽象的思想，這些思

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