第三章、 閉環供應鏈之專利侵權風險與專利耗盡原則
第四節、 可允許修理理論在其他國家之實踐
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
組裝行為在美國之法院實務見解並未有明確之界線 101，第三方再處理商所為之 再處理行為，尤其是升級產品之狀態，仍不能完全避免專利侵權之風險。
第四節、可允許修理理論在其他國家之實踐
對於閉環供應鏈來說，修理與再組裝引發的專利權爭議，不僅限於美國。
英國政府發布之報告102亦特別點出有關第三方再製造產業之策略性機會，惟亦 面臨之智慧財產權爭議之困難。由於缺乏全球性對於再製造產業涉及行為之法 律上定義，再製造產業仍難以避免全球性的智慧財產權風險103，無獨有偶，相 關的爭議在各國法院均被提及，並有所爭論。在歐洲地區，英國法院認為修理 與再製造的觀念是對立的，對產品所為之修理零件之行為不會構成專利侵權
104。然而若修理的範圍相當廣泛達到等於重新製造一個新的產品時，仍然會構 成專利侵權。然而修理與再製造之界線仍然須個案認定。
第一項、英國
1. United Wire Limited v. Screen Repair Services (Scotland) Limited105
原告United Wire Limited 是震動篩選器之領導者，該技術用於篩選海上開採 石油之鑽井液篩選。這些機器藉由一個網篩結構與支撐結構所組成，不同網眼大 小的網篩被組合在支撐結構之中，該網篩結構雖然可以被修理，但是其修理可能 導致該產品之效率低落。Screen Repair Services (Scotland) Limited 則是提供了可 更換的網篩結構產品，使得已損壞的網篩結構部分可以被更換。United Wire
101 See supra note 92
102 All-Party Parliamentary sustainable resource group, Triple Win: The Social, Economic and Environment case for Remanufacturing, available at:
https://www.policyconnect.org.uk/apsrg/sites/site_apsrg/files/report/535/fieldreportdownload/triplewin -thesocialeconomicandenvironmentalcaseforremanufacturing.pdf (last visited at:2019/7/26)
103 Hartwell, I. & Marco, J. Jnl Remanufacture (2016) 6: 3., available at:
https://doi.org/10.1186/s13243-016-0025-z
104 See id.
105 United Wire Limited v. Screen Repair Service (SCOTLAND) LIMITED and Others. 2000
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
Limited 主張被告所提供之更換該網篩結構之服務侵害其專利權。然而英國上訴 法院即最高法院均認為，雖然該該產品是網篩結構，且隨同於專利產品一起售出，
惟 修 理 該 網 篩 結 構 之 行 為 不 會 構 成 專 利 上 之 侵 權 。Screen Repair Services (Scotland) Limited 則抗辯其行為並不會侵害專利權，因被告之行為僅是修復了該 已經同意被修復之網篩結構。
英國上議院(UK House of Lord)即最高法院之前身審理後認為，不論是否客 觀上係被歸納為修理之行為，均可能屬於專利法上所禁止之再製造之行為，因此 最好考 量被告 之行 為 ，主觀 上究竟 是否 屬於再製造(reconditioned)還是修理 (repair)。法院審理後認為，在這種情況下，被告已經再製造了產品，他們對框架 進行修復，並利用該框架新製作一個網篩，就像從第三方購買框架一樣。法院在 本案中僅關注對於製作權(make)之修理或重新組裝該結構並製作該網篩實際上 就如同於其行為就像製作了一個網篩結構一樣，因而構成專利侵權。換句話說，
法院僅關注被告所為之行為是否構成專利法上之製造權，而屬專利法上所禁止之 行為，也因而認定第三方製造商所為之行為構成專利侵權。
2. Schütz (UK) limited v. Werit (UK) limited106
本案為2013 年英國最高法院之判決，原告是中型散裝容器(intermediate bulk containers)之原製造商，這種容器普遍存在一個金屬籠連接在一個木板上，中間 有一個塑膠製的容器。Schütz 擁有一個專利係用於運輸和儲存液體的托盤容器專 利，專利結構包含(1)一個平托盤(2)由塑料製成的可更換內部容器(3)圍繞內部容 器的金屬製網狀結構。 (UK) limited 擁有對中型散裝容器的專利，惟其所生產的 產品在被消費者使用過後，由被告 Werit (UK) limited 回收後更換中間的塑膠容 器，並當成全新的中型散裝容器進行販售，Schütz (UK) limited 因而對 Werit (UK)
106 Schutz (UK) Ltd v Werit (UK) Ltd: SC 13 Mar. 2013
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
limited 提起訴訟。
英國最高法院解釋，該案件須先認明所授予的專利權主要之發明概念為 何，即整個專利之請求項中被認定具有進步性之部分。本案中該網狀結構才是 專利權的主要部分，因此更換該非主要部分不會落入專利權之保護範圍。此外 依照英國最高法院之決定，根據過去判決若再處理之部分為專利物品中自由可 被更換之一部分，且對於要求保護之發明無關，且該再處理部分之壽命遠短於 其他被保護之發明部分，則該部分即不被認為是主要的專利保護部分。因此被 告所為除一般性的維修外，並不構成「製造」之行為，也不會構成專利侵權。
從上述兩個案件可以發現，英國最高法院對於「修理」及「再製造」之觀 念相互歧異，United Wire Limited v. Screen Repair Services (Scotland) Limited 案 認為只要修理之結果事實上導致重新製造了一個新的產品即屬於再製造，然而 依照Schütz 案件中法院有關「製造」之闡述認為是否構成專利產品之製造屬於 事實問題，即更換該部分是否屬於產品的主要部分，以及該再處理部分是否屬 於僅有較短的生命週期等因素。某些案件可藉由一個單一的要素加以辨明，
Schütz 案是典型使用多個要素加以決定是否構成專利法上的「製造」107。這也 顯示出修理及再製造之潛在專利法上爭議，也可能導致獨立第三方再處理商對 於循環經濟相關的商業模式之卻步108。
3. Canon K.K. v. Badger Office Supplies Ltd
Canon KK 對 Badger Office Supplies Ltd 及其他兩公司提告，Badger Office Supplies Ltd 所為之行為為回收 Canon KK 所授權製造之雷射印表機，並透過更
107 See id
108 Hartwell, I. & Marco, J. Jnl Remanufacture (2016) 6: 3., available at:
https://doi.org/10.1186/s13243-016-0025-z
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
換雷射印表機之感光鼓後再次售出，Canon KK 認為此二公司藉由進口、製造 Canon KK 之雷射印表機碳粉侵害其專利權。
Badger 罕見地公開表明對於本案之意見，認為其回收 OEM 廠商已經售出之 產品並不會構成對Cannon 專利權之侵害，且針對 Canon 的專利，列出幾種再處 理過程涉及之行為，要求Cannon 回覆那些屬於其 OEM 廠商所為可允許之修理，
即屬於重新充填產品所可能的必要行為，可能之狀況包含1.未更換任何零件 2.更 換小零件例如滾軸帶或是刮片3.在未侵犯專利權之狀況下更換配有新齒輪、聯軸 器的碳粉匣4.將 OEM 廠商售出之已經被使用過之空的齒輪、聯軸器到新的碳粉 匣上。其中第三和第四之行為如同本文所定義之翻新及再製造，使產品恢復成可 用之狀態或新品，此行為使得第三方獨立再處理商可能被認為涉及到再製造之侵 權，但 Badger 仍認為此行為僅屬於合法之修理該產品，而非違法之製造該專利 產品。本案不如前述兩案由法院作成最終判決，而是以雙方和解收場。109
Cannon 則在其官網上說明回收碳粉匣之目的，認為所謂回收該碳粉下並沒有 被重新充填或再製造該碳粉匣，若涉及回收該碳粉匣或重新充填該已經接近生命 週期之產品，這個行為可能使得碳粉匣更容易故障，且品質也會受到影響，透過 回收這些碳粉匣，Cannon 可以更好的保護環境並維持碳粉匣之質量 110。
第二項、德國
在德國，專利權於售後市場之限制之規範主要規定在專利耗盡原則，耗 盡原則並未規範在德國法的條文中，而是一種法律習慣(legal custom)111。依 照專利耗盡原則，購買人被允許並意圖使用該產品，然而這個意圖使用必須
109 supra note 108
110 See id
111 Mineko Mohri, Maintenance, Replacement and Recycling-Patentees’ Rights in the Aftermarkets Germany, the U.S and Japan.40.41 Herbert Utz Verlag.,2010
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
依照客觀要素來判斷。過去有古老的判決認為區別意圖使用的範圍在於該行 為是否需要工匠來完成。近期的見解則認為應該考量專利權人之維持該產品 之行為是否是在專利產品的正常生命週期中。專利產品是否已經耗盡之判斷 標準，也是立基於利益循環(the concept of the interested circles involved)，即該 產品本來在交易中應該可取得的利益。112
聯邦最高法院在1958 年的 Förderrinne 案件中即已說明有關耗盡原則之 基本架構，法院認為，當購買人購買產品，無須得到專利權人同意即可使用 並修例改專利產品，該使用權之權限範圍包含受保護的發明及更正或增加對 該專利產品的機能，而修理應考量的是該產品是發明之機能部分，若該修理 部分係獨立受到專利保護，則該部分屬於專利保護之範圍。要件一應考量該 被修理的部分獨立被保護的發明機能，若該部分屬於有獨立被保護的發明機 能，則屬專利保護之範疇。要件二考量的是意圖使用(intended use)，依照專 利耗盡原則，買人有權利使用，而是否屬於使用之範圍，則應該視客觀情況 而定113，這兩項標準也被應用到後續有關修理與再製造相關之個案中。法院 最終認為再處理商透過拆解原本之產品並藉由組裝產品之零件，重新再製造 一個新的產品之行為，構成專利侵權。
最終，法院肯認修理或更換一個已經耗盡的產品零件屬於可允許的行為 且是正常可被期待的，因此不構成專利侵權。
1. Gerbsäure 案
本案中原告擁有一個煮水壺的專利，內有一分離單寧酸的部分作為附件，
該產品之目的在於透過單寧酸與該煮水壺達到避免氯化之目的。被告所為即
112 Christopher Heath, Anselm Kamperman Sanders(eds). Spares, Repairs, and Intellectual Property Rights: IEEM International Intellectual Property Programmes, Kluwer Law International (2009)
113 supra note 111
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
是供應單寧酸並重新充填到該產品上。法院在本案中提及購買人對於該專利 權人之權利，購買人之權利包含供應維持該產品所需要之部分，且包含填充該 單寧酸，因此被告所為更新該產品之行為並不會構成專利侵權，儘管該更新部 分屬於發明中的重要部分，原告銷售，仍屬於專利耗盡之範圍，而不會侵害專 利權。
2. Impeller Flow Meter v. Flügerlrädzhler 案
本案中最高法院所審理之爭點為被告銷售的專利物品上可更換的量杯，是 否屬於專利侵權之行為。法院運用了「產品認定」(product identity)的概念，
認為當維持性的修理專利產品時，若該行為可被特定，用來使專利產品中之 特定部分可以被維持，該修理行為就屬於可允許的修理而非不可允許的再製 造。最高法院後來將本案發回到上訴法院。
認為當維持性的修理專利產品時，若該行為可被特定，用來使專利產品中之 特定部分可以被維持，該修理行為就屬於可允許的修理而非不可允許的再製 造。最高法院後來將本案發回到上訴法院。