第四章、 Lexmark 案後之售後市場
第一節、 Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.案
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第四章、 Lexmark 案後之售後市場
第一節、 Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.案 第一項 、案件事實
131原告 Lexmark 是一家設計並製造碳粉匣的公司，其在全美及美國以外地區 均有修售碳粉匣，並擁有多項關於碳粉匣的專利權，由於碳粉匣可以在回收後重 新充填，Lexmark 明白其商業模式的侷限，因此針對碳粉產品做了兩種銷售形式，
其一為原價售出，且不帶任何限制，其二為參與回收計畫，內容包含給予20%折 扣，但須簽屬合約，包含該產品僅能使用一次，且不能移轉給Lexmark 以外之第 三人。然而自2006 年開始，越來越多公司從碳粉事回收並充填後售出，取得管 道包含非回收計畫的碳粉匣和回收計畫的碳粉匣，為了使回收業者不會向消費者 購買使用過的碳粉匣，Lexmark 在碳粉匣中加入晶片，若碳粉用盡，則該碳粉匣 就無法再被使用，Impression 從事回收碳粉匣業務，抽換掉晶片後重新裝填碳粉 匣，購買的渠道包含美國國內及國外的碳粉匣，也包含參與回收計畫及非回收計 畫的碳粉匣。Lexmark 針對：1.回收商轉售透過回收專案售出的碳粉匣及 2.回收 商取得美國以外市場之碳粉匣進行回收、充填並再次售出。Impression 提出撤銷 訴訟動議。
本案中有兩個重要的法律問題，其一為專利權人在產品銷售契約中為售後限 制後，是否可藉法律強制力實現阻止再販售的條款，其二為專利權人若將產品在 國外售出，是否會構成專利權的耗盡？
第二項、 法院見解 第一款、售後限制部分
131 Impression Prod., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc., 137 S. Ct. 1523, 1529–30, 198 L. Ed. 2d 1 (2017).
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聯邦巡迴上訴法院做出有利於Lexmark 的判決，法院引用 Lexmark 之主張，
依照1992 年 Mallinckrodt 案的見解，只要清楚傳達有售後限制(post-sale)或再銷 售(resale)的存在，即使專利產品已經售出，專利權人仍可以保有部分專利權。
依照Mallinckrodt, Inc. v. Medipart 案，當專利權人將專利產品售出並附有禁 止再售出或單次使用的限制時，只要消費者明確知悉專利權人保留該項權利，該 轉售仍屬於未經授權的行為，權利人可藉由售後限制保留該項權利，也沒有法律 上依據否認專利權人製造或銷售該專利產品。在 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics 案，美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)並沒有推翻 Mallinckrodt 案的見解，
Quanta 案認為被授權人獲得授權製造並銷售的行為若沒有特別的限制，並不會 阻卻專利耗盡的發生。
其二，在Jazz Photo Corp. v. International Trade Comm'n，專利權人僅在國外 銷售或授權銷售產品的狀況下，若該產品未經授權在國內銷售，仍屬於專利侵權 的範圍，意即權利耗盡原則採取的是國內耗盡，基於專利權的屬地主義，在美國 以外的地區銷售專利產品並不會使專利權人在國內的專利權被耗盡，買受人雖然 可以主張專利權人在國外的銷售已經構成權利耗盡，但如同 Quanta 案一樣，僅 限於已經獲得專利權人的默示授權的狀況下可以發生權利耗盡之效果。
有論者認為美國聯邦巡迴上訴法院的見解是維持 1992 年的 Mallinckrodt 案 見解，認為專利權人在銷售時若對授權範圍加以限制，亦即限制後續的使用與銷 售，不會適用權利耗盡 132。而聯邦巡迴上訴法院最重要的理由，就在法條中的
「授權」（authority）這個字。弔詭的是，一般耗盡原則的精神，就是在合法銷
132楊智傑，美國專利耗盡原則的最新見解：聯邦巡迴法院Lexmark v. Impression 案全院判決，
北美智權報,available at:
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_161102_0502.
htm (visited at 31/3/2019)
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售後，不再需要得到授權，但正是因為美國專利法沒有明文規定耗盡，而Taranto 法官才會說就算銷售也不一定會得到完整授權。若接受Taranto 法官的邏輯，則 基本上銷售不代表得到授權，某種程度就已經否定了權利耗盡原則。」133，聯邦 巡迴上訴法院認為專利權人可以保留部分的權利並出出售專利產品，透過合法的 條款或售後限制來豁免專利耗盡原則，由於被告明白 Lexmark 所設的售後限制 且該售後限制並未違反法律規定，即該碳粉匣只能一次性使用，且不能再移轉給 Lexmark 以外的製造商，已經符合 Mallinckrodt 案中的售後限制的條件，此時專 利權並不耗盡134。
最高法院改變聯邦巡迴上訴法院的看法，認為，Lexmark 針對回收計畫的碳 粉匣中的專利權已經因為銷售而耗盡，專利權人決定售出該產品時，專利權已經 耗盡，不因是否有售後限制而有影響，因此，儘管專利權人與被授權人所為的契 約是可以執行且有效的，並不妨害專利是否耗盡，而聯邦巡迴上訴法院的見解是 一種對專利耗盡原則的錯誤理解，即認為專利一旦售出即是授權給買受人再售出 的權利，這可以從聯邦巡迴上訴法院的判決「售出產品是一種對買受人的推定授 權」發覺，聯邦巡迴上訴法院認為專利權人並非每次都擁有全部的權利，若專利 權人保留部分的專利權，例如作出售後限制的情況下，買受人從未取得再售出的 權利，專利權人自可繼續行使該被保留的專利權。
聯邦巡迴上訴院認為，專利權人多半會將其所擁有的專利授權或用於製造產 品上，若被授權人違反授權契約而銷售產品，則會構成專利法上的侵權。這樣的 見解建立一個原則：當買受人明確知道售後限制存在，專利權人可以針對違反售 後限制的買受人主張專利侵權。這表示一開始專利權人所授予的權利是有限制
133 See id.
134 Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prod., Inc., 816 F.3d 721, 726–27 (Fed. Cir.), cert. granted, 137 S.
Ct. 546, 196 L. Ed. 2d 442 (2016), and rev'd and remanded, 137 S. Ct. 1523, 198 L. Ed. 2d 1 (2017)
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的 。
最高法院則認為，專利產品售出應視為一種「推定授權」，因為若不如此認 定，將使得即使有清楚明確的限制條款，直接銷售給買受人的專利權人無法對該 產品再保留控制權。這並非表示售後限制的合約不能主張，只是不具備專利法上 的效力，專利產品一經賣出，權利即已耗盡。
最高法院的見解與聯邦巡迴上訴法院相較，上訴法院的認為專利產品的售出 是一種對授權的推定，若違反授權規範而應屬於專利侵權。135而最高法院則認為 專利權的給予是一種有限度的獨占權，一旦專利產品被售出，權利就應該被耗盡。
第二款、國際耗盡部分
Lexmark 案處理了另一個長久以來專利耗盡領域上的問題，由於原告主張針 對那些被進口的碳粉匣之再銷售部分提起專利侵權訴訟，理由是若專利權人並沒 有明確清楚表示移轉權利前，專利權不會耗盡，美國專利法並未給予專利。聯邦 巡迴上訴法院認為，基於專利法的屬地主義，當專利權人已經收到在美國市場(國 內市場)的對價時，專利權即耗盡，但不包含在海外售出具專利權產品之情形，因 此聯邦巡迴上訴法院最終認為，Lexmark 在美國以外地區售出產品後，專利並未 耗盡，仍可對Impression 主張專利侵權。值得一提的是，這樣的見解未受到 Dye 及Hughes 法官的支持，二位法官認為任何被授權的買賣均是基於專利法所為，
因此海外的銷售除非有明示的保留(explicitly reserves)美國法上的專利權，否則仍 然構成專利耗盡，但本案中Lexmark 並未為如此之限制。
最高法院則援引著作權上關於國際耗盡的案件討論，即Kirtsaeng v. John 案，
認為依照第一次銷售原則，若著作權人將其著作售予給第三人，著作權人就不能
135 United States v. General Elec Co. , 1977-2 Trade Cases 72,717 (E.D. Pa. 1977).
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再限制買受人將該產品賣給第三人，即使在海外銷售亦有此效力，稱為國際耗盡 原則。將國際耗盡原則利用在專利法上是很直接的，理由是根源於限制轉讓是令 人反感的，且在專利法上沒有任何依據認為國會有企圖將此原則限定在國內耗盡，
專利耗盡原則在著作法上及專利法上的理論上在於兩者之間有極高的相似性和 目的，法院認為國外的銷售依然構成專利權耗盡。依照109(a)的條文，權利耗盡 原則中出售的產品使用的語言並不會減少權利耗盡的範圍，也不會使得動產交易 產生影響，普通法上既未對地理環境加以限制，專利法上亦無限制的必要。從過 去的立法經歷上看來，一直都未特別明示將專利耗盡原則限制在國內，加上有普 通法的存在，在沒有法規上的目的存在的情形下，採取國際耗盡是合理的。
最終，法院認為Lexmark 售出的專利產品不論是在國內或國外售出的，專利 權均已耗盡，而下級法院以表達售後限制豁免耗盡權利的部分，是錯誤地將焦點 放在專利權人和買受人上，而應該僅將此部分當成契約問題來處理，對於專利耗 盡來說，是否有售後限制的存在和發生的地點都不應該是考量的重點。法院因而 判決原告敗訴。