第三章、 閉環供應鏈之專利侵權風險與專利耗盡原則
第五節、 售後限制與地域限制
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第五節、售後限制與地域限制
在現今的商業社會，智慧財產權是重要核心，專利權人時常利用授權契約限 制被授權人對於該智慧財產權的開發與應用。122售後限制條款起源於美國法院累 積出來的判決先例，由於產品一旦售出，即應有耗盡原則之適用，因此可否透過 售後限制原則限制耗盡原則之適用是售後限制條款的重要爭點。
美國最法院對於專利權人所加諸的售後限制，認為是一種專利授權的限制。
在United States v. General Electric Co.案中，專利權人授權製造商製造並銷售電燈 泡，而條件是必須是依照專利權人要求的價格加以售出。最高法院試圖在本案中 區分會影響到專利耗盡的售後限制，抑或是單純的授權限制，不影響專利耗盡。
最高法院最終在耗盡原則之部分，認為當專利權人將專利產品售出後，因為耗盡 原則，專利權人不能再控制購買過後，買受人可享有之權利。最高法院似也認為 若專利權人僅授權製造，則被授權人至多僅獲得製造該專利產品之權利，而不包 含銷售。因此使得被授權人售出產品被定位為附條件之銷售，且專利權人仍可以 合理的獲得專利的獨佔權123。
在General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.案中最高法院再次確 認並擴張在United States v. General Electric Co.案對於售後限制及授權限制之範 圍。最高法院認為所謂的使用限制(field of use limitation)僅用於小型的放大器(例 如小型家用收音機)，且該使用限制對於被授權人是可以執行並對抗被授權人，
甚至可以擴張及於下游的購買人，即使這些購買人並沒有獲得授權。此外，
General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.似乎也限制在授權外的銷售
122 Pauliina Sutinen, Post-sale retrictions in patnet and trademark licensing agreement: Validity and compliance with competition law, Faculty of Law Lund University (2018), available at:
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8944198&fileOId=8944203
123 United States v. General Electric Co.,272 U.S. 476, 490 (1926).
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不能享有專利耗盡原則之保障。124
從美國法院對於售後市場與專利耗盡之見解發展來看，在Lexmark 案之前，
閉環供應鏈的原製造商向來依賴著Mallinckrodt Inc. v. Medipart 案。Mallinckrodt Inc. v. Medipart125案中
，
Mallinckrodt 製造一種透過釋放藥品用來治療肺部疾病 的醫療器材，原告在該產品上標示「限單次使用」(single use only)，並且包裝上 標明單一病患使用(For Single Patient Use Only)，Mallinckrodt 將該醫材賣給醫院，醫院使用過後將該廢棄的產品交由Medipart 處理，Mallinckrodt 遂控告 Medipart 之行為構成專利的誘使侵權。
地方法院認為，在專利耗盡的領域，向專利權人購買產品與向被授權人購買 產品應該分別而論，醫院是向專利權人購買器材，而非從被授權人手中取得，基 於政策要求，專利物品在第一次銷售後不能再附加任何條件，而判決Mallinckrodt 敗訴。
聯邦巡迴上訴法院則認為：專利耗盡原則並不會使有售後限制的產品自動變 為沒有附加條件的買賣，在契約自由原則之下，當事人可以在買賣契約中增加限 制條件，又稱作「附條件販賣」(conditional sale)理論，法院不認為所有的售後限 制均是專利法下無法實施的範疇，而認為基於專利排他權，售後限制是可據以實 施的。
本案的法律上爭點在於：Mallinckrodt 的售後限制是否合理？且該售後限制 是否包含在專利授權中？若包含在專利授權中，就表示專利法有賦予專利權人為
124 General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.,304 U.S. 175, 181-82 (1938).
125 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 701–02 (Fed. Cir. 1992), abrogated by Impression Prod., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc., 137 S. Ct. 1523, 198 L. Ed. 2d 1 (2017).
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售後限制的權利，這樣一來Mallinckrodt 的行為（售後限制）即是法律所賦予的 權利，不會違反競爭法。法院認定Mallinckrodt 所為的售後限制是基於健康政策 之理由而生，屬於合理的範圍，沒有反競爭法的疑慮，當屬合法且可執行的權利。
專利法既然給予專利權人排他之權利，又允許專利權人為售後限制的條件，專利 權人可以就違反售後限制之行為請求賠償。
依照聯邦巡迴上訴法院見解，專利權人若在沒有加註任何售後限制的情況下 售出產品，專利權人一經售出該產品，對產品之利用權及販賣權均已耗盡；相反 地，若專利權人在合法情況下添加售後限制條款，除非附加的條款違反其他法律 或政策，法院認定該條款是有效且可被強制執行的，本案原告所為銷售時的限制 是為了公共衛生安全等合法因素，因此售後限制的存在使得本案不是用權利耗盡 原則。至於何種售後限制可以作為專利法上豁免專利耗盡的條件，法院創設「合 理原則」來闡釋，即以該售後限制是否合理作為是否違反競爭法的要件。
對於閉環供應鏈的原製造商來說，在Mallinckrodt Inc. v. Medipart 案之下，
只要只要加註合理的售後限制條款，專利權即不會耗盡，因而可以對獨立的再處 理商繼續請求權利金。本案關於售後限制的可以排除專利耗盡的疑慮，直至2017 年Lexmark 案時被推翻，然而在本案尚未被推翻前，閉環供應鏈的原製造商長期 透過本案件立的基準避免專利耗盡之適用，以維持售後市場的利潤與控制力。
在地域限制之部
分，
FUJI Photo Film Co. Ltd v. Jazz Photo Corporation 案中，本案原告FUJI Photo 公司製造一種名為 LEFT 的單次使用相機(single-use)，其專 利是一個相機的組合內容，專利請求項包含快門、快門按鈕、捲軸、鏡頭、膠捲、
計數器等元件，部分機種還包含了閃光燈及電池，LEFT 相機總共申請了 14 件發 明專利，並銷往世界各地，該相機包裝上有使用說明，指示消費者不要自行取出 膠卷，否則會有受到電擊的風險。被告將消費者使用過的FUJI photo 相機經由沖
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印店手中進行回收，並再次加工，加工方法為移除紙盒後整新內部計數器、電池 及膠卷底片裝置，並重新封裝後售出，原告認為被告回收整裝的行為侵害其專利 權。
依照聯邦巡迴上訴法院之說明，依照專利耗盡原則可分為國際耗盡或國內耗 盡，被告所進口回收的產品來自國內外，而只有在國內使用的產品可適用權利耗 盡，國外的產品仍屬專利權人的權利範疇(此觀點被 2017 年 Lexmark v. Impression 推翻)。126針對修理與再製造的爭議，法院認為FUJI 在外包裝上所為的警語僅是 一種說明，並非使用的限制或雙方的合意，因此購買用過的相機並不構成專利侵 權的要件。至於設計專利部分，由於相機本身外觀並未受到改變，也沒有其他附 加限制，法院認為FUJI 之專利已經耗盡。
值得注意的是，本案聯邦巡迴上訴法院於本案中認定了權利耗盡原則的地域 性問題，基於國內耗盡理論，專利權人將專利產品第一次合法銷售後，專利權人 對產品的使用即已耗盡，因此本案中FUJI 於美國境內銷售單次使用相機的行為，
第一次銷售後因已經取得對該產品的對價，不能再對其主張專利權，因此針對國 內銷售的部份，原告已不能再主張任何權利。惟本案被告所回收的範圍除了美國 國內外，亦包含國外，法院認為針對在國外售出的專利產品部分，專利權並未耗 盡，而仍可以主張專利侵權。
本案對於閉環供應鏈之原製造商來說，在Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.案之前，可以透過地域限制控制售後市場，意即可以阻止再處理商從 外國回收或購入較為便宜的零件或產品並進行再處理之行為，因美國境內之專利
126 See id.
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權並未耗盡，因此原專利權仍可透過地域性之區隔，並且進行不同市場的區別定 價，也可達到控制售後市場價格之目標。
在方法專利之部分，Quanta Computers Inc., v. LG Electronics 案中，LG 是一 個擁有資料處理系統的公司，其授權 Intel 製造並銷售以 LG 所擁有的方法專利 製造微處理器和晶片組，該專利是一個涉及資料處理的技術，LG 與 Intel 在授權 協議之外的另一份協議中載明：「LG 僅將專利授權給 Intel 製造產品，若 Intel 所 生產的產品與其他產品結合時，不在LG 的授權範圍內。」127意即，LG 對 Intel 的授權僅及於該Intel，不及於 Intel 的客戶。除此之外，雙方的主協議中，LG 要 求Intel 有義務告知客戶不能將其產品與非 Intel 元件結合，或使用、進口、銷售 那些與非intel 元件相結合的產品。Intel 在與 Quanta 的合約中寫到「該產品係由 LG 授權製造，該授權並不包含可將該產品與其他非 intel 的產品結合」該合約也 寫到「本項合約的違反不涉及契約終止問題」，LG 在本案中針對專利耗盡的抗 辯認為：方法專利是一種過程(process) 而不是一種物件(article)，專利權不會耗 盡。128
最高法院於本案中認為，當售出的產品包含了該方法專利時，方法專利亦會 耗盡，法院引用了Univis 案，在尚未完成的物件實質上包含該專利時，由於唯一 能實施該專利的步驟僅是應用一般的流程(common process)或其他標準作業流程 就可以完成，此時由於最後的步驟是普通且非發明，但該方法請求項結合到實物 產品上時，最終產品的售出依然構成專利耗盡。
127 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008).
128 范曉玲，專利權耗盡：談美國聯邦最高法院 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.乙 案，萬國法律，162 期，頁 76-84，2008 年 12 月。
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LGE 另外也提出了本案有「售後限制」的抗辯，認為 LGE 並未針對那些將 其授權製造的專利產品與其他產品相結合的部分進行授權，關於此抗辯，由於LG 對intel 的授權契約中，並沒有禁止 intel 將產品售予其他廠商將產品與非 Intel 產 品結合，而僅是有義務知會買受人Quanta 該產品若與非 Intel 產品結合，並未取 得授權。
最高法院解釋，Quanta Computer 提出的抗辯是專利權耗盡，與默示授權原 則無關，即使買受人違反協議，intel 售出具有 LGE 授權製造的專利時，LGE 的 專利即已耗盡，耗盡的範圍也包含方法專利，而授權契約並未限制 intel 將產品 銷售給實質上實施LGE 所擁有的專利權之人(本案中即 Quanta)，因此，LGE 在
最高法院解釋，Quanta Computer 提出的抗辯是專利權耗盡，與默示授權原 則無關，即使買受人違反協議，intel 售出具有 LGE 授權製造的專利時，LGE 的 專利即已耗盡，耗盡的範圍也包含方法專利，而授權契約並未限制 intel 將產品 銷售給實質上實施LGE 所擁有的專利權之人(本案中即 Quanta)，因此，LGE 在