第五章、 售後市場之其他智慧財產權
第一節、 設計專利與售後市場
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第五章、售後市場之其他智慧財產權
第一節、設計專利與售後市場
在前一章我們已總結，一般產品的零件，在未單獨受到專利權保護之狀況 下，由於使用之耗損而涉及之更換，可能會因為專利耗盡之因素而無法再主張 專利侵權。因此，許多外觀上可見之單獨零件，係以設計專利予以保護，因此 未經授權製造之維修零件即可能侵害專利權。然而，為了避免因為保護特定專 利導致在售後市場造成獨佔而有限制競爭、對於消費者權益有所損害之狀況，
部分國家之立法規範認為未經授權製造之維修零件得免除設計專利侵害之責 任，下就各國立法分述之。
1. 歐盟
歐洲議會於1997 年 10 月 22 日曾在二讀時以壓倒性多數提出維修免責條款 之問題，該條款指出以維修複合式產品為目的而使用到他人之車身零組件設計權，
要求使用者給付合理且公平的補償金予設計權人，且設計權人不得拒絕授權，但 由於各國對此爭論不休 170，最終這樣的規範並非適用到每一個歐盟國家，而是 透過共同體設計規則第 110 條第(1)項之過渡條款暫時保留由各國自行決定是否 要進行內國法化之修正。171德國因屬於汽車工業大國，對於維修必然會侵害專利 權之情況下是否可以豁免專利權之保護，長期屬於懸而未決之狀態，因此至今並 未施行維修免責條款。歐盟最終因該草案長期懸而未決，而於2014 年 5 月撤回 該法案172。
若要適用維修免責條款，其條件包含：(1)必須適用之設計專利有效 (2)產品
170 歐盟執委會撤回設計指令之「維修免責」修正提案研析報告，智慧財產局撰報。
171 徐銘夆，歐盟共同體設計維修免責條款之實踐與探討─以英國 BMW v. R&M 案為中心，智 慧財產月刊 104.08 v.200
172 ECAR, The Repairs Clause, http://www.ecar-alliance.eu/the-repairs-clause/ .
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在售後市場販售 (3)產品屬於碰撞件，而非其他配件(例如後照、音響、天窗、車 窗與輪圈等)、(4)該產品與原廠販售之外觀相同，且必須吻合原設計。若碰撞件 外觀與原廠不同，將無法適用維修免責條款173。
以目前歐盟成員國的設計保護制度狀況，維修用車身零組件在售後市場仍給 予設計保護制度的成員國計有15 國，分別是德國、瑞典、丹麥、芬蘭、葡萄牙、
塞普勒斯、捷克、愛沙利亞、立陶宛、馬爾他、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞、
保加利亞、羅馬尼亞；未給予設計保護制度的成員國計有11 國，分別是奧地利、
義大利、西班牙、比利時、盧森堡、荷蘭、英國、愛爾蘭、拉脫維亞、匈牙利，
此外希臘係提供5 年的設計保護期以及相當的補償金制度。
值得注意的是，法國在 2019 年 11 月通過了移動導向法(Law on Mobility Orientation, LOM)，引入汽車備用零件之維修豁免條款。在法國，其汽車零件的 可以受到智慧財產權法保護，汽車外觀若訴諸視覺、符合新穎性與創作性時，可 申請設計權保護，其保護期限為20 年，且在移動導向法通過前，亦受到著作權 法之保護 174。然而移動導向法第 110 條規定了汽車備用零件的自由化，並納入 汽車維修零件之著作權及設計權之豁免規範。根據該條第110 條第 1 項之規定，
當製造、使用或銷售零件是屬於回復高速公路法第110 條所定義之動力車輛或拖 車之原始外觀時，著作權人不能禁止該備用設備之製造、使用及銷售。此外，將 汽車增設了設計專利之例外規定，即同法第110 條第 2 項第 1 款：「第 513-1 條，
新增一項規定如下：『本條第一項所規定的 25 年保護期間，針對第 513-6 條第
173 同前註。
174 Designs: the liberalization of spare parts in France, coming soon?,
http://www.bdl- ip.com/jp/actualites/flash-info/id-200-designs-the-liberalization-of-spare-parts-in-france-coming-soon-
i-beau-de-lomenie?fbclid=IwAR0f8zuhs9s8tZ_BPjWuVXw6aOfI8EzFKjz1wLqxWTnealFF-gXiJMNjVdk.
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四項所提到的項目，其保護縮短為 10 年。』」該規定原定於 2020 年 1 月生效
175。
除了縮短設計權之保護期限外，第110 條第 2 項第 2 款更規定，若該設計權 之目的是為了回復動力車輛或拖車之原始外觀而為(a)涉及玻璃、燈光、鏡子有關 之零件或(b)或設備製造商所製造之原始零件，則亦屬豁免規範之範圍。
雖然維修豁免條款對於維修用零件的製造、銷售可豁免於設計保護，但並不 代表該外觀設計就沒有設計權，僅是縮短設計專利之年限為10 年，並將設及燈 光、玻璃相關之零件或備用零件予以排除。若是其他車廠也使用相同或近似設計，
仍會侵害該設計權 176。然而在本法案通過後，法國憲法委員會認為其立法程序 有瑕疵，在參議院討論時加入了包含前述豁免條款之110 之部分條文，最後認為 該部分條文因立法程序瑕疵而違憲177。
2. 英國
在歐洲共同體設計規則維修免責條款通過後，英國BMW v. R&M 個案成為 第一個涉及該條款的訴訟案件。原告BMW 指控 Round Metal Ltd. (下稱：R&M)，
BMW 這間德國著名的汽車工業公司，自 2003 年至 2015 年間，在歐盟申請了 1044 件設計，這些設計多為汽車輪圈、車體等設計。R&M 則是進口輪圈產品，
BMW 控告 R&M 進口該產品侵害其設計專利。本案中主要爭點為針對維修設計 條款進行討論 178。依照 110 條第(1)項之規定：「直到委員會針對維修免責議題 做出提案修正規則前，共同體設計不存在於以維修複合產品而重建其原始外觀為
175 See id.
176 楊智傑，法國通過移動導向法，引入汽車備用零件維修豁免條款，北美智權報第 252 期，參
見：http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/IPNC_200108_0201.htm#1 (last visited at: 2020/1/19)
177 Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019794DC.htm (last visited at: 2020/1/19)
178 徐銘峰，歐盟共同體設計維修免責條款之實踐與探討─以英國 BMW v. R&M 案為中心，智 慧財產月刊，第200 期，104 年 8 月。
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目的，而構成複合產品之零件設計」。
本案討論之爭點包含舉證責任，即維修免責條款屬於法定不予保護之條款，
還是僅是設計權保護之例外事由。倘若維修免責條款是指法定不予保護之條款，
那BMW 需舉證系爭設計不適用維修免責條款；若屬於設計權保護之例外事由，
則應由R&M 舉證其行為並不侵權。由於設計權無效之條款中並未包含維修免責 這項原因，故因解釋為本條款僅適用在以維修複合產品而重建其原始外觀目的之 行為時，始能作為設計權保護之例外事由，因此應由R&M 公司舉證。其二，本 案討論了維修設計之零件是否必須依附在複合產品上？法院認為根據本條款行 程之脈絡及立法解釋，確實必須在複合產品之零組件上始有本條款之適用。
法院最終認為，若要適用維修免責條款，須由R&M 公司自行證明其侵權行 為有本條款之適用，由於維修免責條款之規範目的在於避免原車廠對於售後市場 之壟斷，然而不論是BMW 或 R&M 公司在本案中之輪圈均有不同外觀可讓消費 者選擇，且R&M 所出品之輪圈甚至可以裝配在不同廠牌之車輛上，因此系爭產 品不具依附性，不適用維修免責條款而構成侵權。
3. 美國
美國針對汽車零件亦曾有類似案例之討論，美國國會議員曾於2015 年提出 美國議員提出「促進汽車維修、貿易和銷售法案」（Promoting Automotive Repair, Trade, and Sales Act，簡稱 PARTS 法案），其中幾經擱置，於 2017 年重新進入 國會討論，其方法則為，將維修免責條款限制在動力車輛的外觀設計專利，規範 於 271(j)包含範圍為(1)屬於車輛的組成部分(例如車蓋、防護版、尾燈等零件)且 不包含可充氣的內裝部分(2)製造：係指任何製造物品之測試。依照 PARTS 法案 之規定，若該產品之製造是為了維修動力車輛，使得車輛恢復到原始製造時之外
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觀時，任何於美國境內製造或提供銷售、進口到美國任何外觀近似或相同於具有 設計專利之部分之製造物品，不會構成設計專利之侵害。179此外，前述之行為必 須在產品售出後30 個月後才不算是侵害專利權，然而此法案仍尚未通過。
除了法案之發展，2019 年 7 月，美國最高法院針對 Automotive Body Parts Association v. Ford Global Technologies, LLC 案作出判決。本案中，汽車公司 Ford Global Technologies 擁有應用於 F-150 汽車之 D489229 及 D501685 號之設計專 利，D489299 是有關於汽車引擎蓋外觀之設計專利；D501685 則是輪圈之設計專 利。本案由汽車車體零件組織(Automotive Body Parts Association, ABPA)對 Ford 提起告訴，要求法院宣告D489229 及 D501685 號之設計專利無效或無法被執行
180。
本案法院首先審理 ABPA 主張該設計專利無效之主張，依照 High Point Design LLC v. Buyers Direct, Inc.案之見解，認為有效的設計專利必須主張外觀設 計而非機能，而根據Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co.案，儘管設計專利之保 護可能包含了功能性，並必須有產業利用性，但是設計專利可能不會著重在其主 要功能，若特定設計是使用該產品之目的，則並不符合設計專利之要件。至於該 設計是否屬於功能性質，法院會審酌該設計是否代表最好的設計？是否有替代設 計存在，而該設計可能會對產品的實用性產生不利影響？是否有伴隨新型專利？
以及其設計中是否有任何元素或外觀不是由功能所決定？
然而ABPA 在本案中並未主張 Ford 的設計專利是屬於功能性的，而是主張
179 楊智傑，美國 2017 年 PARTS 法案推動汽車外觀設計專利維修免責條款，北美智權報第 211
期，參見：
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/IPNC_180516_0201.htm#1 (last visited at: 2019/10/8)
180Automotive Body Parts Association v. Ford Global Technologies LLC, 930 F.3d 1314 (2019).
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消費者會尋求與原來壞掉產品的零件相似外觀的輪子或上蓋，ABPA 認 Ford 公 司的輪圈或上蓋設計是屬於功能性的因為其外觀必須完全符合F150 原先的設計，
但是ABPA 並未特定或可找到任何前案指出這些設計專利是功能性的181。
法院審酌後認為儘管消費者偏愛特定設計以符合整體之立場，消費者對於設 計之美感仍不足以認為該設計屬於機能性的。如同150 年前最高法院在 Gorham Mfg. Co. v. White, 81 案中所闡述的，設計專利之目的係為原來產品提供某些獨 特和特殊的外觀，始其可能提高其市場之價值，但是不論外觀設計為市場帶來對
法院審酌後認為儘管消費者偏愛特定設計以符合整體之立場，消費者對於設 計之美感仍不足以認為該設計屬於機能性的。如同150 年前最高法院在 Gorham Mfg. Co. v. White, 81 案中所闡述的，設計專利之目的係為原來產品提供某些獨 特和特殊的外觀，始其可能提高其市場之價值，但是不論外觀設計為市場帶來對