第四章、 Lexmark 案後之售後市場
第三節、 Lexmark 案之影響
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
商承擔投入到售後市場的風險，也因為該投入的不確定性，獨立的第三方再處理 商隨時可能接到原製造商的侵權警告信以禁止其繼續發展該市場。由於產品無法 被無風險的交由第三方再處理商進行再處理，Lexmark 案件前專利耗盡發展會造 醫療廢棄物的堆積，且也會降低醫療產業的再處理市場之競爭。而今Lexmark 案 件的發展將使得再處理的售後市場更有利於商業發展、競爭，且更有利於公眾。
簡言之，醫療儀器再處理商聯盟更傾向支持現在Lexmark 案件的見解，並認為這 樣可以促進售後市場的競爭。
第三節、 Lexmark 案之影響
從前面的個案分析和各方提出的意見來看，專利耗盡的發展和閉環供應鏈成 員發展售後市場習習相關。專利授權業者認為，在Lexmark 案件後的專利授權架 構，相對來說更加簡單，在Mallinckrodt 案件的脈絡之下，專利權人可以自己自 由的運用不同的授權策略達到取得授權金的目的，也會使得契約條款來限制專利 權用盡的訴訟糾紛不斷，並更加劇所謂 NPE 非經營實體（non-practicing entity）
公司橫行，因為變相鼓勵產業鏈上游的產品關鍵零組件的公司（例如：高通、英 特爾）把專利轉賣出去給NPE，以切割下游的授權營運和產品銷售業務。該判決 後續仍有許多不確定解讀，持續效應仍要高度觀察142。
隨著Lexmark 案的發展，專利耗盡將被適用在合法售出的狀況下。因此第一 次售出是否屬於「被授權」的合法售出變得至關重要，也被認為可能會在之後的 案件中不斷被爭執。若下游廠商或客戶有相當確信認為其產品屬於被授權售出的 範圍，專利耗盡的見解會如何適用？以及若子公司在國外授權或銷售含有他公司 的專利產品時，是否也會一併耗盡國內的專利，都可能成為未來的爭議之處 143。
142 科技產業資訊室：專利權耗盡原則：美最高法院大幅放寬適用範圍(Impression Products v.
Lexmark) http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=13459 (last visited：2019/4/26)
143 What does the Impression Products v. Lexmark decision mean for drug companies? 5 takeaways available at: https://www.limegreenipnews.com/2017/09/u-s-what-does-the-impression-products-v-lexmark-decision-mean-for-drug-companies-5-takeways/ (last visited：2019/4/26)
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
對原製造商來說，從前一節各方所發表的意見書就可發現，Lexmark 案的 發展導致專利權的保護範圍大幅縮減，使專利權人無法再透過售後限制控制售 出產品後專利不要耗盡，雖然，製造商只能透過契約法對客戶的行為加以限 制，雖然規劃契約限制不是不可能，但仍然是困難的工作。144
此外，專利耗盡原則可能影響之層面涉及智慧財產權保護、市場經濟及消 費者保護等議題，而對於閉環供應鏈之成員中，Lexmark 案之新見解可能對各 成員帶來深淺不一之影響，亦會影響到售後市場之市場狀況，耗盡原則對售後 市場中有關前述之議題，仍是具有爭議性的議題。145
第一項、 Lexmark 案對售後市場影響
在Lexmark 案之後，專利權人可能繼續透過安排適當的專利授權以達到控 制售後市場之目的，然而若任何被授權人真的貫徹執行授權合約，並使每個買 受人都簽訂授權合約，銷售本身的行為仍可能耗盡專利權。若購買人並沒有遵 循該售後限制，對於專利權人來說僅剩下透過合約規制購買人之行為。146對於 處於專利權人地位的閉環供應鏈原製造商來說，除了透過售後限制合約繼續管 理下游市場，認為相對人違反合約而非專利侵權外，另一方面也會透過合約文 字形塑出該產品並未售出，而僅是透過授權或其他方式而移轉其佔有147，這也 會影響到原製造商對於此個案之因應與效果。
此外，由於Lexmark 案並未推翻 General Talking Pictures 之見解，即表示 使用領域限制(field-of-use-license limitations.)之理論仍有適用，因此國會仍可能
144 See id.
145 Robert J. Schmidt, Not Your Grandparents' Intellectual Property: How Rightsholders Are Using License Agreements to Avoid Exhaustion and Ensure Their Products Stay Out of the Secondary Market, 63 St. Louis U. L.J. 525, 529 (2019)
146 Jiang Bianm, The Supreme Court says conditional & foreign sales cannot avoid IP exhaustion, AIPLA Quarterly Journal,714,717 (2017)
147 See id.
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
通過新的法案更改或確認最高法院對於專利耗盡之法理148，或透過其他法案平 衡原製造商及獨立第三方再處理商之權利。
由於Lexmark 案件之發展，美國之專利實務上改由採取國際耗盡，國際耗盡 可能使美國之市場競爭更加激烈，且也會使得第三方獨立再製造商更有商業機會 與原製造商或其授權之OEM 製造商抗衡。促進商業競爭將使得消費者享有更低 廉價格之產品並提升品質。然而 Lexmark 案對於整體閉環供應鏈之售後市場也 並非沒有壞處，由於改採國際耗盡，使得一般人均可從其他市場取得專利產品後 再次輸入到美國市場，然吾人之經驗法則均可知悉，在國際貿易之市場，定價策 略取決於當地之經濟狀況及收入水平來調整價格，這種價格區別的手法對於閉環 供應鏈之原製造商有其意義，可以透過更高的利潤來彌補低收入市場的損失。然 而為了因應國際專利耗盡之發展，原製造商會更傾向透過一致化各地區初級市場 之價格來達到避免損失利潤之目的，這項措施可能使得開發中國家的專利產品價 格上升。149意即原製造商如 Cannon、Lexmark 等廠商可能會逐漸將初級市場之 價格調整為一致化發展，以因應售後市場無法再收取權利金之變動。
Lexmark案對於國際耗盡引用之個案即 Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.150 案，本案中，美國聯邦最高法院於2013年做出推翻美國30年來見解，以6:3的比數 推翻美國30年來的見解，該案判決美國著作權法耗盡改採不禁止真品平行輸入，
等於間接承認了國際耗盡原則151。因此任何在美國以外地區經授權而取得的著作 權產品再次銷售到美國境內時，無須再得到著作權人之同意。因此Lexmark案之 發展將使得原製造商對於第一次銷售產品後，對於智慧財產權之控制力下降，然
148 See id at 705,707
149 supra note 145145
150 Supreme Court OKs Discounted Resale Of 'Gray Market' Goods, available at:
https://perma.cc/5VS6-LUSN (last visited at 2019/8/1)
151 馮震宇，水貨解禁消費者的大勝利 美國政策大轉彎台灣的對應之道，能力雜誌，
http://www.dgnet.com.tw/articleview.php?article_id=19912&issue_id=3912 (last visited at 2019/8/9)
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
而兩個案件都並未特別限制原製造商以契約及授權之方式繼續控制售後市場，因 此售後限制及授權契約對於原製造商會成為更主要的保護方式。
在閉環供應鏈中，另一個重要的區分重點在於第一次從製造商到消費者手中 的方式，究竟是授權或銷售？若交易被認定為銷售，則智慧財產權的擁有人不論 透過直接或間接的授權，均僅可透過契約法來主張。反之，若交易被認定為授權，
智慧財產權的擁有人可以透過買受人或移轉而取得該產品之人構成侵害智慧財 產權之行為而對抗該產品取得者152。回歸到Lexmark案，因為專利權人已第一次
「銷售」該產品，因此專利權人僅可基於契約法對契約相對人主張，包含那些購 買專利產品的消費者。然而假設Lexmark公司一開始即是給予消費者一個「授權」，
並且附加一定條件及一定的時間，並要求使用者在授權期限屆滿後必須收回該產 品時，則消費者仍將使用過的產品交由第三方獨立再製造商進行再處理，這些條 件之執行是否有機會使第三方獨立再製造商仍然被因侵害專利權而阻斷其行為？
153
在授權合約之部分，儘管無法用來對購買人提出專利侵權之訴訟，然而仍 可透過合約違反對相對人提出禁制令，故仍有其意義。對於原製造商來說，透 過條款規劃任何目的的使用，包含結合不同之專利部分、共同使用專利產品或 與非專利部分以盡可能明確化專利授權或限制之範圍，使得專利授權合約較容 易被執行。此外應該修正對於閉環供應鏈中售後限制之條件。以Lexmark 案為 例，
另外，既然授權合約是重要的管理方針，在技術上可行之部分，對於閉環
152 從 Lexmark 案之結論上看來，授權契約並不會使得專利權被耗盡，僅有銷售會耗盡專利
權。
153 supra note 145 at 707.
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
供應鏈之原製造商，即智慧財產權之擁有者來說，透過賦予使用者使用或接近 專利產品或著作權產品之權限，將是一個聰明的方式154。這個策略更適合用在 軟體服務相關之產業上，但此策略較難應用在單純的專利產品，例如製造業、
硬體業或生物製藥產業等產品典型上需要銷售給消費者才能讓消費者使用之行 業上155。
對於購買人或轉得人來說，Lexmark 案及過去的專利耗盡相關案件也提供 了幾個啟示：購買人或轉得人原則上都已經因為專利耗盡原則可享有組裝、使 用或與其他任何未經專利權獨立保護的部分共同使用之權利，這也可以從過去 修理與再製造之判決看出來156，而這些行為都應該被視為已經得到閉環供應鏈 之原製造商即專利權人授權而為之行為，也不會構成專利權的侵權行為，這些 行為都應該視為被原製造商即專利權人授權而為之行為，包含因任何目的使用 該產品。另外購買人及轉得人只要在授權之渠道取得產品，除非有違約的規 範，否則也不會再面臨專利侵權的風險。
第二項、 Lexmark 案對其他國家之影響
在耗盡原則的領域中，有兩個重要的問題應該被考慮，其一為什麼樣的交易 會導致專利耗盡，其二為那些權利應該被專利耗盡所涵蓋？157在 Lexmark 案之 主要改變包含專利權人若於美國以外地區銷售產品，在全面改採國際耗盡之立場 下，產品平行輸入美國或將已使用過之產品再次銷入美國，均不會有專利侵權之 問題。另外即是售後限制不得再規避專利耗盡之適用。
在耗盡原則的領域中，有兩個重要的問題應該被考慮，其一為什麼樣的交易 會導致專利耗盡，其二為那些權利應該被專利耗盡所涵蓋？157在 Lexmark 案之 主要改變包含專利權人若於美國以外地區銷售產品，在全面改採國際耗盡之立場 下，產品平行輸入美國或將已使用過之產品再次銷入美國，均不會有專利侵權之 問題。另外即是售後限制不得再規避專利耗盡之適用。