第三章、 閉環供應鏈之專利侵權風險與專利耗盡原則
第三節、 美國法上閉環供應鏈之專利侵權個案
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行為，惟產品在功能上僅有有限度的進步；再製造則定義成將產品重新修理和升 級，最終變成與新產品產品相同或優於原先產品之行為。
第三節、美國法上閉環供應鏈之專利侵權個案 第一項、再製造可能構成專利侵權
Am. Cotton-tie v. Simmons 案：
Cotton-tie 擁有三個關於棉花綑綁帶的專利，專利產品是由一個金屬帶、
金屬鈕扣所組成，作為用來捆紮棉花的帶子，Cotton-tie 在產品上市前，於外 包裝上標示「單次使用授權」的標示(licensed to use once only)的字樣，購買 人從Cotton-tie 處購買這種綑紮帶後，會將此捆紮帶用於綑紮棉花，將棉花 捆成棉包後運送到棉花加工廠。到了棉花加工廠後，捆紮帶即被割斷廢棄，
被告將廢棄的捆紮帶上的金屬扣蒐集後與新的捆紮帶合成再製，將金屬帶、
金屬扣重新接上，當成新的捆紮帶出售94。
最高法院認為，將廢棄的捆紮帶碎片和新的捆紮帶重新組裝的行為，實 質上已經作出了新的捆紮帶(substantially new band)，儘管使用的是舊的金屬 扣，但事實上被告已經重新製造新的棉花捆紮帶，法院最終認定本案情形為 違法的再製造而非合法維修，不屬於專利耗盡的範疇。
本案中的 Simmons 處於閉環供應鏈中第三方獨立再處理商之地位，
Simmons 所為重新製造一個產品之行為，屬於專利侵權行為。因此，在閉環 供應鏈的售後市場，原製造商可以透過主張再處理商所為之行為構成再製造 構成專利侵權，來控制售後市場，然而實際上再處理商所為之再製造行為，
究竟構成可允許修理的專利耗盡，還是構成再製造，仍有賴法院個案認定。
94 See Am. Cotton Tie Co. v. Simmons, 106 U.S. 89, 93 (1882).
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第二項、再處理商所為翻新屬於可允許修理
1. Wilson v.Simpson95
最高法院針對維修和再製造第一次表示意見是在Wilson v. Simpson 案，
本件原告擁有一個專利刨床，專利內容是整個刨床的組合，而非刨床的零件，
包含齒輪、軸、刨刀及刀片等元件，Simpson 在購買了該產品後自行更換了 刨刀部分，Wilson 主張 Simson 此舉已經構成對該刨床組合的再製。
此專利刨床的壽命長達好幾年，但刀片每 60 天到 90 天就需要更換一 次，若缺少該刀片，專利刨床即無法運作，行為人所為即是協助購買者更換 專利刨床之刀片，此行為本身亦屬於閉環供應鏈中之再處理商可能會完成之 行為。最高法院認為，在購買者購買刨床後，即取得更換該刨床刀片的權利，
也就取得出賣人之授權修理，而修理權限的範圍在於：若更換損壞的部分，
即可恢復該專利產品原有之功能，這種更換行為屬於一種修復行為。不論該 產品是零件損壞或已整體耗竭，將產品進行維修以維持繼續使用該產品，均 屬於法律允許的修理。而更換消耗性零件並不會改變專利產品的同一性，仍 屬一種修復行為。據此，法院駁回原告訴訟。
本案是第一個處理修理與再製造的案件，法院在判決中說明：「當機器 產品中消耗性零件耗損時，若依據販賣者的意圖，更換零件是一種修復行為，
而非再製造一個機器」，而只有在產品報廢之後再次製造新的產品，使得產 品重新使用，才能算是「再製」。Simpson 之地位即屬閉環供應鏈中之再處 理商之地位，由於該翻新行為屬於可允許之修理，原製造商之專利權已耗盡，
故不會構成專利侵權。
95 Wilson v. Simpson, 50 U.S. 109, 111–13, 13 L. Ed. 66 (1850)
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從Wilson v.Simpson 個案中可以發現，只要再處理商的行為是僅是翻新、
更換耗損的零件，使產品恢復到可以繼續使用或延長年限之狀態時，此時屬 於默示授權的範圍，因此原製造商就不能以再處理商之行為構成專利侵權為 由對其主張，使得再處理商有機會在售後市場繼續運營，而不需要負擔專利 授權金之費用。
2. Aro Mfg Co v.Convertible Top Replacement Co.96
Convertible 公司擁有汽車摺疊頂棚有發明專利，該專利產品是一個組合 物，包含摺疊帳篷、支撐結構、和密封帳棚及支撐結構的裝置，每個元件都 沒有個別受到專利保護。Convertible 將專利權授權給 GM 公司使用。在一般 狀況下，該蓬布可使用三年之久，被告Aro 公司生產這種車頂專用的蓬布，
供消費者更換。
一審法院及二審法院均認為，被告Aro 的行為並不構成對專利權的直接 侵害，而應該看車主是否有更換蓬布的權利視其是否構成對原告專利權的間 接侵害。一二審法院採取的見解是考量到更換部分佔專利權的重要性，來決 定應該屬於可允許的修理或是不可允許的再製。
最高法院則更改了下級法院的見解，認為回到專利法本身的原則是，對 於組合專利只保護權利請求項中各個技術特徵，各元件並不會單獨受到專利 法保護。因此不論該元件對專利是否重要，均不應該成為區別修理或再製造 的標準，也不能享有專利法的保護。這也建立了一個被許多案件重複引用的 判斷標準「藉由更換一個已經耗損而未受專利保護的零件以維護專利產品的 整體效用，不會構成專利侵權。」因此耗損與否就變成日後判決爭執的焦點。
96 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 479–80, 84 S. Ct. 1526, 1528, 12 L. Ed. 2d 457 (1964)
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關於「藉由更換一個已經耗損而未受專利保護的零件以維護專利產品的 整體效用，不會構成專利侵權。」之判斷標準，Brennan 法官在協同意見書 提出不同看法，認為即使是更換專利產品中非屬專利權保護的部分，對於認 定「再製造」而言，這樣的看法過於狹隘，理由在於在判斷為再製造或修理 應該考慮的因素應該要更加多元，包含下級法院採用的更換元件對專利整體 的重要性、更換部分價值佔整體專利產品的比例、專利權人及購買人對購買 該產品的認知等因素，雖然Brennan 法官也同意 Aro 的行為應該構成可允許 的修理，而非再製造，但對於判斷標準確有不同之處97。
從Aro Mfg Co v.Convertible Top Replacement Co.案件中可知，當專利產 品的各元件都沒有受到個別專利權的保護，藉由更換一個已經耗損而未受專 利保護的零件以維護專利產品的整體效用，不會構成專利侵權，此個案制定 之標準後續被大量引用，因此當再處理商針對各零件進行翻新或修理時，應 構成可允許的修理而非再製造。
3. Kendall Co. v. Progressive Med. Tech., Inc 案98
本案涉及防止血栓產生的四肢加壓設備的再處理，該專利包含了三個零 組件，即提供加壓的控制器壓力設備、用來包覆病患四肢的壓力套及連接管。
專利權人了解醫院為了避免交互感染，必定會固定更換壓力套，因此在其出 售供更換的壓力套上載明：一次性使用，不得重複使用。部分消費者在向原 告 購 買 機 器 後 ， 轉 而 向 被 告 Progressive Med. Tech., Inc. ( 下 簡 稱 ：
97 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 479–80, 84 S. Ct. 1526, 1528, 12 L. Ed. 2d 457 (1964)( Justice William J. Brennan concurring opinion)
98 Kendall Co. v. Progressive Med. Tech., Inc., 85 F.3d 1570, 1571 (Fed. Cir. 1996)
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「Progressive」 )購買壓力套，原告提起專利侵權訴訟，主張 Progressive 的 行為已經構成不允許的再製，而非可允許的修理。
美國聯邦巡迴上訴法院認為，當 Kendell 售出該加壓設備(包含壓力套) 時，等於已經賦予顧客可使用該專利設備至其有效年限屆至(產品的有效年 限)的默示授權，該默示授權的內容包含自行修理該產品及從他人處購買維 修零件的權利。雖然 Kendell 主張依照 Aro Mfg Co v. Convertible Top Replacement Co.的看法，該壓力套事實上可使用達三年之久不構成產品的報 廢，因而仍可主張專利並未耗盡。但上訴法院仍該壓力套事實上可使用達三 年之久不構成產品的報廢，Kendell 在外包裝的標示及其商業行為並未明顯 不希望顧客重複使用，因此認為修理專利產品的權利包含在使用產品後更換 壓力套的行為，是以該權利以因為 Kendell 第一次售出該產品取得對價後，
專利已經耗盡。
以本案為例，對於閉環供應鏈的再處理商 Progressive Med 來說，即使 原製造商售出產品時有限單次使用的售後限制存在，由於從產品的性質上來 說並沒有單次使用的問題，縱使產品尚未達到報廢的狀態，其更換仍屬可允 許的翻新，會落入專利耗盡的範圍，不會構成專利法侵權，使得再處理商可 繼續為翻新或修理之行為。
第三項、再處理商對產品進行改造以合於新用途屬於合法的修理
1. Wilbur-Ellis Co. v. Kuther99
本案原告 Kuther 擁有加工魚罐頭之機器的專利，該機器可用來生產裝有 1 磅的魚罐頭。被告在購買四台二手罐頭加工機後，將損壞的加工機進行修理，工
99 Wiber-Ellis Co. v. Kuther, 377 U.S.422,424(1964).
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作內容包含清洗與噴砂，並改變了加工機中36 個零組件和 6 個零件尺寸，以合 於自己使用的目的。
本案最高法院認為，依照Aro Mfg Co v. Convertible Top Replacement Co.的 見解，認為雖然該罐頭加工機的零組件並未耗損，購買人有權利針對該機器進行 修理，另外針對被告自行修改零組件中的部分，其零組件的尺寸、位置、形狀和 構造並不是專利權的保護範圍，被告改變舊機器使其可以加工不同大小的罐頭的 行為，雖非典型意義的修理，但屬於類似修理，專利權既然在機器上，由於機器 已於售出當時，即已支付專利權人權利金，後面更換零件提升效能，屬於購買者 的權利，只有在專利權人製造該機器的排他權受到侵犯時，才能算是再製造，且 本案機器出售時未附有任何條件，被告維修機器不會構成專利權的侵害。
2. Hewlett-Packard v. Repeat-O-Type 案100
本案原告HP 擁有可裝填三種彩色墨水匣及黑色墨水匣的專利，該墨水匣是 不可充填式產品，HP 在使用說明上建議使用者使用後，應立即丟棄該卡匣 (discard old print cartridge immediately)。被告 Repeat-O-Type Stemcil Mfg Corp. Inc.
購買新的專利卡匣並進行修改，使卡匣可以被重新裝填，並重新販售。HP 認為，
被告購買卡匣修改的行為已經使原本的卡匣具備不同的性質與特徵，且HP 於產 品標示「應立即丟棄該卡匣」即表明了授權之範圍。此外，當其中一個墨水已經
被告購買卡匣修改的行為已經使原本的卡匣具備不同的性質與特徵，且HP 於產 品標示「應立即丟棄該卡匣」即表明了授權之範圍。此外，當其中一個墨水已經