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閉環供應鏈成員對 Lexmark 案之意見

第四章、 Lexmark 案後之售後市場

第二節、 閉環供應鏈成員對 Lexmark 案之意見

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再限制買受人將該產品賣給第三人,即使在海外銷售亦有此效力,稱為國際耗盡 原則。將國際耗盡原則利用在專利法上是很直接的,理由是根源於限制轉讓是令 人反感的,且在專利法上沒有任何依據認為國會有企圖將此原則限定在國內耗盡,

專利耗盡原則在著作法上及專利法上的理論上在於兩者之間有極高的相似性和 目的,法院認為國外的銷售依然構成專利權耗盡。依照109(a)的條文,權利耗盡 原則中出售的產品使用的語言並不會減少權利耗盡的範圍,也不會使得動產交易 產生影響,普通法上既未對地理環境加以限制,專利法上亦無限制的必要。從過 去的立法經歷上看來,一直都未特別明示將專利耗盡原則限制在國內,加上有普 通法的存在,在沒有法規上的目的存在的情形下,採取國際耗盡是合理的。

最終,法院認為Lexmark 售出的專利產品不論是在國內或國外售出的,專利 權均已耗盡,而下級法院以表達售後限制豁免耗盡權利的部分,是錯誤地將焦點 放在專利權人和買受人上,而應該僅將此部分當成契約問題來處理,對於專利耗 盡來說,是否有售後限制的存在和發生的地點都不應該是考量的重點。法院因而 判決原告敗訴。

第二節、 閉環供應鏈成員對 Lexmark 案之意見

從上述的案件推論,我們已經可以推知Lexmark 案件的發展對於售後市場 中原製造商的傷害甚大,而對於再處理商 ,尤其是第三方再處理商則是一種勝 利,法院審理過程中對大中徵詢了兩個問題之意見:其一是對於有售後限制的 情況下,是否可構成專利耗盡原則的除外,而依照專利法尋求賠償?其二為對 於美國應採取國內耗盡原則或國際耗盡原則之看法。學者、利益團體因對美國 最高法院有關專利耗盡之發展表達高度關切,從而發表之法庭之友之意見,亦 可窺知一二。本節介紹閉環供應鏈成員對Lexmark 案件之意見及對售後市場之 看法及因其產業可能可行之因應方法:

第一項、 製造商及代工回收再處理商

1. 成像供給聯盟(Imaging Supplies Coalition)之意見書

成像供給聯盟(Imaging Supplies Coalition),是一個致力於保護消費者及消費 性 成 像 產 品 之 代 工 製 造 廠 商 的 非 營 利 組 織 , 其 會 員 包 含 兄 弟 工 業(Brother International Corporation)、美國佳能(Canon U.S.A., Inc., Epson America Inc.) 惠普 公司(Hewlett-Packard Company)、利盟國際公司(Lexmark International, Inc.)、美國 三星電子( Samsung Electronics America, Inc.)及富士公司(Xerox Corporation.),這 些公司都是原製造商,也是專利權的主要擁有者,透過自行製造或與代工生產公

意見書中除了重申有關Mallinckrodt Inc. v. Medipart, Inc.中提過售後限制可 避免專利耗盡及現行政策下採取國內耗盡,其在政策上認為應維持過去判決之見 解的原因包含:過去的判決向來支持售後限制可作為用來規避專利耗盡之方法,

即使是2008 年的 Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.,亦未推翻 Mallinckrodt Inc. v. Medipart, Inc.案件之見解,而僅是認為未有附加條件的銷售將耗盡專利權。

此外,另一個應維持原先法院見解的原因是,透過有效的售後限制條款,對於消 費者來說可以降低健康、安全和品質問題,而能確保所有產品均是來自源製造商 或授權之代工處理商的服務,因此對消費者來說將更有保障。另一方面,若推翻 Mallinckrodt Inc. v. Medipart, Inc.之見解,將使得專利權人本來的商業產生劇烈的 變化,由於專利本即有鼓勵發明與創新之目的,賦予專利權人對於使用權的限制 有助於促進競爭,因專利權人將更有誘因投入研發137

此外,透過OEM 公司執行有效的售後限制可以更維護公共利益,且更能確

136Amici Curiae of Imaging Supplies Coalition in support of respondent Lexmark international, Inc., available at:

https://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2017/02/15-1189_bsac_Imaging_Supplies_Coalition.pdf (last visited at: 2019/7/1)

137 See id.

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保回收計畫的進行,且對於消費者來說將保有更多選擇的權利,包含一開始就享 有價格優惠的條件(如碳粉匣回收方案)。

從意見書就可看出原製造商對於 Lexmark 案件之不安及不支持,甚至在法 庭之友之意見書中就已提出對於這樣不穩定的法院判決發展即將採取的舉措,包 含發展並投資新的產品、透過價格差異和市場區隔之方式區別市場、設計並執行 對抗侵權及開發灰色市場、建構並仰賴有效的專利授權及使用限制以激勵創新與 研發、發展重要的內部政策及流程以提升消費者之選擇並控制OEM 廠商的品質、

名聲並維持安全性與落實環境保護,並且會考慮提高第一次銷售價格及專利授權 金。

2. 醫療儀器製造商聯盟(Medical Device Manufacturers Association)

醫療儀器製造商聯盟擔心的是有關醫療儀器中那些標明一次性使用的產品,

針對Lexmark 案件之發展,因為「限單次使用」的售後限制無法被落實到不具有 契約關係的相對人身上。該聯盟提出,「限單次使用」的售後限制對於製造商來 說是一個很重要保護病人安全的限制,且專利權對原製造商來說是一個重要的合 規工具,用來確保即使沒有專利授權契約的狀況下,依然確保醫療產品的單次使 用。

由上可知,醫療器材的原製造商向來依靠售後限制和限單次使用的條款來促 進並維持售後市場,並進行控制,除此之外,醫療儀器製造商聯盟亦認為此次 Lexmark 見解的推翻將使得難以管控售後市場產品的品質。138因此若售後限制無 法再保障原專利權人對售後市場的控制,這些專利所有人會傾向調整第一次售出 的價格已確保其研發可以獲得更好的回收,因此醫院和醫療機構將會面臨成本上 漲的風險。簡言之,醫療儀器製造商聯盟對於此次法院見解的改變感到挫敗,並 亦感受到無法控制售後市場的壓力。

138Amici Curiae of Medical Device Manufacturers Association in Support of Respondent, available at:

https://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2017/03/15-1189_amicus_resp_medical_device_mfrs_association.pdf (last visited at: 2019/7/1)

1. 汽車聯盟(Auto Care Association)及國際影像技術顧問(International Imaging Technology Council)提出之法庭之友意見書:

汽車聯盟及國際影像技術顧問聯合發表的意見,包含代表超過3000 個成員 理商而言,其擔憂並不僅限於印表機相關的產品,成像產業(imaging industry)也 深深感受到來自於專利權人的壓力。除了專利外,OEM 廠商也主張有關著作權

139 Amici Curiae of Auto Care Association and international Imaging Technology Council in Support of the Petitioner, available at: https://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2016/04/15-1189-Auto-Care-and-IITC-Amici-Brief.pdf (last visited at: 2019/7/1)

140 See id, p.13

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國外,這些都大量增加了獨立再處理商很大的訴訟風險,因此Lexmark 案件的發 展可以讓獨立再處理商有更大的空間。

美中不足的是,在Lexmark 案之中,對於售後市場來說,法院並沒有闡明在 原專利權人之產品是非自願流出到市場時,是否有專利耗盡原則的適用,這也對 售後市場留下一個不確定的危險,使得第三方再處理商和原製造商在未來的競爭 之中,仍然蒙受訴訟的風險。

2. 醫療儀器再處理商聯盟(Association of Medical Device Reprocessors )

醫療儀器再處理商聯盟是一個由再處理醫療儀器之廠商組成之聯盟,主要成 員均係從是對於可再處理的醫療儀器進行收集、清理、修理及重新消毒或類此行 為之廠商,這些公司均係依照美國食品藥物管理署(FDA)之規定對產品進行再處 理。依照該規定,所有再處理的產品均必須確保其安全性及效用需與一開始製造 的產品相同。第三方再處理商必須符合的規定包含:1. 註冊所有再處理產品 2.

產品必須取得上市前的授權或核准3. 有效地符合 FDA 的品質管理規定 3. 提交 不良事件之報告 4.追蹤那些有嚴重結果的錯誤 5. 更正或移除市場中的不安全 產品6. 符合製造的標示要求 6.對再處理產品進行常規的檢查。由於再處理產品 可以達到節約成本的效果,醫院和健康照護機構大量的採用相關的產品與服務,

藉由購買第三方再處理商的單次使用產品,醫療院所每年可以節省超過1 百萬美 金的成本,小型的醫療院所每年可以節省25 萬美金。141

Lexmark 案件的見解將大幅度的改變再處理的流程,在過去,由於專利耗盡 的範圍被限縮,採用那些有標示限單次使用卻已經再處理過的產品將導致這些醫 療院所和獨立再處理商面臨專利侵權的風險,且若從國外市場購入產品,也不會 讓美國的專利被耗盡,一樣會導致專利侵權之效果。即使一個產品本身已經標示 限單次使用,對這些獨立的的第三方再處理商來說,並沒有任何方法可以得知原 本的製造商與消費者或代工廠商之間的合約內容,這也會使得獨立第三方再處理

141 Amici Cuiae of the Association of Medical Device Reprocessors in Support of Petitioner available at: https://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2017/02/15-1189_amicus_pet_AMDR.pdf (last visited at: 2019/7/6)

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商承擔投入到售後市場的風險,也因為該投入的不確定性,獨立的第三方再處理 商隨時可能接到原製造商的侵權警告信以禁止其繼續發展該市場。由於產品無法 被無風險的交由第三方再處理商進行再處理,Lexmark 案件前專利耗盡發展會造 醫療廢棄物的堆積,且也會降低醫療產業的再處理市場之競爭。而今Lexmark 案 件的發展將使得再處理的售後市場更有利於商業發展、競爭,且更有利於公眾。

簡言之,醫療儀器再處理商聯盟更傾向支持現在Lexmark 案件的見解,並認為這 樣可以促進售後市場的競爭。