第三章、 閉環供應鏈之專利侵權風險與專利耗盡原則
第二節、 專利耗盡原則
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第二節、專利耗盡原則 第一項、專利耗盡原則的意義
專利耗盡原則又稱為「第一次銷售原則」(the first sale doctrine)，係指專利權 人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者，專利權人 於該出售之專利物品之權利已耗盡，不能再主張該權利。以閉環供應鏈來說，由 於商品在第一次銷售之後，都要經過回收和再處理，而再處理的產品，是否有專 利耗盡原則的適用？是否無任何專利法或其他智慧財產權法上的問題，不無討論 之餘地。換言之，權利人就該物品之販賣權、使用權已經被耗盡，任何合法取得 該物品之第三人，均可自由將該物品讓予他人或任意使用，權利人不得再用專利 法予以干預或主張權利。其理論基礎在於：專利權人第一次售出專利物品後，已 經取得受專利保護之對價，若於售出後再對該物主張專利權，則可能影響專利物 品的流通或使用，使得專利範圍過於擴張，有害於公共利益，也會使得物品流通 出現窒礙難行之處，因此發展出專利耗盡原則，以發揮效益，並可阻止專利權人 重複取得授權金。79
「專利耗盡原則」屬於對專利侵權行為的一種抗辯，美國法上並無直接明文 規定，而係由判例發展而來。有學者認為專利耗盡原則可追溯自1873 年 Bloomer v. McQuewan 案，當專利權人或被授權人將專利產品第一次售出時，即已取得該 專利的對價，雖然專利法第271 條規定專利權人對專利權物之製造、販賣、販賣 要約、使用及進口等有排他權，但一旦專利產品第一次流入市場後，即不能再行 主張專利權80。
79劉國讚，專利法理論與實用(三版)，元照出版社，2014 年 1 月。
80判決原文為：[W]hen the patentee, or the person having his rights, sells a machine or instrument whose sole value is in its use, he receives the consideration for its use and he parts with the right to restrict that use .... That is to say, the patentee or his assignee having in the act of sale received all the royalty or consideration which he claims for the use of his invention in that particular machine or instrument, it is open to the use of the purchaser without further restriction ....
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後來專利耗盡被US v. Univis Lens Co.案件擴張其範圍，雖然專利權範圍包 含最終將眼鏡打磨與鏡架結合的行為，但專利權人出售之鏡片在法院在認定上已 體現了發明的必要特徵，銷售的效果導致耗盡專利權人的權利。從閉環供應鏈的 角度來說，若原製造商透過將核心技術搭配其他功能申請特殊的專利來規避專利 耗盡之適用，依照US v. Univis Lens Co.案之見解，只要該產品售出已經可看出 發明的必要特徵，此時專利即已耗盡，因此閉環供應鏈中的原製造商即使透過專 利之申請，只要售出之產品已經展現了專利之必要特徵，專利即已耗盡，不能再 對第三方再處理商主張。81
有論者認為專利耗盡原則之抗辯起源和電腦產業普及有相當大的關聯，因而 也引發更多相關的案件，1990 年代左右因電腦產業普及，當時個人電腦興起，針 對電腦主機和硬體組裝及再製造的風氣盛行，使得產品的多元化結構和交互授權 充斥在主要的個人電腦市場，系統組合商因為長期組合該類產品，並定期取得授 權的產品進行製造，這種多來源架構或交互授權模式，使得專利是否耗盡的問題 爭論不休，也出現許多案件82。有許多過去的判決都顯示出閉環供應鏈的原製造 商、再處理商均曾透過訴訟的手段試圖在售後市場繼續維持其經濟上的利益。
儘管有專利耗盡原則的存在，但專利權人仍然可能附加銷售條件，試圖保持 對專利物品的控制權，在閉環供應鏈中「利用約定轉售條件來豁免耗盡原則」是 原製造商可能採取的模式，以保護其市場上之地位，最常見的方式即是對被授權 人及買受人施加售後限制，這些限制即成為專利法上的重要問題，即「銷售條件 可否豁免專利耗盡」的議題。
81 United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 243–44, 62 S. Ct. 1088, 1090, 86 L. Ed. 1408 (1942).
82 John W Osborne, A Coherent View of Patent Exhaustion: A Standard Based on Patentable Distinctiveness, 20 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 643, 646–47 (2004).
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第二項、默示授權原則
專利法上規範之權利，被授權人透過專利權之授權，可以製造、銷售、販賣 專利產品，這是無庸置疑的明示授權。授權本身是否可能擴及於第三方，常是訴 訟上攻防的重點。83
所謂「默示授權原則」係指：當專利權人售出的產品並非專利物品，而僅是 專利物品中的一部分，或是專利權人所擁有的專利是一項方法專利，專利權人或 是被授權人在銷售包含有專利物品組件或使用該專利時，已經默示買受人取得該 產品的授權，此後買受人所做之使用、再販賣等行為均視為已取得授權，專利權 人不能再對其主張權利84。默示授權理論與專利耗盡理論的差異，在於專利耗盡 理論主要探討的是「產品售出的行為將絕對的耗盡專利權」，默示授權理論討論 核心在於「專利權人授權的行為」上85。默示授權理論根源於許多不同原理原則，
包含衡平法禁反言(equitable estoppel)、默許原則(auquicsence)、法律禁反言(legal estoppel)等，儘管默示授權很難被援引，也比較容易被避免，但在「方法專利」
或所侵權部分是「組合專利」中的一部分時，似乎仍然有適用空間。
在 Adams v. Burke 案中，Adams 為製棺公司，擁有棺材蓋子的專利，被告 Burke 公司取得了 Adams 的棺材蓋子後挪作他用。法院說明「在自然的狀況下，
專利權人的主要權利是販售及使用該專利產品，一旦產品售出，專利權人即已獲 得對價，因此專利權人或其授權人在這樣的情形下，會使買受人取得沒有限制的 使用權。」這樣的見解被解釋為：買受人有完全的權利去修理、買賣並使用該具 有專利的產品，直到該產品不能被再使用為止86。這種由擁有完整專利權的人所
83 Gegorgy M. Luck, The Implied License: an Evolving Defense to Patent Infringement, 3, 16 IPL Newsletter (1997-1998).
84 吳佳穎，從美國種子專利侵權判決看其專利權利耗盡原則的適用，智慧財產月刊，92 期，頁
109，2006 年。
85 Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903, 924–26 (Fed. Cir. 1984)
86 See Adams v. Burke,84 U.S.453, 456 (1873)
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為之銷售可被稱為「默示授權」，此時已允許買方繼續使用該專利產品，專利權 人不能事後再向買方收取權利金。
聯邦巡迴上訴法院在Bandag, Inc v. Al Bolser’s Tire Stores, Inc.案中，針對默 式授權原則發表了看法，建立一個架構，去檢驗在銷售產品的過程中是否有默示 授權存在，該標準立基於「衡平法禁反言」而生，衍生出兩階段檢驗方式：其一 為在專利發明之外的銷售產品並沒有侵權的使用，其二為根據銷售的情況可指出 已經有授權的存在，此時雖未有明示授權，該銷售方亦可成立默示授權而對抗專 利權人之請求。前述兩項要件的舉證責任由專利侵權案件中的被控侵權之人提出，
這個原則在1986 年的 Met-Coil Sys, Corp. v. Korner Unlimited 案被重申，其一為 該非專利設備的產品本身沒有其他侵權的意圖，其二為依照當時的銷售狀況，可 認為已有授予專利權的情況存在。所謂根據當時的銷售狀況，是指在專利法中，
默示授權是一種放棄部分法律上權利的行為，包含排除他人製造、使用或銷售專 利發明的狀況87。
第三項、 可允許修理及不可允許之再製造
所謂可允許修理理論，係指產品的購買人合法取得專利產品時，已經獲得默 示授權去修理該專利產品，除非雙方當事人另有約定，買受人取得的權利不僅限 於使用及銷售該專利產品，也包含了修理該產品壞掉的部分，這默示的授權的對 象除買受人外，尚且包含轉售後取得該產品之人88。
可允許修理理論源自於專利耗盡，專利法上之所以允許消費者為修理之行為，
係因為產品第一次售出之後原專利權人之專利已經耗盡，專利權人就不能就該已
87 Met-Coil Sys, Corp. v. Korners Unlimited, Inc,.803 F.2d 684,686 (1986)
88 Jazz Photo Corp. v. International Trade Com'n, 264 F.3d 1094, 1102, 59 U.S.P.Q.2d 1907 (Fed. Cir.
2001) (abrogated by, Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc., 137 S. Ct. 1523, 198 L. Ed. 2d 1, 122 U.S.P.Q.2d 1605 (2017)
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違法的再製造為由認為構成專利侵權。違法的不可允許之重新組裝(impermissible reconstruction)，係指該重新組裝一個專利實體，即使包含了非專利權保護的部分，89 Anirut Somboon, Patent Exhaustion in Cases of Recycling and Repair of Goods, A thesis submitted in partial fulfillment if the requirements for the degree of master of laws, p.13, available at:
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5601040016_4664_2895.pdf (last visited at:
2019/12/4)
90 See Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 81 S. Ct. 599, 5 L. Ed. 2d 592, 128 U.S.P.Q. 354 (1961).
91 See Wilson v. Simpson, 50 U.S. 109, 9 How. 109, 13 L. Ed. 66, 1850 WL 6948 (1850).
92 § 10:29.Implied licenses upon sale of a patented item—Right to “repair” but not to “reconstruct”, Modern Licensing Law § 10:29
93 See Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Jazz Photo Corp., 394 F.3d 1368, 73 U.S.P.Q.2d 1678 (Fed. Cir.
2005).
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行為，惟產品在功能上僅有有限度的進步；再製造則定義成將產品重新修理和升 級，最終變成與新產品產品相同或優於原先產品之行為。