第四章、 Lexmark 案後之售後市場
第四節、 閉環供應鏈成員對於 Lexmark 案件之回應
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品、專利權人主觀意思授權範圍是否包含授權他人使用該機器再製造其他產品及 該授權方式是否超出專利權人之預期等內容來判斷是否有專利耗盡原則之適用。
160法院在本案中最終認為飛利浦公司出售並授權之範圍僅及於該設備，而不及於 使用者透過該設備製造出來之 DVD。縱使有授權契約之存在，原告收取 1 台光 碟機最多10 美元，其無授權被告製造光碟片使其能獲取數 10 億元之收入之意思 甚明，依上述情形，原告未因系爭專利之授權而獲得雙重利益，對該光碟機製造 光碟片亦無妨害其流通予一般使用者之意思，是系爭專利效力對被告製造之光碟 片，仍得主張權利。因此，被告抗辯原告之系爭專利之專利權利耗盡，並不可採。
本案被告並未上訴，故無上級審法院之見解可供參酌。
從上面的判決可以看出來，我國法脈絡底下，法院認為有關於售後限制是否 影響專利耗盡之判決，會因為專利授權之範圍及目的，權利金之多寡影響到專利 耗盡是否有所適用，此案例雖在 Lexmark 案件之前，惟 Lexmark 案件之後我國 法院尚未有更多判決足以支持我國法院之見解已受到 Lexmark 案件之影響，故 未來法院見解是否會有所改變，仍待未來更多判決加以補充。
第四節、閉環供應鏈成員對於 Lexmark 案件之回應 第一項、 原製造商面臨專利耗盡變化可行之因應
對製造商來說，提升在售後市場的進入門檻和增加對產品售出後的可控性是 重要的商業策略，具體作法如下：
第一款、 不論是否為著作權產品，以授權服務取代銷售
160 黃于珊，台美司法實務對於方法專利權利耗盡之新見解，available at: http://www.saint-island.com.tw/TW/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_0_1&CID=443&ID=998 (last visited at: 2019/8/9 )
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專利耗盡原則限於第一次「銷售」專利產品後，專利權人對該專利產品的 後續行為已不能有所主張，但是針對專利產品的租賃，卻不致耗盡專利權，因 此第一是銷售時就考慮以租賃之方式，可避免專利耗盡。美國法上並未認為單 純的授權是一種產品銷售，因此不會有專利耗盡之問題，而可以繼續控制售後 市場161。
閉環供應鏈之發展結合上循環經濟的趨勢，以服務取代產品，已經逐漸成 了再處理領域的趨勢，製造商在第一次銷售市場可以透過不移轉產品所有權的 方式，加上對專利權的授權限制對再處理市場保有控制權。雖然有些某些州法 認為某些種類的租賃應該被視為銷售，但至今最高法院仍未對此表示過意見，
僅限於產品銷售的部份有專利耗盡原則的適用，縱使專利已耗盡，製造商若透 過租賃的架構對客戶提供服務，仍可繼續控制再處理市場，以對抗第三方再處 理的競爭。
這個應變方式在醫療儀器產業、IT 產業都曾使用過，舉例來說 Lexmark 也 提供影印機租賃服務，雖然目的不一定是為了防止碳粉匣專利權被耗盡，但透 過租賃服務確實使碳粉被再製造的可能性降低，且第三方無法取得回收的碳粉 匣，就可以更好地控制售後市場。從趨勢上來看，循環經濟中的其中一種商業 模式的進行即是商品即服務(Product as Service)，實際上這些採用閉環供應鏈的 大型醫療儀器公司更傾向推行租賃服務之方案，取代了傳統上購買，轉變為租 賃或購買使用權的方式，這樣的方式有助於企業維持競爭力、使環境資源被有 效利用，也可用以因應專利耗盡原則的現行發展。
161 Lexmark and the future of sales, available at:
http://www.theendofownership.com/blog/2017/6/1/thoughts-on-impression-products-v-lexmark (last visited at :2019/7/16)
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雖然有論者認為此方法應較適合用於軟體相關之產品，然而一般大型的機 器或產品，只要有完善的合約規畫，若透過不賣斷產品之方式提供服務，文義 上看來暫且不會有專利耗盡之問題，因此授權取代銷售之方式，是否會構成專 利權之耗盡，以及在不涉及著作物的狀況下，決定授權及銷售的標準為何？是 否參考著作權法上Venor 案件之見解，未來均值得注意。此外隨著物聯網之發 展，包含有著作物之產品越來越多，也可能透過著作權授權條款保護原權利人 及OEM 廠商之權利。以授權取代銷售之方式，其發展其實也和閉環供應鏈循 環經濟發展中的「產品即服務」模式不謀而合，原權利人毋須將產品賣斷給消 費者，而是透過租賃、提供服務之方式取代銷售產品，以繼續維持售後市場之 利益。
第二款、增加可授權對象
為了使得原製造商可以繼續透過契約法控制售後市場，專利權人應考慮不要 在沒有授權合約的狀況下售出產品 162，或是用併購之方式控制市場或增加授權 對象。由於在售後市場中，第三方獨立再處理商已經不再因為售後限制條款之存 在，受到專利訴訟的威脅，然而售後限制之契約條款卻仍然管用，原製造商應考 慮透過授權條款管控售後市場，而非僅以銷售之方式。163
此外，原製造商或代工製造的再處理商對於那些比較顯著成長進步的獨立再 製造商可採取併購或合作之方式將獨立再處理商納入控制範圍，以增加對售後市 場的控制力，也可以接收這些獨立再處理商的現有客戶與市場。舉例來說，原製 造商 Philips 就在 2018 年併購了丹麥的獨立第三方再處理商 Agito Medical，以
162 在 HTC 對於 Lexmark 案件提出的法庭之友意見書中也說明，考量到專利耗盡之問題，一般
HTC 不考慮在沒有授權合約的狀況下售出產品。
163 Worldwide patent licenses after Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. available at: https://www.gundersen-law.com/post/2017-06-08-worldwide-patent-licenses-after-lexmark (last visited at: 2019/7/16)
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直接控制售後市場，Agito Medical 雖然是丹麥的第三方再處理商，但是在歐洲其 他國家都有提供服務，且本就擁有許多醫院、醫療機構等客戶，Philips 透過併購 的方式，成功讓原製造商取得對售後市場的控制並以合約來約束，也可更鞏固其 售後市場。164此外，以汽車產業來說，近幾年的併購活動亦相當活躍，從商業的 角度上來看，整合整個閉環供應不僅可以增加控制售後市場的力度、避免專利權 因耗盡而無法控制售後市場，並可拓展服務範圍及市場，更快速的反應客戶的需 求。
第三款、增加售後市場進入門檻
製造商可考慮透過投入研發再處理市場，透過法律上及事實上方式增加再 製造商的進入門檻，法律上方式包含取得再處理領域之。由於再處理的領域，
製造商和再處理商處於一種競爭的地位，屬於同一個市場的環境，這個狀況從 閉環供應鏈的產業發展狀況就可看出端倪，以醫療裝置產業為例，原製造商一 般會將已經售出的產品再次回收再處理，在進行回收再處理的過程勢必會和再 處理商處於競爭關係。
為了維持售後市場的競爭力，製造商須考慮增加進入市場的門檻。增進門 檻的方式包含增加法律上的門檻或技術上的門檻。法律上門檻包含取得再處理領 域的專利權，或針對極可能被拿來再處理的零件，在製造商第一次售出前時就申 請專利，以對抗第三方再處理商的競爭。或透過法律上多重的保護方式例如著作 權、藥品審核制度或其他方式確保該市場有更高的進入門檻。技術上門檻則是在 技術上使得該產品難以被再處理或提升再處理的品質，賣到售後市場去甚至是做 出比全新產品更好的產品。以汽車產業為例，大部分的製造商或其OEM 廠商都 從事再處理的工作，因此兩者亦處於相同的市場競爭當中。只要在售後市場仍有
164 Gus Iversen, Editor in Chief, Philips acquires AGITO Medical to ramp up multi-vendor service capabilities, available at: https://www.dotmed.com/news/story/41615 (last visited at :2019/9/1)
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相當大利潤的產業，原製造商對該市場一般都會繼續維繫該市場或由OEM 廠商 繼續維持。
商業上策略部分，再處理商應該更重視閉環供應鏈的垂直整合，以醫療器材 為例，西門子(Siemens)、奇異(GE)及飛利浦(Philips)都對再處理領域推出了相關 的處理流程或產品。西門子早在1990 年代末期就成立了再處理的部門，針對大 型的成像機器，例如X 光機、血管攝影機(angiography),放射醫療儀器( radiology), 超聲波儀器(ultrasound), 核磁共振儀(magnetic resonance)等產品進行再處理，並 且針對再處理流程通過了EN ISO 13485: 2003 確保再處理系統的品質，以及 ISO 14001: 1996 確保所有產品流程符合環境管理系統，這個再製造系統也參與了歐 盟的自主環境管理和審核方案，這樣的發展也和近幾年歐盟對綠色供應鏈的重視 和再製造及循環經濟的重視不謀而合，也因而可以取得更多政府的財務上或政策 上的支持 165。透過垂直的整合，可以讓原製造商可以提供以服務為基礎的全方 面服務，從第一次銷售產品、售後的維修、回收、再售出給相同或不同客戶，以 達到高收益的目標。
第四款、著作權及其他法律之保護
前已述及，有許多閉環供應鏈之產品均涉及軟體之著作，對於製造商而言，
另一種可行的方法還可以針對產品透過現有的規範取得多重的保護，最常用的即 是透過著作權之授權：閉環供應鏈中的許多產品都結合了軟體之應用，HP 和 Lexmark 等印表機製造商曾經為了避免再製造商的市場侵蝕，透過在碳粉匣上植 入晶片的方式使產品可取得多元的保護 166，或是類此方式之科技保護措施，在
165 Remanufacture of Medical Imaging Devices, available at :
http://www.remanufacturing.org.uk/pdf/story/1p89.pdf (last visited: 2019/4/26)。
166在Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc.一案中，Static Control 為了再處 理Lexmark 所製造的碳粉匣，就曾經破壞 Lexmark 植入的晶片，因而而被 Lexmark 控告違反數 位千禧年法案中破解科技保護措施的行為。雖然關於著作權的部分被上訴法院駁回，其理由在 於著作權不如專利可以保護思想(idea)，而是保護表達。為了傳達相同的概念，著作權法上容許
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第一次售出產品時結合軟體授權是一個可行的方法，透過在軟體授權之契約中明
第一次售出產品時結合軟體授權是一個可行的方法，透過在軟體授權之契約中明