第三章、 閉環供應鏈之專利侵權風險與專利耗盡原則
第一節、 閉環供應鏈中的專利侵權風險行為
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第一節、閉環供應鏈中的專利侵權風險行為
美國《專利法》第271 條(a)規定，除本條款另有規定外，任何人未經授權的 製造、使用或銷售任何仍在專利年限內的發明，將直接構成專利侵權；第(b)款規 定任何人積極的誘使專利侵權，與專利侵權人構成同罪；第(c)款規定明知有專利 權存在，而仍針對該專利為販賣之要約、販賣或進口那些製造、組裝專利機器的 部分或實施專利的儀器或材料時，亦構成專利侵權69。
在閉環供應鏈中，製造商通常擁有專利權，專利權可保障的範圍規定在專利 法第271 條，該再處理商所為的行為包含辨別專利產品後重新修理、再製造相關 部分，或是進口相關的零件修理，而須討論相關的行為，分述如下：
第一項、製造權
早期美國法院並未明文定義製造 (makes) ，而後在 1935 年的 Radio Corp. of America v. Andrea 案和 1972 年 Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.案中，對於
「製造」一詞，開始有了比較清楚的輪廓。
1972 年 Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.案中，Deepsouth Packing 公 司（下稱「Deepsouth」）製造去除蝦腸機器之零件給客戶，這些零件可以由客戶 自行組裝到機器上，該去除蝦腸機本身已取得專利保護，依照當時《專利法》§ 271(a)，任何人在美國境內未經授權的使用、製造或販賣專利發明將直接構成專 利的侵權。然而，法院在本案中的重要爭點在於Deepsouth 因為只是製造部份的 零件，這個行為本身是否可以構成專利法上的「製造」？最終，最高法院不同意 將僅製造整個專利產品的部分零件的行為解釋成專利法上的製造，且認為若要如 此解釋專利法，應該要有明確的國會授權。換言之，僅是製造一個專利產品中的
69 35 U.S.C.A. § 154
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部分，不會構成對於製造權的侵害。
然而該判決等於為違法製造的公司開了後門，使得美國公司可藉由在美國境 內製造個別非具專利權的零組件，之後再運至國外組裝，以規避專利侵權責任。
換言之，侵權者被允許收割美國境內經濟、科技等果實，但不必為觸犯美國專利 法負起應有責任。Blackmun 法官後來為此也發表了不同意見書，認為這樣的解 釋方式使得專利所有人無法在銷售給國外購買者時受到保障70。
12 年後（1984 年）美國《專利法》制定第 271 條第 (f) 項規定來關閉此漏 洞，1988 年美國專利法更進一步擴張及於美國境外所製造不合法的產品的進口，
在方法專利應用上亦為美國專利法所涵蓋71。《專利法》第271 條(f)的規定是：
(1)未經許可提供或使人提供在美國境內或由美國境內所生產專利產品之全部或 主要部分，即使該主要部分係尚未組合之狀態，此行為如同誘使人在美國以外將 該主要部分予以結合，與在美國境內結合效果相同，構成專利侵權。(2)任何人在 未經許可下提供或使人提供受專利保護之發明的未被組成零件，且該零件是為此 發明特製或專門適用於此發明，而非實質上非侵權用途的主要物品或商品，且行 為人對該零件是用來特製或專門適用的事實有所知悉，並有將該零件於境外構成 的意圖，則由美國提供或使人提供該零件，也屬於權利侵害之行為。
第二項、修理與重新製造
在閉環供應鏈中，再處理商須處理的再處理行為是可能涉及一系列的零件更 換、修理、甚至是將產品修復到如同全新產品之再製造行為，前已述及，不論依
70 William R. Thornewell, Patent Infringement Prevention and The Advancement of technology:
Application of 35 U.S.C § 271(f) to software and “Virtual Components, 73 Fordham L. Rev. 2815, 2817(2006).
71黃本立，從AT&T 判決看專利法治外法權—美國專利法第 271 條（f）項，智慧財產權月刊，
112 期，頁 52-66，2008 年。
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照英國標準組織 BS8887-2:2009、歐盟執委會提出的循環經濟實施計畫 (Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy) 提 及 之 再 製 造 (Remanufacturing)，係指透過一系列修理、重組、翻新等流程，將產品復原成與 新品一樣之過程72。
然而美國聯邦巡迴上訴法院在Husky Injection Molding Systems Ltd. v. R&D Tool & Engineering Co.案中，將修理與再製造區分成幾個情況，第一是當專利產 品之整體已經耗損，被控侵權人重新製造(reconstruct)該產品，使其可再次被利使 用；其二是專利產品中某一個損的零件進行更換；其三是專利產品之零件並沒有 耗損，而更換該零組件之目的在於使專利產品實施不同的功能73。然而，究竟甚 麼程度可以達到重新製造(reconstruct)，抑或僅屬於修理(repair)階段，其界限並不 是非常清楚，此外，也會因為權利類型之不同，對於權利人維護其售後市場之利 益而有不同影響74。
第三項、販賣 (Selling) 權及提供販賣 (Offering to Sell) 之要約
販賣權係指「移轉所有權並取得對價之行為」。在閉環供應鏈中，若回收商 為原製造商(專利權人)自行從事再製造之行為，此時當然沒有專利侵權的問題；
但若回收商為第三方，針對回收之專利物進行修理、翻新、再製造後予以販賣，
此時就可能涉及販賣權之合法問題75。至於國際販賣是否屬於販賣權的範圍？國 際間雖肯承認智慧財產法權利的存在，但是對於專利耗盡之適用範圍，卻處於懸
72 APRA Europe and ReMaTec (RAI Amsterdam),Three Key Aftermarket trends that challenge warehouse distributors and wholesales,
https://cdn.ymaws.com/apra.org/resource/resmgr/news/rematec_three_key_trends.pdf (last visited at:
2019/12/4)
73 See Husky Injection Molding Sys. Ltd., 291 F.3d at 785-786
74 陳佳麟，美國專利產品的修理與再製之區分案例類型，科技法律評論，3 卷，2006 年，頁
212。
75何信義，從修理與再製案件看專利權耗盡原則與默示授權，未出版之碩士論文，國立臺灣大學
法律學研究所，2013 年 1 月。
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而未決的狀態，與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)第六條亦規定，不得援引 此協定作為解決專利耗盡的問題，亦即，TRIPS 傾向將此適用範圍委由各成員國 自行決定。
在專利耗盡原則的理論下，主張智慧財產權國際耗盡者，主要依據為「自由 貿易原則」，認為智慧財產權之保護不應成為貿易障礙，舉例來說，歐盟即採取 區域耗盡原則，若第一次銷售並不在歐洲本土，則平行輸入到歐盟的產品仍屬侵 害專利權之物。而在我國，專利法採取國際耗盡，第一次銷售行為不論處於何地，
均屬於專利耗盡的範疇，原權利人不能再主張權利76。
美國法上雖曾有採取「國內耗盡」之見解，但在2017 年 Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.（2015-1189）案中，已明確承認專利的「國際耗 盡原則」，並說明若以契約方式約定專利權不耗盡，係屬無效約定，雖然私人合 約仍可執行，但無法改變專利權規範77；此處所謂耗盡並非指專利權人取得之權 利全部耗盡，而是「專利權人就該特定物品上的控制權已經結束，而僅能以契約 法解決此控制問題」78。
而對於閉環供應鏈來說，由於售出後之產品可能銷往國內或國外，專利耗盡 究係採取區域耗盡或國際耗盡，若回收再利用之產品來源來自於國外，其國內之 權利是否構成耗盡，對於權利人來說其影響自不相同，端視各國採取之立場與而 定。
76 沈宗倫，由對價平衡觀點論智慧財產耗盡原則之適用─以平行輸入為中心，國立中正大學集刊，
23 期，頁 24，2007 年 11 月。
77 Michaels, A. C., Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.: A Glib Rebuke of the Federal Circuit. Geo. Wash. L. Rev. On the Docket (2017). http://www.gwlr.org/impression-products-v-lexmark/ (last visited at: 2019/12/4)
78 Hemel, Daniel J., and Lisa Larrimore Oullette., Trade and Tradeoffs: The Case of International Patent Exhaustion., Columbia Law Review Sidebar, 116, 17-31 (2016).