國 立 交 通 大 學
科 技 管 理 研 究 所 科 技 法 律 組
博 士 論 文
專利侵權損害賠償數額認定方法之建構
Construction of Methods to Determine Amount of Damages in
Patent Infringement Actions
研 究 生：陳群顯
指導教授：劉尚志
洪瑞章
專利侵權損害賠償數額認定方法之建構
Construction of Methods to Determine Amount of Damages
in Patent Infringement Actions
研 究 生： 陳群顯
Student：
Chun-Hsien Chen
指導教授： 劉尚志
Advisor：
Dr. Shang-Jyh Liu
洪瑞章
Mr. Russell Horng
國 立 交 通 大 學
科 技 管 理 研 究 所 科 技 法 律 組
博 士 論 文
A Dissertation
Submitted to Graduate Institute of Management of Technology
National Chiao Tung University
in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Doctor of Philisophy
in
Technology Law
July 2012
Hsinchu, Taiwan, Republic of China
中華民國一百零一年七月
i
專利侵權損害賠償數額認定方法之建構
研究生：陳群顯 指導教授：劉尚志 洪瑞章 國立交通大學科技管理研究所科技法律組博士班摘要
現行專利侵權損害賠償之審理，由於法律規範均屬抽象，在實務適用上已產 生有諸多不確定，導致法院與訴訟兩造當事人在面臨此一議題時，都面臨相當程 度之難題，更導致法院判決結果常與產業界之預期大相逕庭，而過高的判決不可 預測性將會導致無謂的專利訴訟，以及助長當事人僥倖投機心理，並無法達成專 利法促進產業研發、競爭之立法終極目的。 本文針對現階段專利侵權損害賠償制度設計，由促進產業研發、競爭之角度 著手，檢視制度設計中法院判決與當事人商業談判時對於損害賠償數額何以產生 有嚴重落差之原因，分析法院、專利權人、潛在侵權行為人間關於適用此一制度 時所面臨之困擾，並嘗試以實證研究的方式研究目前台灣民事法院關於專利侵權 訴訟中對於損害賠償作出判斷的判決，觀察目前法院判決中關於專利侵權損害賠 償計算時所採取的原則以及所面臨的難題，並試圖針對相關現象提供合理解釋。 再依據相關損害賠償體系之架構整體思考如何運用現行民事訴訟法制度合理計 算損害賠償數額，整合納入法官審酌案件之參酌事項，以完整建構損害賠償數額 認定方法，俾以增加當事人對法院判決之可預測性，同時也希望提供法院法官作 為判定損害賠償金額之重要參考依據，達成增進法院判決之一致性之目標。 關鍵字：專利侵權、損害賠償計算、損害賠償數額、專利訴訟、實證研究、侵權 行為、智慧財產權iii
Construction of Methods to Determine Amount of Damages
in Patent Infringement Actions
Student:Chun-Hsien Chen Advisor:Dr. Shang-Jyh Liu
Mr. Russell Horng Graduate Institute of Management of Technology
National Chiao Tung University
ABSTRACT
The legal regulations of damages calculation are too abstract to be applied in practical cases and thus, the damages awarded in judicial trial under current civil law system facesdissertation the problem of uncertainty. Although both parties and the court apply the same legal regulations, the respectively desired damages awards are quite different. The uncertainty of damages award will initiate unnecessary patent litigations. One party will pursue endless patent litigation by chance if there is a hope to obtain favorable judgment. Therefore, the ultimate purpose to promote research & development and competition among industries proposed in the Patent Law is difficult to be achieved.
This dissertation focuses on the construction of methods to determine amount of damages in patent infringement actions. From the perspective of promoting the research & development and competition among industries, this dissertation first examines the practical problems of why there is huge gap between the expected value of the parties and the damages award from the court judgment, and then, points out the real questions that the court, the plaintiff and the defendant faced when applying the legal regulations stipulated in the Patent Law concerning the calculation of the damages. This dissertation classifies and generalizes the questions with respect to the calculation of damages in patent infringement actions through empirical studies on patent litigation in Taiwan courts and then provides explanations to deal with these questions. This dissertation further proposes feasible solutions to apply current regulations to reasonably calculate damages under the current system of Patent Law in Taiwan so as to resolve questions occurred in court practices. Another purpose of this dissertation is to provide useful guidelines for judges’ reference when determining damages and thus promote the predictability of court judgments and achieve the goal of consistency of court judgments.
Key Words: patent infringement, calculation of damages, amount of damages, patent litigation, empirical study, trots, intellectual property
v
誌 謝
本博士論文之所以可以順利完成，需要感謝在論文開題、構思、蒐集資料整 理、歸納撰寫、問題思索、問題討論、初稿審閱之意見提供、口試提問之鑽研精 進的過程中，給予建議、指導、協助的所有人，若非眾人協助，本博士論文是不 可能完成的。 進入交通大學科技法律研究所就讀博士班的課程，是我人生中的最重要的時 刻，在法院制度上面臨到專利訴訟制度的重大變革，在工作型態上面臨到離開台 灣最大法律事務所而自行創立以致力於解決智慧財產權爭議為專業的瑞智法律 事務所的重大突破，在家庭組成上面臨到陪伴兩位可愛女兒一起成長的重大成 就，在婚姻生活面臨另一個十年的相互扶持，以及在學術生涯上進入實務與理論 結合的啟蒙展開，這些點滴，都是我甜蜜而難得的負荷。 需要感謝劉尚志老師費心指導以及給予我人生與學術新的方向，從進入劉老 師費心建構的交通大學科技法律研究所，讓我得以在實務工作之餘，可以從學術 的角度思索問題，進而從結合實務與學術，以宏觀的角度擴大視野，感謝劉老師 在博士論文題目提出，給予寶貴意見，讓我可以開展後續的重要研究工作：其次 感謝洪瑞章老師費心指導，洪老師每每給予重要人生方向的指引，帶領我可以如 其勉勵，「腳踏實務、頭頂學術」，為專利法律實務界與學術界貢獻棉薄之力。 更需要感謝的是博士論文口試委員會之所有口試委員，諸位教授費心閱讀博 士論文，並多次給予指導意見，使本博士論文更具價值。感謝中原大學李崇僖老 師明確給予指導方向，在日本法制度提供寶貴意見，更對於專利侵權損害賠償計 算之爭點，提出如何分配法官與訴訟代理人角色之重要提問與意見；感謝王立達 老師多次細心在法學方法提供建議與說明，更對於論文整體架構提供重要意見； 感謝陳在方老師畫龍點睛在「專利貢獻率」之議題提出建議與反思；感謝台灣大 學法學院蔡明誠院長以宏觀角度給予法學方法、論文撰寫方法之重要建議；也感 謝劉老師與洪老師二位指導老師的費心提攜。vi 最後再次感謝在撰寫博士論文過程中提供協助的所有人，尤其博士班的蔡惠 如學姐、林三元學長、宋皇志學長、陳國成學長、章忠信學長、所上助理們，以 及在事務所協助我多年的助理王羿云。更感謝陪伴我多年的牽手怡華，我親愛的 女兒迎庭、迎真，以及養育我的父親與母親。 謝謝大家的協助與祝福。 陳群顯於瑞智法律事務所 2012 年 8 月 19 日
vii
簡
目
中文摘要 ...i 英文摘要 ... iii 誌謝 ... v 目錄（簡目） ... vii 壹、緒論 ... 1 1.1 研究問題之提出 ... 1 1.2 研究主題與目的 ... 5 1.3 文獻回顧 ... 5 1.4 研究方法 ... 6 1.5 本文架構 ... 8 貳、現行專利侵權損害賠償計算 ... 10 2.1 現行專利侵權損害賠償之構成要件 ... 10 2.2 現行專利侵權損害賠償之計算方式 ... 18 2.3 現行專利侵權損害賠償之問題 ... 27 2.3.1 專利侵權行為構成要件規範之問題 ... 27 2.3.2 專利侵權損害賠償計算規範之問題 ... 30 2.4 2011 年 12 月 21 日專利法修正後專利侵權損害賠償計算 ... 48 2.5 建構專利侵權損害賠償數額認定方法之可行性 ... 54 2.6 專利侵權訴訟中損害賠償計算之經濟分析 ... 59 2.7 訴訟經濟考量下的損害賠償計算及經濟分析 ... 60 參、實證研究最高法院判決及比較外國法例 —對解決現行專利侵權損害賠償數額認定問題之思考 ... 62 3.1 本文解決現行專利法律規範所面臨問題之思考 ... 62 3.2 我國最高法院判決之實證研究 ... 64 3.3 美國專利侵權損害賠償計算體系之介紹分析 ... 85viii 3.4 日本專利侵權損害賠償計算體系之介紹分析 ... 102 3.5 中國大陸專利法制中關於損害賠償數額確定方法 ... 110 肆、本文建構之專利侵權損害賠償認定方法 ... 115 4.1 關於現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款部分 ... 115 4.1.1 依民法第 216 條之規定計算所受損害所失利益 ... 115 4.1.2 關於差額說部分 ... 117 4.2 關於利益說部分 ... 148 4.3 關於總銷售說部分 ... 166 4.4 關於以「合理權利金」計算部分 ... 166 4.5 問題及本文建構之解決方法 ... 174 4.6 建構我國專利侵權損害賠償數額認定方法之其他建議 ... 181 4.6.1 修法建議 ... 181 4.6.2 其他建議 ... 184 伍、驗證建構後專利侵權損害賠償認定方法 ... 186 5.1 檢驗本文建構後我國專利侵權損害賠償數額認定方法 ... 186 5.1.1 假設案例一 ... 187 5.1.2 假設案例二 ... 195 5.1.3 假設案例三 ... 200 5.1.4 假設案例四 ... 207 5.1.5 假設案例五 ... 212 5.2 綜合檢討與建議 ... 220 陸、結論 —合理建構我國專利侵權損害賠償數額認定方法以提昇損害賠償計算之品質及可預 測性 ... 222 參考文獻 ... 225 附錄：台灣法院專利侵權訴訟中損害賠償的一些觀察—專利侵權訴訟損害賠償實證研究 之範圍及方法 ... 232
I
詳
目
壹、緒論 ... 1 1.1 研究問題之提出 ... 1 1.2 研究主題與目的 ... 5 1.3 文獻回顧 ... 5 1.4 研究方法 ... 6 1.5 本文架構 ... 8 貳、現行專利法體系下專利侵權損害賠償計算 ... 10 2.1 現行專利侵權損害賠償之構成要件 ... 10 2.2 現行專利侵權損害賠償之計算方式 ... 18 1. 依據民法第 216 條之規定，以填補當事人所受損害、所失利益為原則，如有困 難，得採差額說 ... 21 2. 利益說及總銷售說 ... 21 3. 法院其他修正方式 ... 22 (1) 依原告聲請囑託鑑定損害額 ... 23 (2) 參考合理權利金 ... 24 (3) 命被告提出計算所需相關文書 ... 25 2.3 現行專利法體系下專利侵權損害賠償之問題 ... 27 2.3.1 專利侵權行為構成要件規範之問題 ... 27 1. 對於專利侵權行為之主觀構成要件規定不明確 ... 27 2. 對於是否受有損害不易證明，造成相關實務見解在認定上並非明確及一致 . 28 3. 對於專利標示之要求不一致 ... 29 4. 可否主張間接侵權上之爭議 ... 30 2.3.2 專利侵權損害賠償計算規範之問題 ... 30 1. 關於適用現行法第 85 條第 1 項第 1 款規定所產生之問題 ... 30II (1) 關於適用現行法第 85 條第 1 項第 1 款所稱依民法第 216 條之規定計算所產 生之問題 ... 31 ○1 專利權人不易證明其實際所受損害之數額 ... 31 ○2 專利權人不易證明其預期實施專利之利益之數額 ... 31 ○3 對於非實施專利技術之專利權人，恐無法適用此一條款之損害賠償計算 方式 ... 32 (2) 關於適用現行法第 85 條第 1 項第 1 款但書所稱以「差額說」之規定計算所 產生之問題 ... 33 ○1 專利權人不易證明其侵權行為存在之前後銷售數額及其差額為何 ... 33 ○2 專利權人不易證明其扣除成本與必要費用後之「利益」為何 ... 33 ○3 專利權人不易證明所有利益之減少，均與侵權行為人進入市場之侵權行 為有因果關係 ... 34 2. 關於適用現行法第 85 條第 1 項第 2 款規定所產生之問題 ... 35 (1) 侵害人因侵害行為所得之利益，並非專利權人之損害 ... 35 (2) 因侵害行為所得之利益，其因果關係上可能有相當之不明確 ... 35 (3) 以行為人所得利益作為損害賠償計算基礎之超額賠償問題 ... 36 (4) 侵權產品與侵害行為之關連性 ... 37 (5) 專利貢獻率問題 ... 37 (6)被告舉證成本及必要費用之難題 ... 38 (7)被告未提出或無從提出成本及必要費用之情形，法院可否逕予認定利潤率 ... 40 3. .關於以「合理權利金」計算所害賠償數額時所產生之重大問題—專利權人可 否逕予主張合理權利金作為損害賠償數額 ... 42 (1) 合理權利金為最低數額？ ... 42 (2) 權利金是否可參考過去授權系爭專利之權利金數額？ ... 43 (3)如何運用假設性協商以核定權利金？ ... 44 4. 關於法院自為核定損害賠償數額所面臨之問題—法院自為核定損害賠償數額 之依據及標準 ... 45
III (1)可否逕依據專利權人主張核定可能所受損害？ ... 45 (2)可否以參酌商業授權條件合理權利金逕予認定損害賠償數額？ ... 47 5. 關於法院於當事人拒絕提出帳冊資料時，逕以專利權人主張作為損害賠償數 額之問題 ... 47 (1)法院審理專利權人主張之標準需達證明程度？ ... 47 (2)侵權行為人僅挑剔專利權人部分主張之處理方式 ... 47 2.4 2011 年 12 月 21 日專利法修正後專利侵權損害賠償計算 ... 48 2.5 建構專利侵權損害賠償數額認定方法之可行性 ... 54 2.5.1 專利侵權損害賠償數額之不確定性 ... 54 2.5.2 專利權價值之不確定性 ... 55 2.5.3 專利侵權訴訟結果之不確定性 ... 57 2.5.4 專利法規範之專利侵權損害賠償計算之性質為法定損害賠償性質 ... 58 2.5.5 建構我國專利侵權損害賠償數額認定方法之必要性 ... 59 2.6 專利侵權訴訟中損害賠償計算之經濟分析 ... 59 2.7 訴訟經濟考量下的損害賠償計算及經濟分析 ... 60 參、實證研究最高法院判決及比較外國法例—對解決現行專利侵權損害賠償數額認定問 題之思考 ... 62 3.1 本文解決現行專利法律規範所面臨問題之思考 ... 62 3.2 我國最高法院判決之實證研究 ... 64 3.2.1 最高法院判決關於專利侵權損害賠償計算之摘析 ... 64 3.2.2 最高法院判決對於下級審專利侵權民事訴訟中損害賠償計算之影響 ... 82 3.2.3 相關分析與建議 ... 84 3.3 美國專利侵權損害賠償計算體系之介紹分析 ... 85 3.3.1 美國專利侵權損害賠償計算體系 ... 85 3.3.2 以專利權人「所失利益」作為損害賠償數額 ... 85 3.3.2.1 以專利權人所失利益作為損害賠償數額之成立要件 ... 86 3.3.2.2 以專利權人所失利益作為損害賠償數額之困難 ... 88
IV
3.3.3 以合理權利金作為損害賠償數額 ... 90
3.3.3.1 以合理權利金作為損害賠償數額之重要考量因素 ... 90
3.3.3.2 以合理權利金作為損害賠償數額之困難 ... 93
3.3.3.3 全市場價值法則(entire market value rule) ... 94
3.3.4 其他強化損害賠償計算之規定 ... 95 3.3.4.1 惡意侵權之懲罰性賠償 ... 95 3.3.4.2 律師費用之核給 ... 96 3.3.5 關於設計專利之損害賠償計算 ... 96 3.3.6 美國專利侵權損害賠償之趨勢研究 ... 97 3.3.7 美國 2011 年專利法改革法案—關於專利侵權損害賠償計算 ... 97 3.3.7.1 美國 2011 年專利法改革法案背景介紹 ... 97 3.3.7.2 美國 2011 年專利法改革法案關於損害賠償計算之新增內容 ... 98 3.3.7.3 美國 2011 年專利法改革法案對於日後損害賠償計算之影響 ... 99 3.3.8 美國專利法制中關於專利侵權損害賠償計算之檢討 ... 100 3.4 日本專利侵權損害賠償計算體系之介紹分析 ... 102 3.4.1 以專利權人所失利益之計算方式 ... 102 3.4.2 以侵權行為人所得利益之計算方式 ... 104 3.4.3 以合理權利金為基礎之計算方式 ... 106 3.4.4 法院依據全辯論意旨與調查證據之結果為判決基礎之規定 ... 107 3.4.5 日本專利法制中關於專利侵權損害賠償計算之檢討 ... 108 3.5 中國大陸專利法制中關於損害賠償數額確定方法 ... 110 3.5.1 中國大陸專利法之規定 ... 110 3.5.2 中國大陸最高人民法院之司法解釋 ... 112 3.5.3 中國大陸專利法制中關於專利侵權損害賠償計算之檢討 ... 113 肆、本文建構之專利侵權損害賠償認定方法 ... 115 4.1 關於現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款部分 ... 115 4.1.1 依民法第 216 條之規定計算所受損害所失利益 ... 115
V 4.1.2 專利權人就實施通常可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益 ... 117 4.2 關於利益說部分 ... 148 1. 侵害人因侵害行為所得之利益，並非專利權人之損害 ... 148 2. 因侵害行為所得之利益，其因果關係上可能有相當之不明確 ... 148 3. 以行為人所得利益作為損害賠償計算基礎之超額賠償問題 ... 149 4. 侵權產品與侵害行為之關連性 ... 150 5. 專利貢獻率問題 ... 150 6. 被告舉證成本及必要費用之難題 ... 163 7. 被告未提出或無從提出成本及必要費用之情形，法院可否逕予酌定利潤率之 問題 ... 164 4.3 關於總銷售說部分 ... 166 4.4 關於以「合理權利金」計算部分 ... 166 4.5 問題及本文建構之解決方法 ... 174 1. 關於現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款部分... 174 (1)依民法第 216 條之規定計算 ... 174 (2)以「差額說」之規定計算 ... 174 2. 關於利益說部分 ... 176 3. 關於以「合理權利金」部分 ... 179 4.6 建構我國專利侵權損害賠償數額認定方法之其他建議 ... 181 4.6.1 修法建議 ... 181 4.6.2 其他建議 ... 184 伍、驗證建構後專利侵權損害賠償認定方法 ... 186 5.1 檢驗本文建構後我國專利侵權損害賠償數額認定方法 ... 186 5.1.1 假設案例一 ... 187 5.1.2 假設案例二 ... 195 5.1.3 假設案例三 ... 200
VI 5.1.4 假設案例四 ... 207 5.1.5 假設案例五 ... 212 5. 2 綜合檢討與建議 ... 220 陸、結論—合理建構我國專利侵權損害賠償數額認定方法以提昇損害賠償計算之品質及 可預測性 ... 222 參考文獻 ... 225 附錄：台灣法院專利侵權訴訟中損害賠償的一些觀察—專利侵權訴訟損害賠償實證研究 之範圍及方法 ... 232
1
壹、 緒論
1.1 研究問題之提出
從較前階段的專利申請、專利權維護、專利權行使到最終階段的專利權損害 賠償計算，專利權損害賠償計算為整個專利權保護體系之重要核心問題，如果從 體系上之制度設計未能妥善考量此一問題，對於專利權人將欠缺鼓勵其創新、研 發以及以專利權來保護其發明創新之動機，對於被控之潛在侵權行為人亦有可能 造成過度賠償之不合理現象。 而專利權人就其研發創新，在歷經謹慎的專利佈局及申請、復於取得專利權 後妥善維護其有效性等二重要前階段後，其關於專利權之行使與否及其方式，判 斷之重點將在於後階段之專利訴訟制度以及專利權損害賠償計算制度設計之良 窳，此二重要之後階段，除專利訴訟制度中法院對於專利有效性以及專利侵權之 判斷標準是否客觀明確並易為當事人所預測是其中相當重要之問題外，關於專利 權損害賠償計算制度之設計是否客觀明確、易為法院於判決時適用以及易為當事 人所預測，更是專利權人在歷經重重關卡取得專利權保護後，於慎重考量後並決 定是否提起專利侵權訴訟以行使其專利權之重要判斷因素之一。 而現行專利侵權損害賠償數額之認定，在訴訟實務上面臨諸多問題，確實有 必要整體性思考如何解決，以下列假設性案例為例，即可輕易觀察到現行制度所 面臨損害賠償數額認定之困難： 例如：假設有一專利權為「用於增進微處理器中浮點運算功能之方法」之發 明專利；專利權人為學術研發人員，並未自行或使他人實施系爭專利，亦未曾將 系爭專利授權予第三人實施；業界類似專利之授權金比例為，5 件專利以包裹方 式授權，權利金比例 0.5％；侵權產品為 A 品牌廠商市售之桌上型電腦；侵權行 為人為生產侵權產品之 A 品牌廠商、銷售侵權產品之 B 賣場等二人。假設法院 於調查證據後，發現 A 品牌廠商主張關於桌上型電腦之平均售價為 15000 元， 平均利潤率為 22.5％，於侵權期間製造 15600 台，銷售 500 台予 B 賣場；B 賣場 主張關於桌上型電腦之平均售價為 24000 元，平均利潤率為 15％，進貨 500 台，2 已銷售 495 台1。 以現行專利法所規定，於計算損害賠償數額時，專利權人並未自行實施該發 明專利權，因此並無法選擇依據專利法第 85 條第 1 項第 1 款之兩種計算方式； 而當專利權人轉而主張以專利法第 85 條第 1 項第 2 款計算時，或可分別計算出 A 品牌廠商與 B 賣場因侵權行為所得利益，然而，專利權人該等主張將會面臨 下列問題： 問題一：A 品牌廠商與 B 賣場均會爭執系爭專利僅為桌上型電腦中，單 一元件中央處理器中，其中一處理器中之其中一項功能之增進而 已，當不得將整台電腦之價格都當成因侵權行為所得利益計算之 基礎。 問題二：即便可以確認出單一中央處理器之價格，然而，專利權人亦會面 臨 A 品牌廠商與 B 賣場爭執系爭專利僅為中央處理器中，其中一 處理器中之其中一項功能之增進而已，當不得將中央處理器之全 部價格都當成因侵權行為所得利益計算之基礎。 問題三：專利權人亦會面臨單一中央處理器之價格，會隨上市時間而有波 動，不易證明特定時點之價格為何等困難。 問題四：A 品牌廠商與 B 賣場將會抗辯單一中央處理器上有複數專利， 並非一專利一產品，因此將中央處理器之全部價格都當成因侵權 行為所得利益計算之基礎，並非公允。 問題五：上開利潤率係由侵權行為人（A 品牌廠商與 B 賣場）自行估算 與主張，由於不同時點之成本與費用均為浮動，實際上不易證明 成本與必要費用如何攤提扣除，亦即利潤率為何將有重大困難。 對於 B 賣場，專利權人或可主張將 B 賣場之銷售價格扣除進貨價 格作為因侵權行為所得利益，然而該計算方式僅扣除進貨成本， 1 詳細假設案例事實說明及法律分析討論，詳參第 5.1.1 節假設案例一說明。
3 但並未充分將 B 賣場之所有成本與必要費用（例如因準備銷售所 支出之成本與必要費用）扣除，對於 B 賣場失之過苛。此外，該 種計算方式仍未解決上述問題一及問題二所稱計算基礎過大之問 題。 此外，專利權人亦無法選擇以合理權利金之方式計算損害賠償，主要原因在 於本假設案例並無法獲得系爭專利既有之授權金比例，而業界僅有之相關資料亦 僅為類似專利經包裹授權之權利金比例，因此，法院並無法據以得出實施系爭專 利授權時可得收取之合理權利金數額。 目前實務上碰到此類案件，或有將 B 賣場之銷售價格扣除進貨價格作為因 侵權行為所得利益，然而該等計算方式有重大問題已如前述，各該問題如無法妥 適解決，將會增加法院判決關於損害賠償之不可預測性，以及人民對於法院判決 之質疑，均無助於健全專利權保護之法治環境。 從而，依據現行專利法體系下損害賠償計算，將會有諸多問題需要克服，倘 無法克服，承審法院將會面臨專利權人已證明受有損害，但無法證明損害賠償數 額之困境，則此時法院是否即需以民事訴訟法第 222 條第 2 項審理之？但即便法 院欲依據民事訴訟法第 222 條第 2 項審理，但又該如何計算呢？是否反而造成判 決結果更不明確或招致濫用民事訴訟法第 222 條第 2 項之批評呢？此即為現行專 利法體系下損害賠償計算之諸項法律規範不明確之問題，亟需予以解決，否則將 無法達成救濟專利權人所受侵權之損害。 關於上開專利侵權損害賠償數額之問題，可以從專利權人、被控侵權行為 人、以及法院等三面向來綜合考量，始能妥適建構出合宜之認定方法： 就專利權人而言，如果專利侵權損害賠償計算制度之設計無法充分填補其所 受損害或所失利益，或無法使其專有排除他人實施系爭專利之權利得到充分滿 足，將會阻卻其日後就其發明創新再佈局申請專利，且將使其放棄對專利權繼續 耗費資源予以維護，也將導致專利權人日後不再考慮以專利侵權訴訟作為其專利 權行使之方式。亦即，有缺陷的專利侵權損害賠償計算制度將會使得前階段專利
4 權保護體系之制度即便設計得再完善亦無濟於事，更將使得專利權保護環境徒具 形式、名存實亡。而就被控之潛在侵權行為人而言，專利權損害賠償計算制度之 設計是否客觀明確，亦係其決定是否繼續以訴訟方式解決此一爭議，或是以和解 談判之方式解決此一爭議之重要判斷因素，倘原被告兩造對於損害賠償計算之結 果因制度設計不夠客觀明確而導致兩造預測結果差距過大，則兩造續行訴訟以取 得對其有利結果之射倖性將大幅提高，更可能導致諸多無謂之專利訴訟，對於整 體專利權保護環境之健全發展亦非全然有利。 而現行專利侵權損害賠償之審理，由於法律規範均屬抽象且不明確，在實務 適用上已產生有諸多不確定，導致法院與訴訟兩造當事人在面臨此一議題時，都 面臨相當程度之難題，更導致法院判決結果常與產業界之預期大相逕庭，而過高 的判決不可預測性更將導致無謂的專利訴訟，以及助長當事人僥倖投機心理，並 無法達成專利法促進產業研發、競爭之立法終極目的。 因此，如何從體系性之角度思考專利侵權損害賠償制度，並充分考量現行民 事訴訟制度之特性，檢討與解決現行制度所面臨之法律規範不明確之問題，以健 全整個專利權保護體系，即為本文研究問題及其研究動機所在。
具可預測性
之損害賠償
數額
專利權人損害
充分填補
法院適用法規
不生障礙
被控侵權人
不致過度賠償
5
1.2 研究主題與目的
本文研究之主題希望能突破以往僅單純介紹我國專利侵權損害賠償制度，或 僅引述外國立法例即提出修法建議之研究方式，亦希望突破以往僅整理或評析外 國判決而未能就如何於我國專利侵權損害賠償體系中適用予以分析說明之研究 方式。亦即，本文之研究主題及目的在於針對現行專利侵權損害賠償制度，以體 系性之方式予以全盤思考，並由促進產業研發、競爭之角度著手，檢視制度設計 中法院判決與當事人商業談判時對於損害賠償數額為何產生有嚴重落差之原 因，分析法院、專利權人、潛在侵權行為人間關於適用此一制度時所面臨之困擾， 並嘗試以實證研究的方式研究目前台灣民事法院關於專利侵權訴訟中對於損害 賠償的判決，觀察目前法院判決中關於專利侵權損害賠償計算時所採取的原則以 及所面臨的難題，並試圖針對相關現象提供合理解釋。再依據相關損害賠償體系 整體思考如何運用現行民事訴訟法制度合理計算損害賠償數額，整合納入法官審 酌案件之參酌事項，以增加當事人對法院判決之可預測性，同時也希望提供法院 法官做為判定損害賠償金額之重要參考依據，俾以增進法院判決之一致性。1.3 文獻回顧
以往關於專利侵權訴訟制度之文獻，主要係集中討論專利權之歷史沿革、專 利權之性質、權利內容等，進行概要式專利制度之論述2，而非針對專利侵權損 害賠償制度之研究與論述。而關於專利侵權損害賠償議題研究之文獻，亦未能整 體性從橫向各種損害賠償計算方式與民事訴訟制度等面向綜合考量，而多為學說 介紹性質，未能充分體系性考量損害賠償數額認定之所有問題，因此並無法提出 可以完整解決相關問題之解決方案3。 2 以整體概略式介紹專利侵權民事救濟制度，並小量概略論述專利侵權損害賠償之問題之文獻， 例如有：(1)「發明專利權侵害及民事救濟之研究」，陳世杰，84 年台大碩士論文；(2)「侵害 專利權之民事責任」，黃鐘模，89 年東吳大學碩士論文；(3)「論專利權之民事責任」，李育昇， 90 年台北大學碩士論文；甚至有文獻主要針對專利權保護範圍，而並未針對損害賠償請求權 予以討論，例如：「論專利權保護範圍-由民、刑事責任觀點出發」，陳蕙君，90 年銘傳大學碩 士論文。 3 關於專利侵權損害賠償議題研究之文獻，亦未能整體性從橫向各種損害賠償計算方式與民事訴 訟制度等面向綜合考量，例如有：(1)「專利侵權損害賠償之研究」，陳佳麟，91 年交大科技法 律研究所碩士論文：從美國案例檢討我國專利損賠制度之設計與實施」，似僅有集中美國案例6
1.4 研究方法
本文之研究方法係先就現行專利侵權損害賠償計算之制度設計予以體系性 分析（如附表一），並提出現行體系於司法實務適用上面臨之問題，以確認現行 體系下是否有任何缺漏導致司法實務適用法規上之問題。同時也針對 2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法，進行修法後之體系性檢視（如附表二），以檢視該等 修法是否已解決前開所整理在現行體系下所產生之法律規範不明確而導致司法 實務適用法規上之問題。並以上開體系化檢視所發現之問題為核心，進行法律規 範不明確之解釋（如附表三）。本文主要之研究方法如下： (1)體系化分析方法 以體系化之方式分析現行專利權損害賠償計算體系，全盤檢視現行專利侵權 損害賠償制度所產生問題與法律規範不明確之原因，並試圖在符合現行法律規範 之基礎上，提出解釋各該不明確法律規範之可行性建議，俾以完整建構專利侵權 損害賠償數額認定之方法。 (2)實證研究 以實證研究之方法，整理歸納出現行專利侵權損害賠償制度之問題與法律規 範不明確之處，並整理現行最高法院對於相關問題之法律見解，並搭配體系化分 進行實體面分析，而未能針對舉證責任、證據調查之民事訴訟面之問題進行綜合研究論述；(2) 「論專利侵權損害賠償範圍之確定」，簡秀如，92 年政治大學碩士論文，尚未能充分體系性考 量損害賠償數額認定之所有問題；(3)「論專利侵權損害賠償之範圍及計算-專利權所失利益之 界定」，周漢威，94 年銘傳大學碩士論文，該文僅針對所失利益之部分提出創見，但未能充分 體系性考量損害賠償數額認定之所有問題，提出完整之解決方案；(4)「專利侵害損害賠償制 度之檢討與重構」，張容綺，94 年世新大學碩士論文，該文同樣未能充分體系性考量損害賠償 數額認定之所有問題，提出完整之解決方案；(5)范建得，「智慧財產權鑑價在損害賠償案件中 之運用」，「台北大學論叢 52 期，199-223 頁」，主要是針對「鑑價」之方法，並非全面整體性 之思考；(6)張宇樞，「美國與我國關於侵害專利權損害賠償範圍之探討」，「科技法律評論，2 卷 1 期，205-231 頁」，似乎過於簡化思考面向，逕予立法論主張回歸民法一般損害賠償之計 算方式，未能體察實際問題；(7)宋皇志，「我國專利侵害訴訟之實證研究」，「2005 全國科技法 律研討會論文集」，雖進行實證統計，但仍屬概括式論述；(8)「專利侵權損害賠償之計算」， 林威融，2009 年台灣大學碩士論文，該並未文將專利侵權損害賠償計算之所有問題予以檢討 與分析，僅針對部分問題引述外國說明予以分析說明。(9)「自美國專利改革趨勢論我國專利 侵權損害賠償之認定」，施志遠，2009 年清華大學科技法律研究所碩士論文，該文檢附大量我 國法院判決整理，但並未能體系性考量損害賠償數額認定之所有問題。(10)「美國專利侵權救 濟之經濟分析」，賴忠明，2012 年逢甲大學碩士論文，亦屬過於簡化思考面向，逕予立法論主 張回歸民法一般損害賠償之計算方式，未能體察實際問題。7 析之方法，確認現行制度是否確有法律規範不明確之處，以及其解釋之可行性。 (3)比較方法 藉由針對各國對於相關問題於制度設計之對應規範，檢視上開法律規範不明 確之處是否可以參考援用各國法例之相關規定，並搭配前開體系化分析方法、實 證研究方法，檢視在現行專利侵權訴訟體系下是否具有參照外國法例以解決相關 問題之空間。 (4)法律解釋方法 藉由各式法學方法來檢驗前開解決法律規範不明確問題之建議是否具有可 行性，主要之法律解釋方法有：文義解釋、體系解釋、歷史解釋等。 本文主要之研究結構在於，先以體系化方式分析，搭配實證研究分析，確認 相關法律規範不明確之問題及其產生之原因，並就最高法院判決以實證研究方法 檢視最高法院是否曾就相關問題表示其法律見解，以及各該不明確法律規範之解 釋之可能性與必要性。次以法學解釋方法提出完整建構專利侵權損害賠償數額認 定方法之相關建議，以解決現行法律規範不明確之問題，此一先以實證研究方法 整理歸納現行專利侵權損害賠償數額認定問題，並以解決各問題為出發點之方式 來建構損害賠償數額認定方法之建議及相關方法，為本文首先提出而為以往相關 論文未曾碰觸之研究方法，因此該等方法學及其完整建構損害賠償數額認定方法 之建議為本文突破以往研究方法之主要貢獻所在。最末本文再就假設性案例進行 分析，檢視該等案例於現行體系下於適用法規計算損害賠償時因法律規範不明確 所產生問題，並依據本文建議完整建構後之損害賠償數額認定方法，檢視相關法 律規範不明確之問題是否得到解決，以確認本文上開研究方法所提出之建議是否 具有可行性。 (5)法律補充方法 於上開法學解釋方法對於現行專利侵權損害賠償認定方法，進行法律解釋 後，如已能解決相關問題，則本文所建構之專利侵權損害賠償認定方法當屬具有
8 相當之可行性。惟倘本文所建構之專利侵權損害賠償認定方法仍有不足，亦即倘 依據法學解釋方法仍不足以解決所有問題，則此時恐有法律漏洞之產生而需要適 度進行法律補充之問題，而通常適合之法律補充方法，計有「類推適用」、「目的 性限縮或擴張」、「創造性補充」等法學方法。 (6)修法建議 而就法律解釋或法律補充等法學方法仍不足以解決所有問題，則較為妥適之 方法則為法律修正，以利完整解決相關問題。
1.5 本文架構
本文架構主要先從研究問題之提出、確定研究主題及目的後，進行文獻回顧 以及研究方法之確立；其後體系化分析現行專利法體系下專利侵權損害賠償計算 之法律規範，並以實證研究之方式歸納整理出現行法律規範所面臨之問題；針對 本文研究方法圖示9 相關法律規範之問題，再予分析確認不明確法律規範之解釋可能性與必要；於建 構專利侵權損害賠償認定方法之前，先實證研究我國最高法院關於專利侵權損害 賠償之相關判決，以確認前述歸納整理之法律問題，最高法院判決是否曾有相關 見解可資參酌，並比較分析外國法之規範，以瞭解各該規範是否有可能用以解決 現行法律規範所面臨之問題，最後再針對現行法律規範所面臨之問題，逐一以比 較解釋及其他解釋方法提出解決方案，如尚未能完整解決問題，則再行思索是否 有以法律補充之法學方法，或是否必須以法律修正之方式解決問題，以完整建構 我國專利侵權損害賠償數額之認定方法；最末，本文再以較具爭議性之假設案 例，驗證本文建構之專利侵權損害賠償數額認定方法，以確認是否可以解決現行 法律規範所面臨之問題。
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貳、 現行專利法體系下專利侵權損害賠償計算
專利權之侵害，依據現行專利法之規範，專利權人除具有排除侵害或侵害防 止請求權外，尚得主張損害賠償請求權，本章節將先介紹現行專利法體系下專利 侵權損害賠償之構成要件，以及現行專法體系下損害賠償之計算方式，並逐一分 析出現行專利法體系下專利侵權損害賠償問題，同時介紹 2011 年 12 月 11 日專 利法修正後專利侵權損害賠償計算之規定，確認尚待解決之問題為何，並分析建 構專利侵權損害賠償認定方法之可行性與必要性。以利本文後續各章節各研究方 法之提出與驗證建構後專利侵權損害賠償數額認定方法是否可解決現行體系下 之問題。2.1 現行專利侵權損害賠償之構成要件
1. 專利侵害請求權主體 按專利侵害請求權之主體係指依專利法得行使專利權之主體，依現行專利法 之規定有二，其一為專利權人4，其二為專屬被授權人5：其請求權基礎係分別為 專利法第 84 條第 1 項及第 2 項。 而專利權之內容，依專利法第 56 條第 1 項及第 2 項規定：「物品專利權人， 除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、 使用或為上述目的而進口該物品之權。」「方法專利權人，除本法另有規定者外， 專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目 的而進口該方法直接製成物品之權。」倘專利權為他人以前述行為態樣所侵害， 專利權人得依法請求損害賠償。而專屬被授權人依法亦得為損害賠償請求權人， 惟尚有下列值得注意的問題： (1)重覆請求問題 4 專利法第 84 條第 1 項：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵 害，有侵害之虞者，得請求防止之。」新型專利依專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項，新式 樣專利依專利法第 129 條準用第 84 條第 1 項。 5 專利法第 84 條第 2 項：「專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。」新 型專利依專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項，新式樣專利依專利法第 129 條準用第 84 條第 1 項。11 按依現行專利法第 84 條第 2 項規定，專利權人與專屬被授權人均得對侵權 人行使損害賠償請求權，然二者倘同時分別主張6，依現行法規之文義解釋，即 可能產生重覆請求之問題。惟依據舊法規定，專屬被授權人經專利權人通知後而 不為損害賠償請求且契約無相反約定者，始得主動行使損害賠償請求權7，因此 二者自不生重覆請求之問題，而新法的修法理由在於放寬規定使得專屬被授權人 亦得主動為損害賠償之請求，於歷史解釋上仍應依據契約自由原則，依據當事人 之本意定之。因此如遇有同時分別請求，應依據專屬授權契約規定，如無規定， 在立法體系解釋下，既然專屬被授權人從限制需先通知專利權人到放寬為得逕為 請求，似以專利權人主張優先為宜8。 (2)專屬授權登記問題 按專利權人授權他人實施其專利權，非經向智慧財產局登記，不得對抗第三 人9，此一授權登記始得對抗第三人之效力規定，不分專屬授權或非專屬授權， 換言之，專屬授權人於行使其專利權時，亦需登記始得產生對抗第三人之效力。 惟針對他人侵害該業經專屬授權之專利權時，專屬被授權人是否需經授權登記始 得行使損害賠償請求權（對抗第三人即侵權行為人），即可能產生疑義。一說為 專屬授權需經授權登記始產生對抗專利權人以外第三人之效力，此一第三人包含 侵權行為人，因此，未經授權登記之專屬被授權人，仍不得行使專利權10；另一 說為此一授權登記似可補正，退步言之，縱不得補正，亦得先由專利權人先為權 利之主張，再由專屬被授權人承當訴訟11，惟此一承當訴訟12，係指以專利權人 6 倘為專利權人與專屬被授權人於同一訴訟中同時主張，並不生重複請求之問題。然如專屬授權 後，倘專利權人未保留實施權利，則實務上亦有認為專利權人既無再實施權，當無損害賠償請 求權，智慧財產法院 97 年度民專訴字第 47 號參照。 7 1994 年專利法第 88 條第 2 項：「專屬被授權人亦得為前項請求。但以專利權人經通知後而不 為前項請求且契約無相反約定者為限。」 8 仍有見解認為專利權人於專屬授權後，可認為已有移轉專利權行使的意思，自以專屬被授權人 行使優先為宜，參謝銘洋等著，專利法解讀，頁 171（1997）。 9 專利法第 59 條：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經 向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」新型專利依專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項， 新式樣專利依專利法第 129 條準用第 84 條第 1 項。 10 謝銘洋等前揭註 8，頁 171。 11 參陳志超，專利法理論與實務，頁 274（2002）。 12 民事訴訟法第 254 條第 1 項：「訴訟繫屬中為訴訟標的之法律關係，雖移轉於第三人，於訴訟 無影響。但第三人如經兩造同意，得聲請代當事人承當訴訟。」第 2 項：「前項但書情形，僅
12 先提起訴訟後為之，如遇專屬被授權人於未經授權登記之情形下即提起訴訟，並 不適用之，亦即該等訴訟案件恐將因當事人不適格，並不具有權利保護要件，則 其所訴事實在法律上顯無理由，法院得依民事訴訟法第 249 條第 2 項之規定，不 經言詞辯論，逕以判決駁回之13；再有一說認為未經授權登記不得對抗第三人， 該第三人係指受有正當利益之第三人，因而侵權行為人不包含在內14。 (3)專屬被授權人對專屬授權前之損害賠償得否請求問題 原則上關於專屬授權的內容基於契約自由原則，依據當事人間的意思為準， 然對於專屬授權前之損害賠償請求權是否得併予移轉即可能產生疑義，按專屬授 權當具有授權期間，對於授權期間以外的損害賠償請求權似乎不得為專屬授權契 約移轉權利的標的，但如契約中有併予約定，仍非不得為之，而該約定類似於債 權讓與之性質，依據民法第 297 條第 1 項之規定，應非經讓與人或受讓人通知債 務人，對於債務人不生效力，但此等規定於實務上運作恐有困難，此等損害賠償 請求權讓與並非向智慧局登記之項目，則一般人似無從自專利權讓與登記之公 告，知悉此債權讓與之事實，因而，讓與人或受讓人恐需就此讓與向侵權行為人 為「通知」之行為，否則此一讓與對侵權行為人不生效力。所幸，一般起訴之行 為，如已具體表明上開讓與事實，或可認定為已「通知」之情形。惟值得注意的 是，如果讓與之損害賠償請求權，距離提出讓與文件並通知侵權行為人之時間超 過民法第 197 條第 1 項消滅時效，侵權行為人恐可主張損害賠償請求權已罹於時 效，而拒絕給付15。 2. 專利證書號碼標示義務 按「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被 他造不同意者，移轉之當事人或第三人得聲請法院以裁定許第三人承當訴訟。」 13 對於侵權行為人是否屬於善意信賴之第三人，恐有爭議，況專利權之存在業經公示，僅係專 利權是否業經專屬授權不明，倘嚴格禁止未經授權登記之專屬被授權人行使專利權似失之過 苛。然專利權人既尚得行使損害賠償請求權，前述見解即尚非不當。 14 智慧財產法院 97 年度民專訴字第 47 號參照；另台灣高等法院 97 年智上 15 號亦表明：「專利 權讓與未經向智慧財產局登記，不得對抗第三人，並非規定不得請求損害賠償」，該判決業經 最高法院 99 年度台上字第 921 號判決予以維持。 15 最高法院 99 年度台上字第 387 號判決參照。智慧財產法院 99 年度民專上更（一）第 9 號判 決參照。
13 授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明 知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」專利法第 79 條訂有明 文，此一專利證書號碼標示義務之目的在藉由專利權人協助社會大眾辨識專利物 品，並避免無辜者侵權16。 因此專利證書號碼標示義務係為損害賠償請求之特別要件，如不符合此一特 別要件，將不得請求損害賠償17，此與侵權行為人之故意過失之主觀要件係分屬 不同要件。惟如侵權行為人明知或可得而知為專利物品者，亦得做為滿足此一特 別要件之替代證明方式。 值得注意的是，此一專利標示義務在實務踐行上可能會產生下列問題： (1)產品上不易標示問題 於電子零件的演進流程中，產品微小化可能為其中一個趨勢，因此在實務上 有部分產品無從標示，替代方案係於產品包裝上為專利標示。但實際上部分電子 IC 零件係使用於終局消費型產品，可能無從替具有專利之電子零件為專利標 示。此一問題將造成日後損害賠償請求之可能障礙。 (2)方法專利之標示問題 專利法第 79 條之文義上係要求專利權人於專利物品或其包裝上進行專利標 示，於物品專利固無疑問，但對於方法專利18，恐必須在該方法直接製成之物品 為專利標示，倘無直接製成之物品，將容易產生爭議，對於專利權人行使權利亦 將造成障礙。 3. 侵權人具有客觀責任原因—侵權人侵害有效之專利權 按客觀責任原因，係損害賠償請求權之重要要件，亦即必須對於專利權有不 法侵害行為存在，其內容如下： 16 參劉尚志等著，Patent wars 美台專利訴訟：實戰暨裁判解析，頁 417（2005）。 17 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 117 號判決、97 年度民專訴字第 47 號判決參照。 18 對於製程代工業者，專利標示將可能有一定程度的不便與困難。
14 (1)被侵害之專利權係為有效存在 按專利權之有效性，係為專利侵權行為存在之前提要件，依據智慧財產案件 審理法第 16 條第 1 項規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原 因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷」，換言之，倘系爭專利權非有 效存在，自無所謂專利侵權行為存在。 無效之專利權可能為專利權期滿、拋棄、未依限繳納規費等專利權具有當然 消滅之原因19，以及專利權因不具專利要件經智慧財產局依舉發或依職權撤銷者 20，對於已消滅或撤銷之專利權，或為公知技術，或為不受權利保護之技術，任 何人得使用而不構成侵權行為。 目前智慧財產法院之審理實務，於審理此一爭點時，採取由抗辯人提出相關 先前技術證據，以及主張專利有應撤銷原因之理由與範圍，為避免訴訟程序之延 滯，通常會以協議簡化爭點之方式，於法院指定之期限內提出所有主張專利有應 撤銷原因之證據及理由，於專利權人提出相關答辯意見後，再由兩造當事人進行 以技術簡報為基礎之言詞辯論後，由法院判斷之。 (2)侵權行為之態樣落入專利權之申請專利範圍 19 專利法第 66 條： 「有下列情事之一者，發明專利權當然消滅： 一、專利權期滿時，自期滿之次日消滅。 二、專利權人死亡，無人主張其為繼承人者，專利權於依民法第一千一百八十五條規定歸 屬國庫之日起消滅。 三、第二年以後之專利年費未於補繳期限屆滿前繳納者，自原繳費期限屆滿之次日消滅。 但依第十七條第二項規定回復原狀者，不在此限。 四、專利權人拋棄時，自其書面表示之日消滅。」 20 專利法第 67 條： 「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書， 無法追回者，應公告註銷： 一、違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條或第四十 九條第四項規定者。 二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。 三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。 以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情 事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。 舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審 酌之。 舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」
15 按專利侵權之核心問題，在於侵權行為人所為之行為態樣是否落入專利權人 之申請專利範圍中，此一部份涉及技術判斷問題，目前司法機關多遵循司法院函 轉各級法院參考之「專利侵害鑑定要點」21，用於檢視當事人呈送之侵害鑑定報 告22或是經法院指定鑑定機構所作成之鑑定報告是否具有鑑定流程上的瑕疵，而 法院判決亦常以鑑定報告違反鑑定流程而作為不採用該鑑定意見之理由23。 目前智慧財產法院之審理實務，於審理此一爭點時，採取由專利權人提出侵 權比對分析，通常可以是前揭私委託之鑑定意見，或是當事人自行製作之侵害比 對分析意見，法院將會命被告針對上開書面意見提出答辯，通常法院會要求被告 提出專利權人所提報告有何違背「專利侵害鑑定要點」之理由，倘僅提出「不侵 權報告或分析意見」，會被認為尚未充分，因此在被告提出相關實質答辯意見後， 通常會再由兩造當事人進行以技術簡報為基礎之言詞辯論後，由法院判斷之。 (3)加害人無合法權源 21 有鑒於「專利侵害鑑定要點」有助於侵害專利鑑定機構提昇作業之正確性，經濟部智慧財產 局乃依八十五年元月公告施行之「專利侵害鑑定基準」修正旨揭要點，並送請司法院提供法 官於送鑑定時參考。司法院秘書長以 93 年 11 月 2 日秘台廳民一字第 0930024793 號函將「專 利侵害鑑定要點」函轉各級法院參考，並經臺灣高等法院以 93 年 11 月 8 日院信文速字第 0930107665 號函將「專利侵害鑑定要點」提供各級法院法官於送鑑定時參考。 22 目前實務見解以當事人自行呈送之鑑定報告其性質僅為「書證」的一種，尚非訴訟中經法院 指定鑑定人作成之鑑定報告。參台北地方法院 94 度訴字第 81 號判決：「臺灣省機械技師公會 先後於 94 年 7 月 8 日及同年 11 月 23 日出具兩份鑑定報告，然按所謂『鑑定』，係以具有特別 知識之人，在訴訟程序中陳述關於特別法規或經驗定則之意見，而以其陳述，為證據之用者稱 之。查，前開兩份鑑定報告，係由原告起訴前自行委請臺灣省機械技師公會所製作，並非於本 件訴訟程序中由具有專業知識之人所出具之意見，故於證據評價上，應認定為屬原告所提出之 書證。」 23 參嘉義地方法院 92 年度智字第 6 號：「本院認根據智財局頒佈專利侵害鑑定要點之鑑定侵害 判斷流程，必須先利用全要件原則判斷待鑑物品之技術內容是否構成對系爭專利之字義侵害， 再依據所判定之結果，分別依均等論或逆均等論，進一步分析比對待鑑物品與系爭專利是否具 有實質相同的技術手段，達成實質相同的技術功能，而產生實質相同的結果。簡言之，在進行 第一階段全要件原則的判斷時，係就申請專利範圍其技術特徵之文字意義，一一比對是否完全 對應表現在待鑑定物品中，判定是否符合全要件原則後，再比對兩者是否具有實質相同之技術 手段、功能及結果。換言之，在進行第一階段全要件原則的判斷時，僅就技術特徵之文義讀取， 無須考慮實質技術手段、功能及結果，因此，本院認為在進行全要件原則的判斷時，不論是獨 立項或附屬項，均須進入文義特徵比對之範圍，因此，國立雲林科技大學將獨立項及附屬項均 置入全要件原則比對之範圍內，應為可採。中國機械工程學會僅將獨立項做為全要件原則比對 之對象，已有疏漏，其另認定部分附屬項之技術特徵雖有不同，但因係依附獨立項而不影響實 質實施手段等語，然本院認是否為實質相同手段之判斷，應係在均等論或逆均等論下探究為 是，惟中國機械工程學會將之置於全要件原則下考慮，顯有所誤，故其前揭鑑定比對之流程顯 非完全正確，尚難憑採。」
16 按專利法第 56 條第 1 項及第 2 項規定：「物品專利權人，除本法另有規定者 外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的 而進口該物品之權。」「方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未 經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法 直接製成物品之權。」因此，倘行為人已得到專利權人之同意，例如經由專利權 讓與、信託、授權他人實施、繼承或其他技術合作等方式24，當不構成專利權之 侵害。 (4)侵害行為係屬於專利權授與之地域範圍內 按專利法係採屬地原則，係由依地域法律經由審查後授與在特定司法管轄區 域內之專屬權利，涉及各地域之立法政策及司法制度之範疇，因此專利權人僅能 在獲得授與專利權之地域範圍內行使其權利25。 4. 專利權人因而受有損害26 按現行實務見解27，採完全賠償說28，亦即無損害即無賠償，賠償之目的在 於填補損害。換言之，若該侵權行為存在並不造成專利權人有任何損害，則無庸 對專利權人為任何賠償29。然若僅為數額無法確切證明，則法院應審酌一切情 況，依所得心證定其數額30。 24 蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，頁 18（2009） 25 專利權之域外效力，於美國法有諸多討論，惟均屬例外情形之補充救濟方式，參 AT & T Corp. v. Microsoft Corp., 414 F.3d 1366, 75 U.S.P.Q.2d 1506 (2005).
26 實務上易曾認為：「而專利權人授權他人實施其專利權時，通常會收取權利金，於侵害專利權 事件，因專利權人與侵權人間並無授權契約關係之存在，則專利權人授權實施所收取之權利 金，應可作為損害賠償之計算參考。」，智慧財產法院 97 年度民專訴字第 66 號判決參照，此 判決雖然主要係說明其依據「合理權利金」來計算損害賠償之合法性與合理性，然而，上開論 述似可認為「相當權利金之損失」可以專利權人受有損害之另一種證明方式。而智慧財產法院 99 年度民專訴字第 156 號更明確表明：「由於專利權之效力主要在於權利人得排除他人未經其 同意而侵害專利權之行為，故於專利侵權事件，專利權人因侵權之事實，至少受有依通常情形 可得預期之利益即專利授權金。」 27 最高法院 19 年上字第 363 號判例：「關於侵權行為損害賠償之請求權，以受有損害為成立要 件，若絕無損害亦即無賠償可言。」 28 陳怡妃，台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討，交通大學科技法律研究所碩士論 文，頁 55（2006）。 29 最高法院 19 年上字第 3150 判例：「關於侵權行為損害賠償之請求權，以受有實際上損害為成 立要件。」 30 民事訴訟法第 222 條第 2 項參照。
17 5. 侵權人具有主觀責任原因 按現行專利法對於侵害排除請求只要有侵害行為造成之侵害狀態，專利權人 即得請求排除之，此一侵害排除請求權類似民法第 767 條之所有權妨害除去請求 權，至於行為人是否有故意過失，並非所問。此與所有權人行使民法第 767 條之 所有權妨害除去請求權時，不以行為妨害人或狀態妨害人有故意過失者為限，恰 屬相同31。 而專利法對於損害賠償請求則採過失原則，亦即行為人必須有故意過失不法 侵害他人之專利權時32，專利權人始能行使損害賠償請求權。至於目前亦有見解 認為專利法亦屬保護他人之法律，依據民法第 184 條第 2 項，行為人如侵害他人 專利權，似可認為係違反保護他人之法律，因而有推定行為人具有故意、過失， 倘行為人欲免除損害賠償責任，應舉證其行為無過失，方能免除其損害賠償責任 33。惟上開推定過失之見解，實務上多所爭議，2011 年 12 月 21 日修正公布之專 利法第 96 條第 2 項，已將專利權人必須證明侵權行為人有侵害專利之「故意或 過失」列為損害賠償請求之要件34，以求杜絕爭議。 另值得注意者，關於排除或防止侵害請求權，依據上開說明，由於性質上類 似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已 足，毋須再論行為人之主觀要件，因此 2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法第 96 條第 2 項所規定行為人需具有「故意或過失」之主觀要件，僅限於「損害賠 償請求」，並不及於「排除或防止侵害請求」，應予敘明。 6. 侵權行為與損害間具有因果關係35 按現行司法實務，侵權行為責任原因之事實與損害間必須具有因果關係36， 31 詹森林，專利權受侵害時之排除侵害與損害賠償，月旦法學第 13 期，頁 17（1996）。 32 最高法院 93 年度台上字第 2292 號判決。蔡明誠，前揭註 24，頁 24。 33 最高法院 94 年度台上字第 1340 號判決。 34 2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法第 96 條第 2 項規定：「發明專利權人對於因故意或過失 侵害其專利權者，得請求損害賠償。」 35 由於侵權行為與損害間必須存有相當因果關係，因此，似可認為專利貢獻度之觀念亦應納入 損害賠償計算之考量因素之一。 36 最高法院 30 年上字第 18 號判例：「損害賠償之債，已有損害之發生及有責原因之事實，並二
18 而所謂因果關係，目前通說採相當因果關係，係由「條件關係」及「相當性」所 構成，前者在審究其條件上之因果關係，屬於自然的、機器的規範性判斷；後者 在認定條件之相當性。屬價值判斷，具有法律上歸責之機能37。 7. 無專利權效力所不及之情事 按對於符合前述諸專利侵權損害賠償構成要件之行為，倘該等侵權行為屬於 專利權效力所不及之情事，專利權人仍不得對行為人請求損害賠償，專利權效力 所不及之情事如下38： (1) 為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。 (2) 申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內， 於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權 者，不在此限。 (3) 申請前已存在國內之物品。 (4) 僅由國境經過之交通工具或其裝置。 (5) 非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在 舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。 (6) 專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物 品者。上述製造、販賣不以國內為限。 (7) 混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其專利權效力不及於醫師 之處方或依處方調劑之醫藥品。
2.2 現行專利侵權損害賠償之計算方式
現行專利法體系下專利侵權損害賠償計算主要是依據專利法第 85 條之規 者之間有相當因果關係為其成立要件。」 37 蔡明誠，前揭註 24，頁 20。 38 專利法第 57、58 條參照。19 定，由專利權人擇一計算，大致可以分為兩種方法，一為依據專利法第 85 條第 1 項第 1 款之規定，依民法第 216 條之規定，以填補當事人所受損害、所失利益 為計算之原則，如有困難，得採差額說，亦即專利權人於侵權行為之前後收益之 差額作為所受損害；另一為依據專利法第 85 條第 1 項第 2 款之規定，採利益說， 亦即以侵權行為人因侵權所獲得之利益作為損害賠償數額，當侵害人不能就其成 本與必要費用舉證時，改採總銷售說，亦即以侵害人銷售該物品之全部收入為所 得利益以計算損害賠償數額。雖然專利權人依法具有損害賠償計算之選擇權39， 但因為相關證據資料蒐集與舉證上的不易，司法實務判決上仍不免面臨相當的困 難，造成了專利權人行使權利上的障礙，以及法院審理專利侵權案件上的難題。 因此，現行體系關於專利侵權損害賠償之計算，其法律規範具有相當程度之不明 確，亟需予以解釋，以避免法律規範不明確所造成之不當影響。 為此，為解決上開法律規範不明確之問題，現階段法院於審理損害賠償數額 時，可另外再搭配民事訴訟法中相關證據法則、證據妨礙對他造主張事實之推 定，以及法院於認定困難審酌相關情狀後自行獲得心證等方式修正對專利侵權損 害賠償之計算，相關專利侵權損害賠償計算體系可表列如附表一，詳如下述40： 39 板橋地方法院 93 年度智字第 27 號判決參照。 40 請參照下列體系表，現行專利法體系專利侵權損害賠償計算（附表一）。
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現行專利侵權法定損害賠償數額計算方法(附表一)
專利法§85 專利法§85I1 權利人所受損害、所 失利益 民法§216：所受損害、 所失利益 不能提供證據方法證 明時，以權利人受侵 害前後通常可獲得利 益之差額為所受損害 專利法§85I2 侵害人因侵害所得之 利益 侵害人因侵害行為所 得之利益 侵害人不能就其成本 及必要費用舉證時， 以侵害人銷售該物品 之全部收入為準 現行修正方法 辦理民事訴訟事件應 行注意事項 依原告聲請囑託鑑定損害額 命被告提出計算所需相關文書 參考合理權利金 法院依經驗法則論理法則之範圍獲得心證 故意侵權懲罰性賠償21 1. 依據民法第 216 條之規定，以填補當事人所受損害、所失利益為原則，如 有困難，得採差額說（現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款）： 在差額說的計算因素中，必須將專利權人就其實施專利權通常可獲得之利益 減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。惟如何推估專利 權人實施專利權通常可獲得之利益，於實務認定上頗生爭議，畢竟市場競爭者 眾，是否在排除侵權行為者後，專利權人必能掌控整個市場？或者專利權人所應 得利益之減少，均係因為侵權行為人進入市場所導致，而非專利權人己身經營不 善？各種可能因素相當複雜，造成實務上得以順利以此種方式主張專利權損害賠 償數額之案例屈指可數。因此，此一法律規範確實有諸多不明確之處，亟需予以 解釋。 2. 利益說及總銷售說（現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款）： 此一計算方式，係專利法所獨有的推估損害賠償數額方式，主要係以侵害人 因侵害行為所得之利益推估為損害賠償數額，於侵害人得合理舉證的情形下，將 銷售侵權物品全部收入減除成本及必要費用作為損害賠償數額，此即利益說（現 行專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段），但如果侵害人無法就其成本與必要費用舉 證，則法院將以銷售該物品全部收入為所得利益，此即總銷售說（現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段）41。其立法目的顯然係在免除專利權人對於前述差額說 舉證與計算不易的困擾，並課予侵害人承擔舉證其成本及必要費用之義務。然實 務上，因為專利權人對於被告相關資料帳冊不易掌握的情形下，且部分案件之全 部銷售情形不必然顯示於資料帳冊，因此於主張此一利益說作為損害賠償之計算 方式，原告亦不免產生相當困難。另外，在原告具有損害賠償計算之選擇權之情 形下，當原告選擇此一方式計算時，又常有被告因為無法提出證據證明實際成本 41 學者有認為「利益說」或「總銷售說」係源自德國法院判決中準用德國民法第 687 條第 2 項、 第 684 條第 667 條有關「準無因管理」之規定而來，參蔡明誠，發明專利法研究，第 234-235 頁，1997 年版。由於以類似無因管理中之「不法管理」之觀念來思考，其效果上或許可將侵 害人之所得利益全數作為作為應返還專利權人之不法利益，此時將不論不法利益是否大於實際 損害，將可避免適用「不當得利」之觀念時，如「利益」數額大於「損害」數額時，其效果僅 能及於「損害」數額之問題，參王澤鑑，不當得利，民法債編總論第二冊，第 195 頁，民國 81 年版。
22 及必要費用，而導致損害賠償金額無法扣除該等成本及必要費用之不合理性，對 於被告亦非衡平。 再者，利益說在為了克服專利權人舉證困難的情形下，可能過度高估被告產 品與原告產品之替代性，事實上除非市場上並無其他侵權產品存在，否則極可能 已扭曲損害賠償計算之因果關係認定。此外，倘專利權人未實施該專利，仍得擬 制被控侵權人之所有銷售利益為專利權人所受損害，是否過度高估專利權人所受 損害，亦值商榷。 因此，利益說與總銷售說，對於原告或被告，在實際案件適用上，產生諸多 質疑與不合理之現象，且不免與實際損害有一定程度之差異，倘勉予適用，在個 案亦非全數允當，因此，此一法律規範確實有諸多問題，亟需予以解決42。 3. 法院其他修正方式 如上所述，為此，為解決上開法律規範於適用時之問題，現階段法院於審理 損害賠償數額時，可另外再搭配民事訴訟法中相關證據法則、證據妨礙對他造主 張事實之推定，以及法院於認定困難審酌相關情狀後自行獲得心證等方式修正對 專利侵權損害賠償之計算。例如： 依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，「當事人已證明」受有損害而不能 證明其數額或證明有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。 而辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 條特別針對民事訴訟法第 222 條進 一步解釋如何於具體個案中運用其規定，其中第 1 項針對損害額之認定有下列說 明：「損害賠償之訴，當事人已證明受有損害，而有客觀上不能證明其數額或證 明顯有重大困難時，法院應審酌全辯論意旨及調查證據之結果，於不違背經驗法 則及論理法則之範圍內，依所得心證定其數額。」而此一說明，已具體表明損害 42 學者有認為適用「利益說」或「總銷售說」之前提應限於侵害人有「主觀上故意」為宜，參 黃銘傑，「侵害行為所得之利益」計算損害規定之法律定位、功能及適用，月旦法學雜誌，第 167 期，2009 年 4 月。其主要理由在於此一法條似以懲罰侵害人為其出發點，以預防及遏止專 利侵權行為，因此，必須有限度限制使用，以避免形成過度處罰侵害人之不合理之現象，此亦 為闡釋不明確法律規範之重要建議。
