第三章、 虛擬角色與商標權

第六節、 角色商標戲謔仿作與商標淡化理論

四、 保護商業性戲謔仿作之方式

儘管美國 FTDA 法案已就非商業性的戲謔仿作行為設立商標淡化侵權的免責 規定,但實際上出於非商業目的而從事角色商標戲謔仿作者仍屬少數,如前述 Pillsbury Co. v. Milky Way Productions 、 DC Comics Inc. v. Unlimited Monkey Business, Inc.、Toho Co. v. Sears Roebuck & Co.等案例中,利用人均係出於商業性 目的將著名角色商標戲謔仿作後,用於自家商品之販售,因此單純以形式上商業/

非商業性二分法區別戲謔仿作得否免責,已不足以保障利用人的權益,而落入商 業性利用之戲謔仿作應如何妥適予以保護,非無疑問。觀察美國法院近來的作法 有三,一是選擇將「非商業性使用」之要件從寬解釋,認為戲謔仿作縱帶有商業 與營利目的,但只要具有任何非商業性之目的如評論或諷刺,不論其評論或諷刺 程度多薄弱,均可將之視為非商業使用,故商業性戲謔仿作實質上仍有排除商標 淡化之空間393;惟一旦被法院歸類為純商業性目的之利用行為,則戲謔仿作者成 立合理使用之可能性將趨近於零,無論戲謔仿作者所提供之商品或服務是否近似

392 參見最高行政法院 101 年度判字第 396 號判決;另參見智慧財產法院 100 年度行商訴字第 104 號行政判 決、臺北地方法院 102 年度智簡字第 30 號刑事判決。該案原告乃將知名品牌 Hermes 的柏金包的立體設計 外觀平面列印在帆布袋上,喚作「嬌蕉包」於市面上銷售,並將 Hermes 商標中的馬車圖樣以揶揄之方式置 換為一根香蕉馬車、將 HERMES 的文字改為「BANANE TAIPEI」後向智慧財產局申請商標註冊而遭核駁,

因而提起行政訴訟。惟本案智慧財產法院、最高行政法院均認為兩商標指定使用之商品類別有所重疊,且 圖樣與整體外觀極為近似,一般具有普通知識經驗之消費者,於購買時施以普通之注意,並不容易區辨,

應屬近似之商標,而有混淆大眾之可能性。此外,法院亦拒絕原告戲謔仿作之主張,認為原告嬌蕉包業者 所為乃搭便車侵奪他人商譽之行為,因而判定原告商標不得註冊。判決定讞後,HERMES 更進一步向嬌蕉 包業者提出商標侵權訴訟,而嬌蕉包業者於 2013 年 3 月 29 日嗣經臺北地方法院判決認定構成商標侵權。

393 王偉霖,同註 358,頁 357。

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於原商標權人,或兩者間有無競爭關係皆然394。易言之,於此情境下,商標淡化 的保護價值將明顯凌駕於言論自由的保護之上。

第二種作法則是透過權衡法則(a balancing test),試圖在保護商業性言論自由 之公共利益與避免混淆誤認之公共利益間尋求適當平衡點395,第二巡迴上訴法院 於 Rogers v. Grimaldi 案所創設的「Rogers 測試法」,即屬此種權衡法則的運用,

該案法院指出蘭姆法案應予適當限縮,唯有當避免消費者混淆的公共利益大於自 由表達的公共利益時,方適用於藝術作品396。至於後續法院實務見解如 Anheuser-Busch,Inc. v. Balducci Publ’ns 案則將 Rogers 測試法置於混淆可能性分析之後,故 縱使戲謔仿作具有混淆可能性,但若自由表達的公共利益大於避免混淆的公共利 益時,此時憲法第一修正案的言論自由仍應優先受到保護397

第三種作法,則是透過修法明文將戲謔仿作與指示性合理使用排除於商標淡 化之適用範圍,美國蘭姆法案(Lanham Act)於 2006 年修法後即新增第 43 條 c 項 第 3 款(15 U.S.C. § 1125(c)(3))免責事由之規定,明列指示性合理使用與戲謔仿 作在內,依該法條規定,知名商標權人對下列三種情形,不得主張商標因受到模 糊化或減損而構成淡化 :「(一)使用人以合理使用之方式,包括指示性或描述 性合理使用,或功能性使用之方式使用知名商標權人之商標,而不僅只在於表明 該他人之商品或服務之來源之識別性使用,該使用方式包含:1、以比較性廣告 或促銷之方式以使消費者得以比較使用人與商標權人之商品或服務;2、為識別 或模仿諷刺、批評或評論知名商標權人之商標或其提供之商品或服務之目的。

(二)任何形式的新聞報導或評論;(三)使用標章非作為商業使用」。 其背後 立法考量在於避免知名商標權人不當阻礙社會大眾自由表達之權利,尤其是正確 地描述知名商標權人之商標,而不會構成混淆之使用方式 ;藉此排除商標戲謔仿

394 See, Justin J. Gunnell, Evaluation of the Dilution-Parody Paradox in the Wake of the Trademark Dilution Revision Act of 2006, 26 Cardozo Arts & Ent. L.J. 441, 460 (2008).

395 王偉霖,同註 358,頁 353。

396 吳佩凌,商標之戲謔仿作─對既有秩序的「有理」取鬧?,國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩

士論文,2014 年 1 月,頁 115。

397 同前註,頁 123。

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作於淡化理論適用之範圍,並限縮角色商標權人對著名角色商標的權利行使。惟 有學者觀察,新商標淡化法之規定於美國立法修正通過後迄今尚未有直接適用之 案例出現,而是繼續沿用以往非商業性使用之標準或權衡法則判斷戲謔仿作之合 法性 ,故明文限縮商標淡化適用範圍之實質效益仍有待後續觀察398

就此,本文以為美國實務第一種擴大解釋非商業性使用的作法,可能有違該 法條本身文義解釋,反而扭曲了非商業性使用與商業性使用的基本定義,故較不 妥適。至於法院透過權衡法則或修法明文排除戲謔仿作成立商標淡化之作法,則 值得我國效法,蓋商標權存在的根本意義仍在於維護市場競爭秩序,而非在賦予 商標權人遏止他人利用其商標從事思想交流或表達不同觀點的權利。

五、 小結

在傳統實務觀點下,有無造成相關消費者混淆誤認之可能性是戲謔仿作的唯 一一道防線,一旦越界,即構成商標侵權行為。惟值得反思的是,著名商標的減 損淡化並不要求須有混淆誤認之虞即足以成立,且就一般商標而言,利用結果縱 有致相關消費者混淆誤認之虞,亦不等同於相關消費者實際對商品服務來源發生 混淆誤認。因此,商業性戲謔仿作的結果是否真有妨礙市場公平競爭秩序之事,

並不能因此遽下論斷。當利用人利用角色商標從事嘲諷批評的結果,既能促進文 化的多元化發展,且利用人之行為縱有某程度之混淆,但只要該言論之主要目的 仍能使消費者取得正確消費資訊,實際上亦不致於過度影響既有市場競爭秩序時,

則司法似乎也應該採取較為寬容之立場,避免過度保護商標權人之利益399就此,美國聯邦最高法院於 2004 年 KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc. 400即肯認縱使利用人構成混淆誤認之虞,仍可以主張合理使用作 為抗辯,雖然聯邦最高法院採取此種看法的主要理由是基於舉證責任分配之考量,

蓋無論由蘭姆法案第 33 條第 b 項第 4 款之文義解釋或其立法目的出發,「有混淆

398王偉霖,同註 358,頁 357。

399 See, Mark A. Lemley & Eugene Volokh, Freedom of Speech and Injunctions in Intellectual Property Cases, 48 Duke L.J. 147, 219 (1998).

400 KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111 (2004).

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誤認之虞」應屬原告之舉證責任,而非被告之責任,若原告無法證明混淆誤認之 虞,自無侵權可言,法院亦無審理被告所提出合理使用抗辯之必要;除非原告已 證明有混淆誤認之虞之要件,始有進一步審理被告合理使用抗辯之意義401。不過,

由此仍突顯出有無混淆誤認之虞已非司法考慮商標合理使用的唯一絕對因素。自 此以觀,權衡法則的運用事實上較能促使司法重視競爭秩序與個人言論自由間之 利益平衡,落實商標法的立法意旨,而非徒以簡單的商業或非商業利用二分法,

從形式上硬性區分兩者言論的保護程度強弱。

第七節、 商標使用之爭議

在文檔中 虛擬角色的智慧財產權保護 ──以著作權法與商標法為核心 - 政大學術集成 (頁 127-130)