角色商標權行使與表達性用途之限制

在文檔中 虛擬角色的智慧財產權保護 ──以著作權法與商標法為核心 - 政大學術集成 (頁 109-116)

第三章、 虛擬角色與商標權

第五節、 角色商標權行使與表達性用途之限制

321 Id. at 641-642.

322 Id. at 654.

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商標權的存在,授予了商標權人一定程度的語文排他權,藉由控制他人對商 標文句的使用,避免產生商業上不公平競爭之情事;惟商標中所蘊含的圖樣文字 除供商標權人商業上使用之外,亦同時具有促進社會大眾表達思想情感之功能。

商標文字的存在不僅在無形中擴大了人們在日常生活使用的語彙,藝術家亦經常 將受商標權保護的商品用於藝術表達,如 Andy Warhol 的知名作品即是將印有 Campbell 商標的濃湯罐重新排列而成,故商標除用以彰顯商標權人之商譽與商品 服務來源外,亦為社會大眾表達多元言論之工具323。以此觀之,商標除具有商業 上 用 途 外 , 尚 有 提 供 社 會 大 眾 自 由 發 表 言 論 或 從 事 藝 術 創 作 之 表 達 性 用 途 (expressive use) 324,而表達性用途的保障也涉及言論自由之公益與商標權之私益 如何平衡之問題。

二、 美國憲法增修條文第 1 條之適用限制

美國憲法增修條文第 1 條規定之言論自由保障雖賦予了消費者可以自由利用 商標之圖樣與文字,對商標之廠商進行評論或嘲諷的權利,但美國聯邦最高法院 於 1972 年 Lloyd Corp. v. Tanner 案卻對於憲法增修條文第 1 條規定在商標侵權案 件的直接適用,採取了嚴格限縮之立場,該案指出「只要有不須利用商標的適當 替代溝通方式存在,即無主張憲法增修條文第 1 條言論自由免責的空間」325。後 續案例亦受到 Tanner 案見解之影響,採取嚴格限縮適用之立場,如在 Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak326案,該案被告將原告公司著名金融保險公司的

「Mutual of Ohama」商標(該商標外觀為頭戴羽毛的印地安酋長),戲謔性地改作 成「Mutant of Omaha」,並把原商標中的印地安酋長置換成一名齜牙裂嘴的突變 怪物,用以諷刺核子戰爭。本案被告雖提出憲法增修條文第 1 條言論自由之抗辯,

但法院在判決中即引述了 Tanner 案之見解,指出「只要被告有不須利用商標的適

323 Pratheepan Gulasekaram, Policing the Border Between Trademarks and Free Speech: Protecting Unauthorized Trademark Use in Expressive Works, 80 Wash. L. Rev. 887, 888 (2005).

324 Id.

325 Lloyd Corp. v. Tanner, 407 U.S. 551, 567 (1972).

326 836 F.2d 397, 398 (8th Cir.1987).

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當替代溝通方式存在,被告即無主張憲法增修條文第 1 條言論自由免責的空間」

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三、 混淆誤認之虞要件之擴張

商標法不應成為扼殺文化創意與社會有效溝通的工具,假若不當擴張商標權 之保護,將有危及利用人從事著作表達的權利,使商標權不當被用來限制利用人 之創作行為328。在利用人無法直接適用美國憲法增修條文第 1 條保護言論自由的 情況下,為避免社會大眾利用商標內容從事一般表達之用途會遭到商標權人的排 他權所禁止,造成言論自由被不當限縮之負面效應,傳統商標法體系上乃將「混 淆誤認之虞」作為商標侵權之成立要件,藉以限縮商標權人的權利行使範圍,劃 清商標表達性用途與商標侵權使用之界線329

然而,學說上有認為近來美國實務對於憲法增修條文第 1 條的限縮適用,與 擴大解釋「混淆誤認之虞」要件之立場,將使商標權保護範圍被不當擴張,從而 使他人從事表達性用途之空間被大幅限縮,並使得商標戲謔仿作的判斷越來越不 利於利用人330。虛擬角色若可同時取得著作權與商標權保護,則權利人在起訴時 常見的作法往往會合併提起著作侵權與商標侵權之訴331,但隨著商標侵權要件的 放寬,即便在角色著作權保護期間屆滿,或利用行為不構成著作侵權的情況下,

利用人仍極有可能成立商標侵權,使商標權儼然成為權利人在著作權法外另一種 限制他人創作的替代工具,有破壞公共領域開放性之風險332

由於商標最基本的功能在區別商品或服務之來源,故早期實務見解認為相關 消費者只要未對商標所表彰之商品或服務來源產生混淆,即不會構成混淆誤認之

327 Mutual of Omaha Ins. Co. v. Novak, 836 F.2d 397, 402 (8th Cir. 1987)(“Mutual's rights therein need not ‘yield to the exercise of First Amendment rights under circumstances where adequate alternative avenues of communication exist.’”).

328 See Pratheepan Gulasekaram, supra note 323, at 908.

329 Kathryn M. Foley, supra note 204, at 947.

330 Michael Todd Helfand, supra note 174, at 657.

331 Id. at 642.

332 See Kathryn M. Foley, supra note 204, at 954-955.

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虞,亦即混淆誤認之虞解釋上僅包含「來源混淆」之情況333;惟自 1940 年到 1970 年期間,美國案例法開始對混淆範圍採取擴張解釋之立場,認為混淆誤認 之虞包括關於贊助關係、從屬關係或聯繫關係之混淆等「關聯性混淆」之情況334此 舉 也 相 對 限 縮 了 利 用 人 戲 謔 仿 作 的 免 責 空 間 。 如 在 Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.,被告即因為將外觀極為類似(strikingly similar)原告 Dallas Cowboys Cheerleaders 的制服,用於拍攝色情影片的橋段而遭 原告起訴。被告將其拍攝的色情片命名為「Debbie Does Dallas」,劇情描述了一 名叫 Debbie 的高中生被選為德州牛仔啦啦隊(Texas Cowgirl)的ㄧ員,為了籌錢前 往夢想地 Dallas 表演而出賣肉體的故事,並穿插許多性愛場景。影片的最後,

Debbie 穿著了類似 Dallas Cowboys Cheerleaders 的制服與其他演員發生性關係,

而被告在影片廣告中亦用了此一制服設計,並搭配淫穢的標語進行宣傳。

儘管本案被告主張相關消費者的混淆誤認必須限於與影片來源的混淆誤認相 關,且事實上根本無人會相信原告確實製作了該部影片;但法院最終仍採取了較 有利於原告方的擴張見解,認為消費者不須明確認識到商標權人確有製造該影片 並將該影片置於市場的事實: 「即便公眾相信商標權人與被告存在贊助關係或曾 同意商標的使用,亦足以構成混淆誤認之虞的要件。本案被告令演員於情色影片 中穿著印有 Debbie Does Dallas 標識的制服,將讓人不禁聯想到原告的 Dallas Cowboys Cheerleaders。」335本案法院指出商標法並非只保護消費者免於混淆誤 認,更重在保護商標權人控制商品聲譽的權益336,故相關消費者只須認知到商標 權人可能有贊助被告色情電影的拍攝或有授權被告使用該制服於色情電影的情事,

即可滿足蘭姆法案第 43 條第 a 項混淆誤認之虞的要件337

本案的特色是不問利用行為有無造成相關消費者直接對商品或服務來源產生 混淆誤認之虞,即以造成關聯性混淆為由限制他人的表達用途,而此舉更彰顯出

333 劉孔中,比較商標法,頁 401,2014 年 9 月。

334 王美花、張瓊惠,論商標之淡化,智慧財產權月刊第 84 期,頁 69,2005 年 12 月。

335 604 F.2d 200,205 (2d Cir. 1979).

336 Id.

337 Id.

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法院對於混淆誤認之虞要件的擴張解釋,可能對後續著作表達造成妨礙。此外,

Dallas Cowboys Cheerleaders 案也突顯出法院在立法目的考量上有所轉變,開始 由保障商標指示商品來源之功能,轉向保障商標權人之個人名譽338

上述兩案例雖與角色商標並無直接關聯,卻很有可能影響後續利用人使用角 色商標從事著作表達之合法性。隨著美國實務見解將混淆誤認之虞的要件擴張解 釋,未來縱於相關消費者未對商品服務來源產生混淆誤認之虞的情況下,利用人 仍可能因造成贊助關係、從屬關係或聯繫關係之關聯性混淆,而被認定構成商標 侵權339

四、 虛擬角色知名度與混淆誤認之虞要件之關係

復有學者觀察虛擬角色的「知名度」對於相關消費者產生關聯性混淆之影響,

從而得出關聯性混淆在虛擬角色知名度越高的情況下,越容易成立的結論340。申 言之,在角色商標具有高知名度(well-known)的情形下,系爭商標縱未達著名商 標(famous mark)之知名程度341,法院仍很有可能基於消費者有誤信原作者對其續 作存在授權關係之虞,禁止他人利用該角色從事新創作342。比如在 Lone Ranger, Inc. v. Cox 案與 Lone Ranger, Inc. v. Curry 兩案例中,被告未經授權分別在馬戲團 與牛仔比賽中使用知名度高的「獨行俠(Lone Ranger)」角色名稱皆為法院所禁止,

理由均在於被告利用角色名稱於表演中的行為,可能導致消費者誤認被告所策劃 的活動與原告公司間存有授權贊助之關係343

338 Michael Todd Helfand, supra note 174, at 659.

339 Id. at 661.

340 Leslie A. Kurtz, supra note 130, at 489; See also, Kathryn M. Foley, supra note 204, at 947.

341在臺灣著名商標似乎只有一個概念,而在美國「famous mark」與「well-known」之概念卻不盡相同,

「famous mark」較類似我國商標法上所稱的著名商標,可享有商標淡化之保護,且 famous mark 一定是

「 well-known mark 」,但反之卻不是所有「 well-known mark 」均 是「famous mark」;為稱呼方便,本文 將「well-known mark」以「知名商標」稱之、「famous mark」以「著名商標」稱之,藉以區分二者概念。

參見洪淑敏,美國專利商標局商標審查實務,智慧財產權月刊第 91 期,95 年 7 月,頁 19。

342 Id.

343 Lone Ranger, Inc. v. Cox, 124 F.2d 650, 652 (4th Cir. 1942); See also, Lone Ranger, Inc. v. Currey, 79 F. Supp.

190, 195 (M.D. Pa. 1948).

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反之,在角色知名度較低的情況下,法院以構成關聯性混淆為由,禁止後續 創 作 者 將 角 色 運 用 於 新 作 品 中 的 機 會 亦 較 低 , 如 在 Paladin in De Costa v.

Columbia Broadcasting Systems.案中, 原告 Victor DeCosta 創作了一個鮮明的角 色人物「Paladin」,將該角色人物用於牛仔比賽、賽馬、拍賣、遊行等活動中,

並以 Paladin 的角色造型設計了「Have Gun Will Travel」商業賀卡四處流通344。 多年後,被告 CBS 公司製作了一部名為「Have Gun Will Travel」的電視節目,

其中一名角色亦喚作 Paladin,該角色的造型打扮上極為近似原告的角色,因而 遭原告以違反商標法與不正競爭法起訴,惟法院認為原告對 Paladin 角色的利用 程度相當有限,且兩者的觀眾群的不同,不致於對原、被告間存有授權贊助關係 出現混淆誤認之虞,從而認定被告並不構成商標侵權345

本文以為,商標知名度之高低之所以影響關聯性混淆的認定,其背後原因在 於商標知名度越高,所能跨類保護之商品範圍越大,故構成關聯性混淆的機會也 就越高。如我國最高行政法院 99 年度判字第 1310 號判決即謂:「就相衝突商標所 表彰之各種商品或服務是否構成混淆誤認之虞之判斷,與商標之著名程度及識別 性關係密切且相互消長,商標越具有識別性且越著名,其所能跨類保護之商品範 圍就越大,即越易判斷為構成混淆誤認之虞;反之,若商標係習見之商標或著名

本文以為,商標知名度之高低之所以影響關聯性混淆的認定,其背後原因在 於商標知名度越高,所能跨類保護之商品範圍越大,故構成關聯性混淆的機會也 就越高。如我國最高行政法院 99 年度判字第 1310 號判決即謂:「就相衝突商標所 表彰之各種商品或服務是否構成混淆誤認之虞之判斷,與商標之著名程度及識別 性關係密切且相互消長,商標越具有識別性且越著名,其所能跨類保護之商品範 圍就越大,即越易判斷為構成混淆誤認之虞;反之,若商標係習見之商標或著名

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