第三章、 虛擬角色與商標權

第三節、 虛擬角色之識別性

四、 著名角色商標與通用化風險

商標名稱之通用化,乃目前諸多著名商標所共同面臨之重要課題。所謂商標 名稱通用化,是指一個原本具有識別性的商標,取得商標權使用於指定之商品,

於市場行銷後,因為消費者改變對該商標之本來認識,不以之作為商標看待,僅 視為該類商品的通用名稱,該商標權即因不再具備識別性而失其商標權利285。由 於市場消費者對商標的主觀認知處於游移不定、起起伏伏之狀態,故角色商標縱 於註冊當下具有識別性,並透過商標權人經年累月的努力經營積累聲譽,成為享 譽國際的著名商標,嗣後亦有可能因消費者認知之轉變,淪為通用化名稱而喪失 其識別性。

商標名稱通用化之情形,多發生在著名商標與文字商標,蓋著名商標與文字 商標最為消費者熟悉,經常為消費者加以使用,消費者於選購、消費商品或日常 交談中,無意間即將之作為形容詞或動詞使用之情形,非常普遍286,經過消費者 或社會媒體大眾長期使用結果,容易衍申出其他涵義,成為某種日常行為的代名 詞或動詞。譬如知名印表機廠牌 Xerox 在外國即常被指代為影印、拷貝的動詞,

Adobe 公司所推行的繪圖軟體 Photoshop,其簡稱 PS 經常被用作修圖美化的動詞、

Google 用以代指網路搜尋的動詞等;而知名人物之姓名(personal names)亦是 容易淪為通用化名稱的商標類型287,尤其是角色人物形象愈是鮮明固定者,其名 稱愈是容易被類型化,成為流行用語中對某種性格描述的形容詞,比如芭比娃娃 的 Barbie 一詞在流行文化的洗禮下,經常被用以形容徒具美貌卻無實質內涵的年 輕少女288、E.T.一詞被用來泛稱外星人或外星生物、超人一詞被用來描述能力超

284 See Kenneth E. Spahn, supra note 264, at 344.

285 鄧振球,商標名稱通用化之理論與實務,交大科技法律評論,第 5 卷第 1 期,頁 192,2008 年 4 月。

286 同前註,頁 199。

287 同前註,頁 199。

288Urban Dictionary, Definition of Barbie, available online at:

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=barbie+girl (last visited Apr. 23, 2016).

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群或身懷絕技的英雄人物等。雖然目前美國實務上尚無角色名稱通用化之案例,

惟著名角色名稱依舊存在較高程度的通用化風險。因此,虛擬角色若僅以人物名 稱單獨註冊商標權,在長期發展下極容易因此成為通用名稱,從而喪失識別性;

反之,通用化風險在角色以圖像化呈現的情形下較低,因圖像化呈現方式較容易 在消費者心中留下固定印象且較不易被直接用於日常生活之言談。儘管如此,角 色名稱的通用化仍可能連帶影響角色圖像整體喪失識別性,淪為某種商品的描述,

故預防通用化之重點仍在於商標權人所採用的商標管理機制是否妥適。

商標通用化發生之具體原因,可能與商標權人未落實市場監控、流行文化用 語的轉變、商品市占率過高、商標過度曝光等因素有關。惟不論商標通用化之成 因為何,或可否歸責於商標權人本身,一旦被法院認定屬於通用名稱,依我國實 務見解,由於通用名稱之認定涉及公共利益,且通用名稱之形成,須經社會大眾 長期間反覆使用而成,倘若一通用名稱已然形成,當然亦非可由資金龐大的業主 於短期內以大量廣告宣傳而改變該通用名稱既成事實289,故商標權人短期內亦無 法再主張取得後天識別性290。依我國商標法第 63 條第 1 項第 4 款規定:「商標註 冊後有下列情形之一,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊…四、商標已 成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者」,該規定對於通用化現象之 發生並未設有主觀歸責之要件,此點乃有別於英國法與德國法之見解,蓋英、德 兩國係採「主觀歸責模式」,亦即通用化之成因必須可歸責於權利人,商標權始 可能遭廢止;惟我國實務見解同美國實務見解均採較嚴格之「客觀要件模式」,

289 臺北高等行政法院 97 年度訴字第 932 號行政判決:「商標法第 23 條第 1 項第 3 款之立法目的:『..通用 標章係因在同業間被普遍使用的結果,以致無表彰來源之識別性,考慮公益及缺乏識別性,故不得註冊,

與通用名稱不准註冊之理由相同..。』旨在保護經社會大眾長期使用,已成為社會大眾所習知習見代表某一 商品之通用名稱,不會因特定人註冊該名稱為商標,使其他同業失去使用該通用名稱之利益。換言之,通 用名稱之形成,須經社會大眾長期間反覆使用而成,而倘若一通用名稱已然形成,當然亦非可由資金龐大 的業主於短期內以大量廣告宣傳而改變該通用名稱之既成事實。被告以『臺灣席夢思股份有限公司於西元 1998 年成立時起,即以中文席夢思 3 字作為商標,不斷於報紙、雜誌等傳播媒體密集刊登廣告..。』作為審 定本件商標異議不成立之理由,無異鼓勵財團挾龐大資金,使用大量廣告以便獲取將通用名稱作為商標之 專有使用利益,更與系爭商標法通用名稱規定之立法意旨『考慮公益』相去道遠,足徵原處分適用法令顯 有違誤。」

290臺北高等行政法院 97 年度訴字第 932 號行政判決。

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無論通用化之成因可否歸責於權利人,一旦具有通用化之事實,該商標即當然構 成廢止事由291

至於美國法上雖承認嗣後通用化之通用名稱,可藉由業主不斷教育消費者重 新認識該商標之意義而重獲識別性,回復其商標地位,但此種情況仍屬極為罕見 之情形,且回復過程往往曠日廢時,須經年累月長期教育消費大眾,始能讓消費 者重新將商標與製造者相互連結292。例如固特異輪胎於 1888 年 Goodyear’s Rubber Mfg. Co. v. Goodyear’s Rubber Co.293案,即遭美國聯邦最高法院宣告為通 用名稱,歷時 77 年後,於 1965 年之 Goodyear Tire &Rubber Co. v. H. Rosenthal Co.294案,地方法院始認定固特異商標重獲後天識別性而可重獲商標權保護;

Singer 裁縫機於 1896 年的 Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co.295案中,亦被聯邦最高 法院宣告為通用名稱,嗣於 1907 年美國專利商標局始再度肯認 SINGER 可註冊 為商標,其回復識別性的過程長達 57 年296

綜上所言,儘管著名角色商標目前尚未出現通用化之案例,但由於著名角色 商標知名度高,故在流行文化與網路文化的洗禮下,往往容易成為社會大眾口中 談論或揶揄的話題人物,並由此衍生出許多延伸義,故權利人稍一不慎,即可能 使著名角色商標暴露於高度通用化風險之下,且一旦被視為通用名稱,不論可否 歸責於商標權人,商標權人除非透過長年教化相關消費者重新認識其商標,否則 嗣後即難再有重獲識別性之機會,故著名角色商標之權利人,更應防範於未然,

投入充足之資金宣傳商標品牌,提昇相關消費者辨識商標品牌與產品通用名稱之 注意力,以有效避免在商標糾紛中,遭對方抗辯商標名稱有通用化之情事,喪失 行使商標法之應有保護297

291呂俐雯,商標通用化之理論與判斷標準之研究,國立臺灣大學法律研究所碩士論文,頁 51-54,2013 年 6 月。

292同前註,頁 118。

293 Goodyear's Rubber Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598, 9 S. Ct. 166, 32 L. Ed. 535 (1888).

294 Goodyear Tire & Rubber Co. v. H. Rosenthal Co., 246 F. Supp. 724 (D. Minn. 1965).

295 Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co., 163 U.S. 169, 169, 16 S. Ct. 1002, 1002, 41 L. Ed. 118 (1896).

296呂俐雯,同註 291,頁 119。

297 智慧財產法院 102 年度民商上字第 3 號民事判決。

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在文檔中 虛擬角色的智慧財產權保護 ──以著作權法與商標法為核心 - 政大學術集成 (頁 100-103)