第三章、 虛擬角色與商標權

第八節、 美學功能性與角色商標之限制

二、 美學功能性之起源

美學功能性的概念乃源於 1938 年侵權行為法法律彙編第 742 條(Restatement of Torts §742)之評註,該評註對於美學功能性特徵闡述如下:「若商品主要是因 其美學價值而為人購買,則因為他們明顯地提供如此價值,並促成這些商品所要 達成的目標,故而此等特徵具有功能性。」442並以心形糖果盒為例,解釋由於心 形糖果盒在作為送 給心愛的人的禮物時有相當的重要性,因此可能具備功能性;

若是不同形狀的盒子,或在盒子周圍繫上緞帶,則這種盒子不具備功能性。最後 述及如何決定一特徵是否具備美學功能性,就在於事實上,禁止其他人模仿會不 會剝奪他們某種權利,甚或實質上阻礙他人在市場上競爭443

然而,美國法院鮮少適用美學功能性的概念,時至 1952 年 Pagliero v.

Wallace China Co.一案,美學功能性的概念才被法院採納適用444。Pagliero 案中 原告 Wallace China Co.製造並販賣玻璃瓷器多年,並雇用藝術家來創造瓷器的花 紋樣式,購買瓷器的人有部分是受到瓷器的外觀所吸引。Wallace 主張其最先採

441經濟部智慧財產局,非傳統商標審查基準第 2.3 條:「功能性包括實用功能性及美感功能性,前者包括達

成商品使用目的或技術效果所必要的特徵,以及由較便宜或簡單的製造方式所產生的產品特徵。在後者,

則指該特徵雖不具實用功能性,不能增加商品或服務的效能或降低其成本,但是明顯具有其他的競爭優勢,

而該競爭優勢應保留給同業使用,而不宜由一人所獨占。例如黑色的船尾外掛馬達,黑色雖不能增強馬達 的效能,但是黑色容易與任何的船隻顏色搭配,同時還可以使馬達看起來比較小,仍具有功能性;又如柳 橙口味的藥物,雖不會使藥物在治療疾病上達到更好的效果,但是可以遮蓋藥物的味道,皆屬美感功能性 的情形。」

442 Restatement of Torts §742, comment a (1938).

443鄧盛琦,同註 300,頁 59。

444同前註,頁 60。

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用四種獨特的花紋設計,並以「 Tweed」、「Hibiscus」、「Shadowleaf」及

「Magnolia」等字樣為這些設計命名。Wallace 也主張這些設計及名稱由於被使 用在型錄、價目表及其他廣告宣傳而廣為人知,並因此為這些充滿設計感的產品 開創了重要的市場,這些設計及名稱在經過這麼多年後,已經能讓消費者聯想到 Wallace 是產品來源。本案被告 Pagliero Brothers 亦從事瓷器製造業,為 Wallace 的競爭對手,使用系爭四種花紋設計於相同的瓷器上,並用相同的名稱來命名這 些設計,而 Pagliero 於運送的紙盒及價目表上也使用這些名稱(但在紙盒、價目 表上有明顯標示 Pagliero 為製造商)。Wallace 遂向加州北區地方法院起訴主張 Pagliero 進行不公平競爭以及商標侵害445。地方法院認定被告的侵害行為成立,

因此核准原告的禁制令請求,禁止被告使用由原告首創的設計,也禁止使用

「Tweed」、「Hibiscus」、「Shadowleaf」及「Magnolia」等名稱446。被告於是 上訴到聯邦第九巡迴上訴法院。

第九巡迴上訴法院指出當產品特徵具有功能性時就不得核准禁制令,而在此 觀點下,「功能性所暗示的是商標以外的目的,假如該特徵是產品在商業上成功 的重要因素,則在欠缺專利或著作權保護的情況下,自由競爭的利益將會容許他 人仿造該產品特徵。」447,由此可見第九巡迴上訴法院乃將「避免妨礙他人自由 競爭」作為功能性制度之目的。由於本案證據顯示 Wallace 瓷器的必要銷售特徵 之一就是這些花紋設計,且自消費者之觀點,瓷器的設計亦滿足了消費者對於美 學以及實用性的需求,故系爭瓷器之設計具有功能性448。於此情形下,如果核准 原告 Wallace 的禁制令申請,將會使原告在一系列瓷器商品中免於競爭,有違法 律鼓勵競爭之目的449

445 Pagliero v. Wallace China Co., 198 F.2d 339, 340 (9th Cir. 1952).

446 Id. at 341.

447 Id. at 343 (“‘Functional’ in this sense might be said to connote other than a trade-mark purpose. If the particular feature is an important ingredient in the commercial success of the product, the interest in free competition permits its imitation in the absence of a patent or copyright.”).

448 Id. at 344.

449 Id.

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其後,某些法院依據 Pagliero 案的觀點適用美學功能性,拒絕賦予商標或商 業表徵保護,如第九巡迴上訴法院即為美學功能性之主要提倡者,但大多數法院 認為 Pagliero 案對於商業成功重要因素之定義過於寬鬆,因而不予採納;至於第 二、第三、第七巡迴上訴法院雖有採納美學功能性理論,惟亦不採用 Pagilero 案 之見解,而是自訂其對於美學功能性之判斷原則450。其餘大多數法院如第五、第 六巡迴上訴法院則拒絕適用美學功能性理論,而美學功能性理論事實上亦曾遭商 標審議與再議委員會之質疑451。以下舉數案例來說明美國法院對於美學功能性內 涵解釋與立場的不一致。

在 Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd.案中,第二巡迴上訴法院認為「商業表徵」

原本僅指以標籤、包裝、標示卡或類似的包裝元素來裝飾商品的方式,後來被擴 大解釋為包含產品的設計、外觀和容器的設計、外觀,以及所有構成呈現在顧客 面前的產品整體視覺印象之元素,因此商業表徵指的是產品的整體印象與外觀452。 至於 Knitwaves 的毛衣設計是否在商標法所保護之列? 法院則指出 Lollytogs 主要 的抗辯為功能性抗辯,更精確的說是美學功能性,並援引 Wallace International Silversmiths, Inc. v. Godinger Silver Art Co.一案說明第二巡迴上訴法院曾將功能性 理論適用在純粹裝飾性的產品特徵上453

被告 Lollytogs 辯稱,Knitwaves 的毛衣設計是具備功能性的,因為該毛衣設 計的主要目的是提供美學上的功能,也就是提升毛衣的裝飾力、吸引力,而不是 用以識別毛衣來源;若禁止 Lollytogs 使用樹葉或松鼠的圖案來表現秋天的主題,

會嚴重限制服裝業者在設計上的選擇,使 Lollytogs 無法與人競爭454

450王敏銓、黃皓陽, 美國商標法對營業包裝與非傳統商標之保護-兼論我國對立體商標的保護,中原財經

法學第 22 期,頁 113,2009 年 6 月。

451同前註。

452 Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd. (Inc.), 71 F.3d 996, 1005(2d Cir. 1995).

453 Id.at 1005.

454 Id.at 1005-1006.

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法院認同 Knitwaves 的產品設計主要是基於美學考量,但對於賦予原告保護 是否會因此限制 Lollytogs 的競爭力,則有疑慮455。在 Wallace International 案的 標準下,由於 Lollytogs 未能證明會產生阻礙競爭的效果,因此尚不能推論 Knitwaves 的產品設計具有美學功能性。然而,第二巡迴上訴法院認為 Knitwaves 的設計主要在於美學訴求,而非表彰來源,故未滿足識別性之要件,不能取得商 業表徵的保護456,也不再就混淆之虞的部分進行討論,故廢棄地方法院此部分的 判決。

至於美國聯邦最高法院到目前為止則尚未明確表示接受或拒絕美學功能性之 概念,2000 年 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. 一案,雖是關於商業 表徵的識別性問題,惟 Scalia 法官在引用 Qualitex 案後表示,在決定產品設計的 功能性時,可以參酌考量美學上的吸引力457,可惜卻未進一步提出此概念的明確 意涵或判斷標準。2001 年,Kennedy 法官在 TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays ,Inc.一案雖表示,一旦經傳統的工程驅動(engineering-drive)規則認定 一特徵屬於功能性特徵,那麼再去探究是否有替代設計可讓競爭對手達到同樣目 的就不適當了;然而他又表示,假如是美學功能性的案子,去探究有無替代品則 為適當,並且認為美學功能性是 Qualitex 案的核心問題,因為該案中乾洗墊布的 綠金色與產品的使用或目的,或產品的成本或品質無關458

455 Id. at 1006.

456 Id. at 1009.

457 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. ,529 U.S. 205, 214 (2000) (“It is true, of course, that the person seeking to exclude new entrants would have to establish the nonfunctionality of the design feature, see §43(a)(3), 15 U.S.C. § 1125(a)(3) (1994 ed., Supp. V)--a showing that may involve consideration of its esthetic appeal, see Qualitex, 514 U.S., at 170.”).

458 TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23, 33 (2001)(“It is proper to inquire into a "significant non-reputation-related disadvantage" in cases of esthetic functionality, the question involved in Qualitex. Where the design is functional under the Inwood formulation there is no need to proceed further to consider if there is a competitive necessity for the feature. In Qualitex, by contrast, esthetic functionality was the central question, there having been no indication that the green-gold color of the laundry press pad had any bearing on the use or purpose of the product or its cost or quality.”).

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再以 2001 年 Clicks Billiards, Inc. v. Sixshooters, Inc.一案為例,關於功能性的 意義,法院雖同樣引用 Qualitex 案之解釋:「產品的特徵若為該產品之使用或達 成產品目的所不可或缺的,或影響該產品的成本或品質時,也就是若對系爭特 徵之排他使用會導致競爭者處於與商譽無關的重大劣勢,則該產品的特徵為功 能性特徵。」459惟法院更指出在評估功能性時,不能僅著眼於個別要素,反而 應注意所有要素組合後所創造出的整體視覺印象460。地方法院認為 Clicks 的撞 球房的整體形象具備功能性,同時也具有純粹美學性,故無法表彰產品來源。

但是本案第九巡迴上訴法院不同意這種觀點,認為商業表徵不可能既有功能性 又兼具純粹美學性,這種論述本質上與一般所接受的功能性等同實用功能性之 概念並不一致,法院更表示:「第九巡迴上訴法院從來就不採用美學功能性理論,

也就是純粹美學特徵可以構成功能性的概念。」461而商品的某一特徵是否有功 能性,以及是否具有表彰來源的功能,也應該分別檢驗,不可混為一談。故應 參酌其他因素,諸如:(1)該設計是否產生實用功能;(2)是否有替代設計;

(3)廣告中是否以設計的實用優勢來吸引顧客;(4)該設計是否產自於相對 而言較簡單也較便宜的製造方法以判斷是項商品是否具備功能性462

綜上所論,事實上美國各級法院對於美學功能性之內涵,皆有自己的一套 論理法則,但這也造成了美學功能性在司法解釋上出現定義不明、莫衷一是的 局面。惟虛擬角色商標在申請過程卻又經常受到美學功能性此一不明確法律概 念 之 限 制 , 釐 清 美 學 功 能 性 之 原 始 意 義 遂 有 研 究 之 必 要 。 以 下 所 探 討 之 Fleischer Studios v. A.V.E.L.A, Inc.一案,即是美國司法近期將「美學功能性」用

綜上所論,事實上美國各級法院對於美學功能性之內涵,皆有自己的一套 論理法則,但這也造成了美學功能性在司法解釋上出現定義不明、莫衷一是的 局面。惟虛擬角色商標在申請過程卻又經常受到美學功能性此一不明確法律概 念 之 限 制 , 釐 清 美 學 功 能 性 之 原 始 意 義 遂 有 研 究 之 必 要 。 以 下 所 探 討 之 Fleischer Studios v. A.V.E.L.A, Inc.一案,即是美國司法近期將「美學功能性」用

在文檔中 虛擬角色的智慧財產權保護 ──以著作權法與商標法為核心 - 政大學術集成 (頁 142-146)