關於美學功能性之批評

由 Fleischer Studios v. A.V.E.L.A.ㄧ案觀之， 所謂美學功能性理論，其內涵 上所探討的仍是商標的「識別性」本身是否具備，亦即相關消費者是否寓目之 際即可認知到該標識作為某項商品或服務之來源指示。申言之，法院係將美學 功能性理論用於輔佐識別性有無之判斷。於此理論下，倘某項商品設計本身僅 僅提供美學價值，或可吸引消費者花錢購買該項商品，但對於指示商品服務之 來源無所助益時，則該項商品設計將落入美學功能性之範疇，不受商標權所保 護。反之，若某項商品設計本身兼具美學價值與商品服務之來源指示功能時，

則該項商品設計將因具備識別性，而為商標法所保障之商標。

474Id.

475 Id. (“Removing the words BETTY BOOP from these items would render the textual aspect of the poster reproductions incomplete and the remaining words would be nonsensical. It would be obvious to the average consumer that such merchandise would be missing something. Clearly, merchandise that is missing something is less marketable and therefore at a competitive disadvantage. In addition, because Defendants' use of the Betty Boop word mark is not source identifying and simply does not trade on the ‘reputation’ of any source, barring Defendants from using those words would “impose a significant non-reputation-related competitive disadvantage.”).

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此外，從 Au-Tomotive Gold 案所採用的二階段測試法中之第二步驟分析，

似乎亦可發現美學功能性理論在判斷上已滲入了不公平競爭(unfair competition) 之概念，此與商標法之立法目的雖無悖逆，然究竟何謂「重大而非與聲譽相關 的競爭劣勢」? 法院僅以寥寥數語帶過，觀其言下之意，似指倘系爭標識不具有 識別來源功能時，即與商品來源之聲譽無關，若同時又造成商標使用人受有重 大競爭劣勢時，即該當此一要件。惟競爭劣勢須達如何程度方可謂之重大?系爭 標識具有識別來源功能時，該競爭上之不利益是否仍可能與商品聲譽無關?此等 問題，法院並未提供一個足以自圓其說的詳盡理由，反而使美學功能性理論在 商標識別性的判斷步驟上，顯得多餘而空洞，頗有疊床架屋之嫌。

美學功能性理論在適用上本有諸多矛盾扞格之處，即便是作出 Pagliero 案 判決的第九巡迴上訴法院，在後來的個案裡也有否定美學功能性概念的時候，

如前文探討之 Clicks Billiards, Inc. v. Sixshooters, Inc.案，第九巡迴上訴法院即採 取否定美學功能性理論之立場；在與其餘案例對照觀察下，更突顯出第九巡迴 上訴法院內部對於美學功能性理論之解釋莫衷一是。

本文以為，美學功能性理論之存在，不僅讓商標的根本性議題「識別性有 無之判斷」被分解的支離破碎，也無法有效解決實務問題。事實上，美學功能 性所關注的是僅具有裝飾性質而消費者未將之看作商品來源標記的特徵，但對 於類似情況，法院最終仍回歸「該特徵在事實上是否被消費者視作識別商品服 務來源之商標」進行處理，此即識別性之問題。至於商標法體系下之通用化，

亦在處理相類似之問題⁴⁷⁶，故本文建議實務回歸識別性之基本法理處理相關爭 議即可，實無須引進或提倡美學功能性之理論。

第九節、 小結

綜合我國與美國實務見解觀察，虛擬角色如欲取得商標法保護，在實務上 是可行的作法。惟我國商標法不同於美國商標法之處在於我國採取先註冊主義，

476 鄧盛琦，同註 300，頁 71。

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亦即虛擬角色必須先申請商標註冊，經主管機關審查核准後，始能取得商標權 保護。儘管如此，角色商標之申請註冊仍屬我國普遍常見之虛擬角色保護途徑，

如蠟筆小新⁴⁷⁷、加菲貓⁴⁷⁸、史努比⁴⁷⁹等著名角色均曾於我國註冊商標。相較於 著作權法，商標法提供了虛擬角色一個保護標的較為多元，且基本上不受保護 期間限制的保護途徑，非但虛擬角色之本體外觀可申請註冊為商標，縱為虛擬 角色周邊的造型、服裝、標語、口頭禪、道具等，只要滿足識別性之要件，亦 可單獨受商標法之保護。

然而，由美國案例觀之，如何證明虛擬角色滿足「後天識別性」與「非功 能性(尤其是美學功能性)」之保護要件，將是角色商標權人在訴訟程序中所必須 面臨的難題。對照之下，我國實務見解目前對於角色商標識別性之判斷，往往 是將虛擬角色的知名度與識別性等同視之，而未進一步探討商標內容是否確能 將相關消費者導向特定商品服務來源，故在識別性之論述上並非十分嚴謹。也 因此，關於虛擬角色後天識別性的相關論述，美國法之發展仍值得我國法院參 考借鏡。

此外，由於商標法上的識別性係處於隨時浮動之狀態，故角色商標權人並 非取得註冊商標後即可一勞永逸，後續應如何透過妥善的行銷管理流程以維持 角色商標之識別性，避免角色商標通用化或喪失識別性，也是權利人在尋求商 標法保護虛擬角色時須慎重考量之因素。藉由商標權保護虛擬角色以發展品牌 與商品化市場，固可延續角色的經濟效益，將角色品牌擴張到不同產品、不同 地區與不同事業，但權利人對於角色品牌仍應有明確的定位，方不至於因為無 限制擴張品牌，模糊消費者對於品牌的認知，反而傷及原本的品牌價值與市場 區隔功能⁴⁸⁰。為避免上述現象的發生，在角色商品化的過程，權利人應儘量選

477 商標註冊號 01426150。

478 商標註冊號 00707257。

479 智慧財產法院 98 年度行商訴字第 197 號行政判決。

480 參見施振榮，品牌經營與管理，頁 58，2007 年 2 月。

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擇價格、屬性與品牌定位較為接近的產品或服務進行開發⁴⁸¹，並在商標授權契 約中加強被授權人的品質管控義務，對角色商標的品質進行合理的追蹤、稽核 與檢測⁴⁸²，方有助於維持角色商標的識別性。再者，由於消費者普遍具有喜新 厭舊的心態，故如何讓角色維持經典地位，又讓消費者永遠保有新鮮感，亦是 角色經濟發展上必須面對之難題⁴⁸³。常見的管理手法，是搭配故事行銷，透過 不斷設計、推出新故事，維繫角色商標與消費者情感上的緊密聯結，以保持角 色在消費者心中的鮮明形象⁴⁸⁴，可供相關權利人參考。

另一方面，自保障利用人權益的觀點而言，商標淡化理論的引入將造成利 用人使用角色商標從事表達創作的免責空間嚴重限縮，且因我國商標法並不似 美國 FTDA 法案設有淡化理論適用之若干例外規定，我國實務在商標侵權判斷 上亦未權衡言論自由的公共利益與商標權人之私益究竟孰輕孰重，故在戲謔仿 作之議題上容易造成一面倒向商標權人的趨勢，長此以往恐有礙於後續利用人 之創作。因此本文建議我國立法明文在商標淡化規定下增設戲謔仿作之相關免 責規定，並建議司法實務於立法修正前，在戲謔仿作的判斷上，能引入美國法 上的 Rogers 權衡法則，調和商標權人與利用人間之利益衝突，追求公益與私益 之平衡。

481參前註，頁 63。

482參見孫遠釗，品牌/商標授權合約與策略，頁 131，2009 年 1 月。

483今周刊，想賺角色經濟 先懂「黃色」小鴨，2013 年 10 月 17 日: http://www.businesstoday.com.tw/article-content-92743-102965

484 同前註:「一個角色在台灣的流行壽命是很短的，就像許多年前的趴趴熊，曾經紅極一時，如今已無人聞

問；如果黃色小鴨不能創造出專屬的故事，那麼現在看到的小鴨效益，很可能就是曇花一現。」

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