誤用商標法之概念於著作權議題之分析

在文檔中 虛擬角色的智慧財產權保護 ──以著作權法與商標法為核心 - 政大學術集成 (頁 71-75)

第二章、 虛擬角色取得著作權保護之要件

第七節、 現行角色著作權保護標準之問題

一、 誤用商標法之概念於著作權議題之分析

綜上所述,角色即故事標準若能搭配上述實質近似判斷的兩階段標準,實際上 較為符合著作侵權的實質近似判斷原本所重視的「質」與「量」分析,兼採客觀與 主觀之標準,促使法院將文本間的近似程度一併列入考量範圍,將可讓法院在斟酌 上更為全觀且更有標準可循。

第七節、 現行角色著作權保護標準之問題

一、

誤用商標法之概念於著作權議題之分析

由於美國實務長期以來同時併用著作權與商標權來保護虛擬角色,故著作權與 商標權的界線漸趨模糊,而美國法院在判斷角色著作權的過程中亦受到商標法的影 響,將商標法上的「識別性」、「混淆誤認之虞」等要件誤植於角色著作權保護要 件與著作侵權之分析。

首先,商標法對於角色著作權判斷標準之影響主要展現在「特別識別性 」 (especially distinctive)的要求上,如前述 DC Comics v. Towle 案的三階段測試步驟中,

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即明確要求角色必須具有特別的識別性始受著作權保護,而下級法院於後續 Blizzard Entertainment, Inc. v. Lilith Games Co. Ltd.案亦特別強調之。此外,法院對 於角色外觀、感覺方面的主觀品質要求,例如要求角色具有「思想上與實體上的一 定品質」、「特別的主觀品質」等作法,也突顯出法院在判斷上逐漸受到商標法之 影響。

其次,法院對於著作侵權方面的判斷也受到了商標法的影響,第九巡迴上訴法 院所作的一系列爭議案件讓商標法上的消費者混淆誤認標準不知不覺間開始滲入著 作權法實質近似的分析判斷,角色的知名度與群眾的觀感逐漸成為著作權爭議的焦 點,也遠超過了原告在實質近似的判斷上原須證明的範圍194。如在 Edgar Rice Burroughs, Inc. v. Manns Theatres195案,原告擁有泰山(Tarzan)名稱的商標權,對於 被告未經授權使用類似名稱「Tarz」於電影《Tarz & Jane & Boy & Cheeta》的行為 提起商標權與著作權之侵權訴訟,法院首先觀察被告使用行為確有稀釋原告商標商 譽之情事,從而認定被告行為有構成相關消費者混淆誤認之虞。其次,法院則將商 標侵權的觀察融入著作侵權的判斷,作出「著名角色的名稱在著作保護期間存續中 不能未經授權而被其他人使用」196的奇特結論,因此任何利用原作角色「Tarzan」、

「Jane」、「 Boy」 、 「Cheeta」等名稱的權利,均掌控在原告手中。此ㄧ認定背 後隱藏的邏輯錯誤在於將商標權存續的要件與著作權保護期間混為一談,蓋商標權 存續期間長短乃以公眾主觀認知中系爭商標是否仍具識別性為準;而著作權保護期 間則有固定的法定期間。至於如此混用的結果也使得原告的主張閃避了合理使用與 商標廢止的檢驗,對公共領域的維持構成了阻礙197

DC Comics, Inc. v. Filmation Associates 案中,本案法院借用著作權法上角色相 似性的分析,來推斷被告具有使公眾混淆誤認之虞的事實198,縱客觀上並無證據證

194 Michael Todd Helfand, supra note 174, at 644.

195 Edgar Rice Burroughs, Inc. v. Manns Theatres, No. CIV.A. 76-3612-RMT, 1976 WL 20994 (C.D. Cal. Dec. 20, 1976).

196 Id. at*4.

197 Michael Todd Helfand, supra note174, at 646-647.

198 486 F. Supp. 1273 (S.D.N.Y. 1980).

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明公眾認為角色間十分近似,或已對商品來源產生混淆誤認,此舉更使得原已混亂 的商標法請求權基礎與著作權法請求權基礎更加撲朔迷離。

又例如在 DC Comics Inc. v. Unlimited Monkey Business 案,本案被告是一家歌 唱電報公司,其將原告享有商標權與著作權保障的超人與神力女超人角色名稱,改 為帶有貶義的「Superstud」與「Wonderwench」,並讓兩名角色穿著類似原告角色 之服裝造型,現身於歌唱電報中搞笑199;而法院在判斷上除混用了著作權法合理使 用標準中的「潛在市場損害」於商標侵權判斷中;同時亦認為「超人與神力女超人 具有高知名度的事實,足以表彰與這兩位英雄人物公眾形象有關的卓越商譽」200, 故被告行為乃不當攀附原告之商譽,侵害其角色著名商標。惟法院卻忽略商標法真 正的要求是商標背後所彰顯之商譽必須與商品或服務,或與營業主體之形象有關,

而非與角色人物自身的公眾形象有關201,蓋商標法並不因為角色本身公眾形象良好 即保護該名角色,且商標雖有商譽表徵之功能,但商譽的累積仍源自於該角色之

「識別性」功能,透過表彰商品或服務來源之功能,達到市場區隔與品質保證,始 能建立相關消費者對營業主體之信譽,故營業主體的信譽也並非純由角色人物的名 氣所決定。

透過這些判決先例的分析可以看出法院在虛擬角色著作權保護與侵權認定的標 準判斷上,借用了不少其他法律領域的觀念,重新拼湊組合後形成標新立異的一套 新判斷標準,但如此獨樹一幟的判斷標準反而製造了更多問題,也顯現了法院於同 時面對虛擬角色的著作權爭議與商標權爭議時,顯得有些困惑與手足無措202;而更 多時候,法院則是無端擴大了虛擬角色的保護範圍,卻並未釐清角色保護的界線為 何,反倒讓許多原不應受到著作權法保障的角色被納入保護範圍,並減輕了權利人

199 DC Comics, Inc. v. Unlimited Monkey Business, Inc., 598 F. Supp. 110 (N.D. Ga. 1984).

200 Id. at 115 (“ By virtue of the widespread popularity of the SUPERMAN and WONDER WOMAN stories and their principal characters, and plaintiff's and its licensees' extensive sales and advertising of goods and services under the marks during the past several years, the SUPERMAN and WONDER WOMAN marks have acquired outstanding celebrity and have obtained virtually universal recognition in the United States and throughout the world as unique, distinctive marks symbolizing the extensive goodwill associated with the public image of this hero and heroine.”).

201 Michael Todd Helfand, supra note 174, at 649.

202 Id. at 649-650.

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的舉證責任203,使權利人起訴對抗利用人的敵對現象更趨惡化。申言之,在權利人 能夠合併主張商標法與著作權侵害的情況下,一旦其中某項請求權成立,權利人可 能無須舉證證明另一項請求權的要件,即由法院逕行推論利用人同時成立商標侵權 與著作侵權,此一現象在「整體外觀及感覺測試法」的運用下尤為明顯204

相較於其他判決,採取整體外觀及感覺測試法的判決中,法院往往僅以三言兩 語帶過商標權或著作權侵害之認定,而著作侵權與商標侵權的判斷結果也相當一致,

足見法院是直接將外觀形式的觀察結果,同時援用到商標與著作權的判斷過程,因 而造成對權利人的過度保護,無形間也鼓勵了角色權利人合併主張商標侵權與著作 侵權以對抗利用人。

舉例而言,在 Sid & Marty Krofft Television Productions v. McDonald's Corp. 案 中,權利人只證明了被告麥當勞公司所製作的 McDonaldland 廣告確有造成相關消 費者對原告角色「H. R. Pufnstuf」產生混淆誤認之潛在可能,構成角色商標權之侵 害,法院即以此為基礎,搭配整體外觀及感覺測試法,遽認利用人構成著作侵權,

而未再進行質與量的細緻化分析,亦未詳細說明被告角色的整體外觀及感覺與原告 角色間呈現出何種近似感205;另在 New Line Cinema Corp. v. Easter Unlimited, Inc.

案中,法院則是先以整體外觀及感覺測試法認定被告所製作的萬聖節手套與原告受 著作權保護的手套,具有實質近似性,成立著作侵權,再以此直接推論相關消費者 有混淆誤認之虞,構成商標侵權,卻未詳細說明本案被告行為構成混淆誤認之虞的 原因為何206

綜上所述,商標法與著作權法的交互混用,實際上是一種對利用人危險而不值 得被鼓勵的實務作法。因挪用商標法上的整體外觀及感覺測試法與混淆誤認之虞要 件於著作侵權分析,或將著作權與商標權保護期間與立法目的混為ㄧ談,甚或借用

203 Id. at 652.

204 See Kathryn M. Foley, Protecting Fictional Characters: Defining the Elusive Trademark-Copyright Divide, 41 Conn. L. Rev. 921, 945-46 (2009).

205 Sid & Marty Krofft Television Prods. v. McDonald's Corp., 562 F.2d 1157, 1167 (9th Cir. 1977).

206 New Line Cinema Corp. v. Easter Unlimited, Inc., No. CV 89-2017, 1989 WL 248212, at *4 (E.D.N.Y. July 19, 1989).

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識別性概念作為角色著作權保護標準的作法,均使法院更容易認定利用人構成侵權,

此種交互混用的結果,固然讓權利人所向披靡,但同時社會也喪失了平衡機制207。 著作權法與商標法雖同屬智慧財產權法之一環,但兩者立法目的仍各有不同,權利 人合併提起商標侵權與著作侵權之訴固屬訴訟之常態,但法院在分析論理的過程中 仍應分別審酌各請求權之要件與立法目的,並應避免讓某一請求權的判斷結論影響 另一請求權的判斷,否則不僅容易造成法律體系之混淆,更容易使利用人的權益受 到不當之限縮。

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