第三章、 虛擬角色與商標權
第七節、 商標使用之爭議
二、 角色商標商品化之爭議
由於我國對於商標使用之定義，並不因商標侵權、商標維權或合理使用之目 的不同，而異其規定，故實證研究顯示近年來智慧財產法院有逐漸朝向在侵權 前階段即先判斷是否作為使用之趨勢，如使用人非出於行銷商品或服務之目的，
即以非商標使用逕行排除商標侵權之成立，毋庸再判斷「有無混淆誤認之虞」
或「有無合理使用」，俾簡化其訴訟程序405。
然隨著科技日新月異的發展，商標使用的態樣亦漸趨多元，針對某些新型態 的使用方式，可否視之為商標使用，解釋上不無疑義406。再者，商標使用亦與 角色商品化流程息息相關，以虛擬角色商品化流程而言，最常牽涉之議題即為 商標商品化與商標立體化之問題，關於此等利用型態應否被納入商標使用之定 義範圍，我國實務見解皆有不同看法，也為商標使用的定義平添更多爭議。
二、 角色商標商品化之爭議
所謂商標商品化，是指將商標圖樣作成商品之全部或一部，透過商標與商品 之連結而吸引消費者購買此種商品。換言之，消費者之所以選擇購買商品，是因 為熱愛商標之圖像外觀，而非因為商品本身具有吸引力407。例如，喜愛 Hello Kitty 的粉絲可能單純基於對於 Hello Kitty 之喜愛，或是因外觀可愛而購買印有 Hello Kitty 圖案的馬克杯，故吸引消費者購買之原因在於 Hello Kitty 商標圖樣本
403 王怡蘋，德國商標法上之商標使用，載:「商標使用」規範之現在與未來，頁 94，2015 年 4 月。
404 智慧財產法院 100 年度民商上字第 7 號民事判決。
405 黃惠敏，商標使用與合理使用，載:「商標使用」規範之現在與未來，頁 150，2015 年 4 月。
406 See Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, The Trademark Use Requirement in Dilution Cases, 24 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 541 (2007).
407 黃楠婷，商標商品化之研究，交通大學科技法律研究所碩士論文，100 年 8 月，頁 5。
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身，而非杯子本身。此種行為在一般實務上稱之為「商標商品化」(trademark merchandising)408。
由於受商標法所保護的虛擬角色往往具有獨樹一幟的精美造型外觀，故經常 被商品化製成各種周邊商品。惟商標與商標商品化之主要區別，在於商標重在商 品於市場上之識別機能；而以人物造形或角色等為內容之商品化權，則著眼於其 市場上之行銷力與經濟利益機能，故兩者屬於不同之概念。 因此，在既有商標 法體系下，商標商品化並不受商標法所特別保護；另一方面，商標權人則不斷努 力，試圖在訴訟中提出擴大解釋商標使用之觀點，將商標商品化之使用行為，亦 列入商標行使之排他範圍。
對於商標商品化應否被納入商標法保護之爭議，我國實務見解並不一致，最 高法院 92 年度台上字第 1879 號民事裁定採取肯定說，稱:「商標法有關『近似他 人商標圖樣』規定之侵害商標權，當然包括侵害『商標商品化』或『立體化商品』
之情形在內，以保障商標權及消費者利益」409。
就此，首先須加以區分的是，「商標商品化」與「立體商標」是屬於兩種截 然不同之概念，所謂「立體商標」是指該立體物是作為「商標」而註冊使用者，
此與將商標圖樣商品化之「商標商品化」並不相同。因此，立體商標之承認，並 不等於商標商品化之禁止，兩者猶屬二事410。
另所謂「立體化商品」所指涉之情形，依經濟部智慧財產局 100 年度智商 20535 字第 10080605870 號函見解，應是指將他人平面註冊商標立體化之使用情 形，而平面商標立體化使用之結果，因具獨創的識別性外，復具極高之知名度，
消費者一見便知，馬上指向特定來源，產生來源的混淆誤認，因而有判決認為單
408 同前註。
409 同持肯定見解者尚包含最高法院 90 年台非字第 15 號刑事判決、智慧財產法院 100 年度刑智上易字第
117 號刑事判決、智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 57 號刑事判決。
410 臺灣彰化地方法院 99 年度智易字第 11 號刑事判決。
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純販賣該立體化商品仍構成商標使用411。相較之下，商標商品化定義範圍較廣，
包含卻又不限於平面商標之立體化使用情形；惟立體化商品之利用型態，基本上 仍是在行使原商標之識別性功能，與商標商品化側重在產品本身之吸引力，似有 本質上不同，是兩者應屬不同概念，合先敘明。
另按我國部分實務見解則採取否認商標商品化之態度，認為若對此種人物造 形或角色名稱以商標法加以保護，不無逸脫商標法之目的，故將商標商品化之使 用屏除於「商標使用」之定義外412。 關於商標商品化之保護爭議，可透過比較 法觀察之。
(一) 肯定說
觀察美國法上對於商標商品化是否應予以特別權利保障素來存有不同觀點，
肯定論者認為企業為了行銷其商品，其需要投注極大之勞力、資金、時間於商品 之開發與創新，並建立良好之企業形象，進而使其商標對消費者而言，其具有一 定之品質保證，使得該企業得以在市場具有競爭力，故一個商標所建立之形象，
是在商標權人之努力之下而形成。若任憑他人搭便車，利用商標權人辛苦建立起 之商標形象，在無任何努力之下，將他人之商標予以商品化，藉此取得不相當之 利潤，可能有礙公平競爭413。
採取肯定說的指標性案件當屬 1975 年的 Boston Professional Hockey Ass’n. v.
Dallas Cap & Emblem Mfg.414 案，因為該案法院以美國蘭姆法案第 43 條第 a 項的 商標請求權基礎，阻撓了利用人將該商標圖樣重製進行販售的行為，形同肯認商 標商品化的行為亦會構成侵權。該案原告針對旗下球隊設計的隊徽享有商標權保
411臺灣高等法院 90 年度上易字第 279 號判決、臺灣高等法院高雄分院 89 年度上易字第 1019 號判決、臺灣
臺中地方法院 89 年度易字第 2823 號等刑事判決與臺灣高等法院 90 年度上字第 1032 號民事判決暨最高法 院 92 年度台上字第 1879 號民事裁定。
412 臺灣彰化地方法院 99 年度智易字第 11 號刑事判決。另參見智慧財產法院 101 年度刑智上易字第 107 號 刑事判決、智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 15 號刑事判決、智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 15 號刑事判決、智慧財產法院 99 年度刑智上訴字第 65 號刑事判決、智慧財產法院 98 年度刑智上更(三)字第 2 號刑事判決。
413 黃楠婷，同註 407，頁 17。
414 Boston Professional Hockey Ass’n. v. Dallas Cap & Emblem Mfg., 510 F.2d 1004 (5th Cir.), cert. denied, 423 U.S. 868 (1975).
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護，而被告之利用態樣則是直接將該商標圖樣作為商品，重製後加以販售，亦即 以商標商品化之型態加以利用。雖然該案地方法院意識到此舉將會使著作權法的 獨占排他權不當被擴張到非著作權的範圍415；但第五巡迴上訴法院卻抱持不同看 法，認為儘管此舉會使商標法從保障公眾的角度偏向保護原告方之商業利益，但 公共利益與原告商業利益的保護兩者實密不可分，故允許原告的請求並無不妥416。
(二) 否定說
反之，否定見解則認為若賦予商品化權，將使商品化權人之商標圖樣在商品 化市場中立於獨占之地位，進而造成生產無效率、消費者剩餘減少與社會剩餘減 少之現象，且易有尋租(rent seeking)以及組織鬆散(organizational slack)之問題產生，
進而降低創新動因417。假如市場上僅有商標權人可販售帶有史努比圖樣之商品，
該商標權人將會消耗額外資源以維持其市場獨占地位，如花費大量金錢進行廣告 宣傳，凡此行為均屬於尋租行為；又因缺乏市場競爭對手，處於獨占地位之商標 權人縱未選擇長期平均成本最低點生產，仍可以存活於市場，故容易出現浪費、
冗員過多、成本偏高等無效率的組織鬆散現象418。至於最根本關鍵的批評，則是 商標商品化的排他權與商標法的立法目的相違，蓋商標法旨在保護相關消費者免 於對商品服務來源產生混淆誤認可能，故商標權人亦僅能在此必要範圍內排除他 人混淆性使用，假若商標權人能夠一手掌握所有商品化過程，勢必會僭越商標法 的立法目的。申言之，商標最主要之功能，在表彰自己之商品，以與他人之商品 相區別；就商品之消費者而言，則是藉由商標來識別不同來源之商品，俾以進行 選購。是以商標最主要之功能即在於識別商品來源，而此一商標識別功能的發揮，
更是維護現代自由競爭市場正常運作不可或缺的機制419，而肯認商標商品化權的 存在將顛覆識別性存在之意義。
415 Id. at 1010.
416 Id.
417 Veronica J. Cherniak, Ornamental Use of Trademark: The Judicial Development and Economic Implications of an Exclusive Merchandising Right, 69 TUL. L. REV. 1311, 1347-1349(1995).
418 See id.
419 智慧財產法院 99 年度刑智上訴字第 65 號刑事判決。
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事實上，商標權人透過商標權之行使，本身即可控制他人一定程度之商品化 行為，進而享有排除他人從事特定商品化行為之利益，惟商標權人得排除者限於 商標之混淆性使用或著名商標之淡化行為，而非得全然排除所有無關不公平競爭 之商品化行為，此乃商標法立法目的要求使然。若單純因為商標權人在現行商標 法下可以排除他人特定之商品化行為，就進而推導商品化權之存在，使權利人單 獨壟斷所有商品化流程，似有倒果為因之嫌，故本文對此採取質疑之態度。就另 一角度觀察，商標的存在雖可促進角色商品化過程之運作，但角色商品化本身並 非必須完全仰賴商標始得進行，角色權人藉由開發角色周邊商品所能獲取之超額 獲利本身即自然提供了充分的角色商品化經濟誘因，而無以商品化權特別保障之 必要，故就應否賦予權利人角色商品化權之爭議，本文較支持否定說之見解。
(三) 商標商品化與功能性理論之關連
上述否定見解的批評固有見地，卻仍留有基本定義上的問題並未詳加探討，
上述否定見解的批評固有見地，卻仍留有基本定義上的問題並未詳加探討，