智慧財產案件審理法施行前新型有效性之司法審查

法審查

新型專利之申請，依專利法第112 條之規定，除不符該條所定形式審查之 要件外，餘均獲准專利⁵⁷¹。亦即現行專利法對新型專利係採形式審查，對新型 專利之實體要件是否符合，專利專責機關於新型專利申請時並不加以審查⁵⁷²。 新型專利係依 93 年 7 月 1 日施行之專利法改採形式審查。依 93 年 7 月 1 日施行 之專利法第 104 條之立法理由觀之，我國新型專利技術報告之提出，並非提起民 事訴訟之要件，新型專利權人向普通法院民事庭提起侵權訴訟，被告若於專利侵 權訴訟中爭執新型專利之有效性，則普通法院民事庭法官為確定新型專利權有效 性之存在，自須就新型專利之有效性加以審查，形成由普通法院民事庭法官就專 利要件是否具備進行第一次判斷。1993 年日本新型專利法雖改採形式審查，但 當新型專利權人行使其權利時，仍須先行提示該登記新型專利之新型技術評價書 予以警告，否則不能對侵害自己新型專利權或專用實施權之人士，行使其權利

573。實際上是將新型專利實體審查的時點延後至爭訟發生時，當新型專利權人就 其權利之侵害提起民事訴訟救濟時，其新型專利之實體要件，業經新型技術評價 書審查過，民事庭法官就新型專利之有效性爭執之處理方式，在有新型專利技術 評價書可以參考的情形下，與新型專利採實體審查時，差異尚不大（主要差異應 是在對新型技術評價書不能聲明不服）。

專利法第 116 條雖然規定，新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專 利技術報告進行警告。但依前述，新型專利技術報告之提出並非民事起訴之要 件，專利法 116 之提示新型專利技術報告進行警告，僅係將來新型專利權人之專

571 關於新型專利改制之探討，請參閱謝銘洋、黃銘傑、陳逸南主持，新型專利權採登記制及領

証後異議制度期末報告，第 27 頁，89 年。全文可於經濟部智慧財產局網站

http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=1550&guid=f4a73167-c976-482c-b3ae-644e42 2ee581&lang=zh-tw下載(最後造訪日 2012/11/4)；李鎂，前揭註 176 文，頁 5-20；周仕筠，前揭 註 177 文，頁 21-35。

572 蔡明誠教授認為專利法第 97 條規定「新型有妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，不予新型專 利」，事涉消極專利要件之實體審查，故與其稱為「形式審查」，不如稱「低度」或「有限度」

之實體審查。參見蔡明誠，專利法，經濟部智慧財產局出版，第 65-66 頁，初版 1 刷(2006 年)

573 參見日本實用新案法第 29 條之 2。

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利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，是否應負賠償責 任所應審酌之事由⁵⁷⁴。故在新型專利侵權訴訟中，民事庭法官即面臨如何進行新 型專利有效性之實體要件審查之問題。臺灣臺北地方法院 94 年度智字第 80 號判 決謂「系爭專利係專利法修正後之新型專利，故主管機關智財局在受理新型專利 申請案時，僅就該申請專利是否因具備某些消極要件而不應准許核准專利予以審 查，至於該專利是否具備新穎性、進步性、產業上利用性等積極要件，則未加以 審查，因此在現行制度下，即便有一專利申請權人抄襲他人早已申請過之新型專 利再向智財局申請新型專利，智財局仍會准予核發專利證書。故依據現行專利法 取得新型專利人欲行使權利時，應先取得新型專利技術報告，以確認該專利無法 發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等，具備專利要件後，並應提示新 型專利技術報告進行警告。」該見解與 1993 年日本新型專利法第 29 條之 2 規定 相近，但與我國 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 104 條立法理由之說明則有不符 之處。且修正前專利法第 103 條立法理由亦指明「新型專利技術報告之性質，係 屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。依 該立法理由，新型專利技術報告既僅係權利行使之參酌，並非權利行使之要件，

則未提示新型專利技術報告，並非即不能行使權利。但依臺灣臺北地方法院 94 年度智字第 80 號判決見解，新型專利人欲行使權利時，仍應先取得新型專利技 術報告，以確認該專利無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等，以 符合專利要件。上述見解就新型專利權利之行使仍以新型專利技術報告之提出為 前提，是否與前揭立法意旨相符，值得商榷。

在新型專利權人提出代碼 6 肯定評價之新型專利技術報告情況下，新型專利 侵權人如於民事侵權訴訟中就新型專利技術報告之結論不服，而爭執新型專利有 效性時，民事庭法官應如何加以審理判斷？依 93 年 7 月 1 日施行前專利法就新 型專利採實體審查之情形，民事庭法官於專利權之民事訴訟程序中，在異議案、

舉發案、撤銷案確定前，通常停止審判程序，如未有專利異議、舉發、撤銷案之 進行，普通法院法官就業經行政機關審定准予之專利權通常加以尊重，並不自行 判斷否定該專利權。其中牽涉專利權之授予係經專利專責機關實質審查後作為准 予專利之公告，且該授予專利權之行政處分應否加以遵重，而不能以普通法院名 義逕行撤銷該專利權之問題。最高法院曾表示「按行政處分未經撤銷、廢止，或 未因其他事由而失效者，其效力繼續存在，此觀之行政程序法第 110 條第 3 項之 規定自明。行政處分已有效存在，縱內容有不當或違法，在上級官署依訴願程序 撤銷之前，司法機關不能否認其效力⁵⁷⁵。」上述法律見解並為地方法院所遵循⁵⁷⁶。 依 93 年 7 月 1 日施行之專利規定，由於新型專利僅形式審查認無專利法第

574 專利法第 117 條但書參照。

575 參見最高法院 83 年度台上字第 1172 號判決。

576 臺灣板橋地方法院 92 年智字第 30 號判決。

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97 條所定不予專利之情事者，即應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之

577。新型專利權之授予仍有行政處分之性質，對於不准專利之處分不服者，仍可 逕提行政救濟⁵⁷⁸。但因新型專利對實體要件不予審查之緣故，上述實務見解認為 專利權縱有被告所指應撤銷之事由，並非普通法院民事庭所得審究，其專利權於 主管機關依法撤銷前，均仍有效存在，普通法院民事庭應受其拘束之看法，已有 轉變。上開地方法院實務見解，改認受理新型專利侵權訴訟之普通法院對該新型 專利侵權之主張，要求應提出新型專利技術報告始可主張權利。但查，新型專利 技術報告現既屬機關無拘束力之報告，僅作為權利行使或技術利用之參酌⁵⁷⁹，事 實上原法制設計之目的即要由普通法院民事庭參酌新型專利技術報告或其他鑑 定報告意見，就新型專利要件是否具備進行實體判斷，且不受新型專利技術報告 或其他鑑定報告之拘束。因此，當侵權人如就新型專利技術報告之內容不服，其 救濟途逕最直接之方法，即是在新型專利侵權訴訟中爭執新型專利之有效性⁵⁸⁰， 普通法院民事庭就新型專利技術報告是否可採應自行判斷，而不能再依照以往新 型專利採實體審查之情形，就專利權之有效性不加以自行認定。尤其，在新型專 利未有舉發、撤銷案之進行情況下，普通法院民事庭應就新型專利權之有效性，

包括新型專利技術報告之正確性加以實質判斷，已無法避免。

93 年 7 月 1 日以後施行之專利法就新型專利採形式審查，加以對新型專利 技術報告採機關無拘束力之報告的見解，法制上之設計使受理新型專利侵權訴訟 之普通法院，承擔了大部分專利要件實體判斷的責任（在有舉發案之情形，新型 專利要件是否具備仍由台北高等行政法院從事司法審查，自不待言）。如果新型 專利技術報告係專利專責機關無拘束力之報告，應屬專利要件是否具備之參考意 見，則普通法院應進行專利要件，以及新型專利技術報告正確性審查判斷。尤其 新型專利技術報告目前就產業利用性及揭露要件之實體要件並未提供審查意見 之情形下，普通法院更須就產業利用性及揭露要件之實體要件爭執作第一次判 斷。該部分實體要件之審查已牽涉專利技術內容之瞭解，此對於一般係法律專業 背景之普通法院民事庭法官而言，要對高度技術性之權利內容進行比對分析，以 作為判斷論斷之基礎，誠屬不易。

依專利專責機關所制訂新型專利技術報告作業規範規定，新型專利技術報告 對於產業利用性，不予比對⁵⁸¹。又新型專利技術報告針對申請專利範圍每一請求 項進行比對，並將比對結果賦予「代碼 1、2、3、4、5、6」其中一個代碼，其代

577 92 年 2 月 6 日修正專利法第 99 條參照。

578 92 年 2 月 6 日修正專利法第 108 條立法理由參照。

579 92 年 2 月 6 日修正專利法第 103 條立法理由參照。

580 侵權人亦可提起舉發，俟新型專利權人提出新型專利技術報告答辯其有效性後，再在該舉發

案之行政爭訟中，對該新型專利技術報告主張其不正確。但此種對新型專利技術報告不服之方式 較為迂迴。

581 新型專利技術報告作業規範 2.(6)。

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碼 1-5 係屬否定評價，代碼 6 如無特別註記，則係肯定評價。但依上述新型專利 技術報告作業規範規定，有關產業利用性或揭露要件（專利法第 108 條準用第 26 條第 2 項、第 3 項）以及修正要件並不在比對範圍⁵⁸²。因此，新型專利技術報

碼 1-5 係屬否定評價，代碼 6 如無特別註記，則係肯定評價。但依上述新型專利 技術報告作業規範規定，有關產業利用性或揭露要件（專利法第 108 條準用第 26 條第 2 項、第 3 項）以及修正要件並不在比對範圍⁵⁸²。因此，新型專利技術報