專利舉發更正申請與司法審查

92 年 2 月 6 日修正專利法第 64 條規定，發明專利權人得就 1.申請專利範圍 之減縮、2.誤記事項之訂正、3.不明瞭記載之釋明，申請更正專利說明書或圖式，

釋不能忽略法的實質目的，而採後說。關於利用體系解釋如過於機械，拘泥此項形式，忽視法的 實質目的或法意，亦非妥適。參見楊仁壽，法學方法論，第 131 頁，三民書局，76 年 11 月 3 版。

612 智慧財產案件審理法第 30 條參照。

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且該更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變 更申請專利範圍⁶¹³。惟申請專利範圍之減縮之更正申請時點，專利法並無特別限 制。因此，於專利權取得後，如符合上開專利法第 64 條規定之要件，似無不准 更正之理由。不過，申請更正之專利權如經撤銷專利權確定在案，因已無更正之 標的，縱已對該確定判決提起再審之訴，專利專責機關對該更正申請，仍不予受 理⁶¹⁴。又縱該撤銷專利權處分，專利權人不服，提起行政救濟尚未確定，惟因撤 銷處分已生實質上之拘束力（實質的存續力），在未經行政爭訟程序將原處分撤 銷前，所提更正申請，依實務上之見解，專利專責機關，亦不予受理⁶¹⁵。因此，

專利權經撤銷後，縱使專利權人不服，提起行政爭訟中，專利權人如另案申請專 利範圍之減縮（即請求項之刪除），因專利專責機關並不受理另案之更正申請。

專利權人並無法經由另案更正申請之方式，對在爭訟中之專利權撤銷行政爭訟獲 得有利之判斷。

另一方面，專利舉發之行政爭訟，專利權人就請求項減縮之更正之申請，依 目前實務見解，亦認專利舉發案更正之申請，僅能於專利專責機關舉發審查階段 為之⁶¹⁶。舉發案一經審定，於其後訴願、行政訴訟階段，無由容許專利權人再為 更正。否則專利權人將可就不利於己之事項反覆循環加以更正，致使專利舉發爭 訟無法及早確定⁶¹⁷。因此，專利舉發案專利權人關於專利更正之主張，應併於 92 年 2 月 6 日修正專利法第 69 條於舉發答辯時，或依同法第 71 條受專利專責機關 通知時為更正之申請，此時，專利專責機關固應合併審查，合併審定。縱然專利 權人係單獨提出請求項更正案，依新修正專利法第 79 條規定，於舉發案審查期 間，有更正案者，亦應合併審查及合併審定。從而專利權人請求項減縮更正之申 請，除未有舉發案繫屬中，可向專利專責機關提出外，應於舉發案審查審定作成 前為之。而專利權人就請求項減縮之更正於舉發審查時提出，通常係為避免專利 被舉發成立。實務上較易發生問題者，係專利權人非在 92 年 2 月 6 日專利法第 71 條規定之時間，為申請專利範圍減縮之更正，而係於專利專責機關作成專利 舉發成立，專利權應予撤銷之審定後，對該撤銷專利權審定不服之行政訴訟中，

始向法院主張其願意就專利申請專利範圍為減縮更正之申請，則法院就此請求項 減縮更正之防禦主張應否加以斟酌？

專利權人於專利舉發案中，經專利專責機關為舉發成立，應為撤銷專利權之 審定後，專利權人不服，就該舉發成立之審定循序提起行政訴訟。專利權人就該 撤銷專利權所提起之行政訴訟係屬撤銷訴訟⁶¹⁸。而專利撤銷訴訟係以專利專責機

613 新修正專利法第 69 條規定參照。

614 專利審查基準 1-5-4 頁(2006 年版)參見。

615 同前註。

616 最高行政法院 100 年判字第 1820 號判決參照。

617 智慧財產法院 98 年行專訴字第 96 號判決參照。

618 行政訴訟法第 4 條第 1 項參照。

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關違法之審定，損害專利權人之專利權為其訴訟標的，而請求行政法院撤銷該違 法之審定。因此，審查該審定處分是否合法，應以專利專責機關作成該審定之事 實及有效之法令為準。如係於原審定作成後始發生之事實或法律上之變更，已非 原審定作成時所得加以審酌，自無從以該等事實或法律之變更，作為論究原審定 處分是否合法之依據⁶¹⁹。惟若該另案申請之申請專利範圍更正案核准後，經公告 者，溯自申請日生效⁶²⁰。該准予更正申請專利範圍之審定處分是否對於前已舉發 成立之舉發案之行政爭訟發生影響，則頗有疑義。不過，專利權人於行政訴訟中 始向法院為請求項減縮更正，參照上述撤銷訴訟處分合法性判斷之基準時原則，

縱然專利專責機關已另案准許請求項減縮之更正，法院似亦無從加以審酌。為避 免此種爭議，目前專利審查實務，撤銷專利權處分，專利權人不服，提起行政救 濟尚未確定，惟因撤銷處分已生實質上之拘束力（實質的存續力），在未經行政 爭訟程序將原處分撤銷前，所提更正申請，專利專責機關，應不予受理該撤銷專 利權處分⁶²¹。因此，法院於撤銷訴訟審理中，因專利權人另案向專利專責機關為 請求項減縮更正之申請獲准，而向行政法院主張請求項減縮更正之防禦主張可能 性並不高。縱然專利權人向專利專責機關為請求項減縮更正之申請獲准，行政法 院於撤銷訴訟中，亦無從就撤銷專利權審定作成後之獲准更正之事實加以審酌，

專利權人仍無法因該准許更正之處分，獲得有利之判斷。

實務上較具爭議之行政訴訟中請求項更正問題，係關於專利權人面對舉發申 請人於行政訴訟中，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所提出之新證據，得 否為請求項更正申請防禦方法之主張?依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規 定，關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終 結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。首先，

於專利舉發案舉發不成立之情形，若專利舉發人對於舉發不成立之審定循序提起 行政訴訟，於訴訟中依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定提出新證據，主 張專利權有得撤銷之原因。專利權人於行政訴訟面臨新證據挑戰其專利之有效 性，依前揭實務見解，如仍堅守專利權請求項之更正於舉發審查階段始得為之，

於行政訴訟中法院無從加以審酌之立場，則專利權人於行政訴訟中面臨新證據對 其專利有效性之攻擊，無法為請求項之更正，顯然陷於訴訟程序上攻防武器不平 等之地位，對於專利權人之訴訟防禦程序利益自有影響。但另一方面，法院如考 量專利權人訴訟防禦地位之平等而給予專利權有請求項更正之機會，因法院並非 請求項更正申請之受理機關⁶²²，無法自行就該更正申請加以判斷。此時即面臨是 否應加以發回由專利專責機關加以重新審查之問題。

619 參見陳計男，前揭註 566，第 567 頁。

620 專利法第 64 條第 4 項；新修正專利法第 70 條第 3 項參照。

621 同註 614。

622 新修正專利法第 70 條參照。

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實務上對此問題，於相關案例曾表示「證據 2 之專利說明書第 3 頁『發明 之詳細說明』中第【0013】段有關纜線結構之記載，為原告於本件訴訟中始提出 之主張，且證據 2 與系爭專利自承之先前技術之組合乃原告於本件訴訟中始提 出之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更 正。另就本件舉發事件，倘系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，尚應逐 項審查其餘附屬項（第 2 至 5 項）是否符合專利要件。為兼顧參加人對舉發證 據原可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，及各附屬項 尚待審查，本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查裁量⁶²³。」即係對 舉發案申請人於行政訴訟中，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項前段所提出 之舉發新證據，為保障專利權人於行政訴訟中，對舉發證據原可於專利專責機關 審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，而採取將案件發回專利專責機關重 新審查之見解。此見解有助於對專利權人訴訟程序防禦地位之平等保障。不過，

另一方面言之，智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項開放關於撤銷、廢止商標註 冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理 由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。其目的即在舉發新證據若不予審 酌，舉發人仍得以前行政訴訟程序未能提出之新證據，再為舉發，並因之衍生另 一行政爭訟程序，致使同一專利權有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終 局確定，甚而影響民刑事訴訟之終結⁶²⁴。但依前所述，實務上在遇有舉發人提出 新證據時，為參考專利權之更正程序利益，而仍將案件發回專利專責機關重新審 理，則與智慧財產案件審理法施行前，遇有此種情形，認為應由舉發人就該新證 據另案舉發，由專利專責機關加以審查之情形，實質結果並無不同。因此，原有 智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項前段所定，由智慧財產法院對舉發新證據直 接加以審酌，期能紛爭一次解決之立法目的仍無法達成。由此可見當事人訴訟程 序利益之保障與訴訟經濟及效率立法目的，無法兼顧之實務折衷結果，並顯現現 制問題仍未解決。

其次，在專利舉發案舉發成立之情形，專利權人對於專利專責機關所為舉發 成立，撤銷專利權之審定不服，而提起行政爭訟之情形。若該專利舉發成立之審

其次，在專利舉發案舉發成立之情形，專利權人對於專利專責機關所為舉發 成立，撤銷專利權之審定不服，而提起行政爭訟之情形。若該專利舉發成立之審