依 93 年 7 月 1 日施行之專利法，我國發明專利申請採實體審查，且智慧財 產專責機關審查時係逐項審查與全案准駁原則。依 102 年 1 月 1 日施行之專利法 第 47 條第 1 項之規定，與 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 45 條第 1 項之規定，
並無不同。因此，專利申請審查如延續前述實務見解，似仍應續採全案准駁之原 則。不過，發明專利申請採全案准駁原則，應配合專利專責機關之合法核駁理由 先行通知之踐行，方能兼顧專利申請人利益之平衡。故專利專責機關所作之核駁 理由先行通知書，有部分請求項不具專利要件之審查意見有誤，部分請求項不具 專利要件之審查意見則屬正確，則該核駁理由先行通知對專利申請人所得正確評 估減縮請求項或為分割申請之程序利益既有妨礙，自不能謂為合法之核駁理由先 行通知。如再以此不合法之核駁理由先行通知，作為嗣後專利專責機關採取全案 准駁合理化之基礎，對專利申請人確有不公之疑慮。從而專利專責機關之核駁理 由先行通知，如有部分內容有違誤而影響專利申請人所得正確評估減縮請求項或 為分割申請之程序利益時，此時應考慮對專利申請人給予再一次正確核駁理由通 知之機會，確保專利申請人得正確評估減縮請求項或為分割申請之程序利益後，
再依專利申請全案准駁原則處理，始為妥適。
新型專利取得由於採取形式審查，固有利於專利申請人就新型專利權之取 得，但新型專利權人申請獲得不利之新型專利技術報告時，如仍欲行使新型專利 權，須自負提起民事專利侵權訴訟敗訴後被民事求償之風險，如不願冒此風險，
209 日本特許法第 167 條原規定：何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登 録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
新修正日本特許法 167 條：特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事 者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
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即實質形同放棄該新型專利權，無法尋求較為經濟之行政爭訟程序，以獲得司法 救濟。無論作何一決定，對新型專利權人均屬高成本之決定，使一不具拘束力之 新型專利技術報告即得迫使新型專利權人面臨重大利益之取捨。又因就該技術報 告係不得聲明不服以提起行政救濟，故對新型專利權所得請求法律救濟之保障，
仍有所不周。而專利專責機關對新型專利技術報告內容之自我省察機制改革，終 究有其界限。而依前述，實務上亦發展名實不符之方式，此終究非訴訟之常態之 救濟方式，允宜在制度設計上盡力防免。為使新型專利權人於獲得不利之新型專 利技術報告時，仍有得以較經濟之方式得有司法救濟之機會，似可參考美國無對 造再審查法制，允許新型專利權人得以新型專利技術報告所檢索之證據作為舉發 證據，對自己之新型專利提出舉發。專利專責機關如認依該舉發證據應為撤銷成 立，撤銷新型專利權之處分，新型專利權人對該不利之處分，得以專利專責機關 為被告提起行政爭訟，以求獲得司法救濟之機會。為避免新型專利權人對自己之 專利權之舉發未盡攻防之能事，卻能獲得「一事不再理」之實益。亦得考慮就此 種舉發不成立之審定，無專利法第 81 條第 1 款「一事不再理」之適用，亦即酌 採日本新修正特許法及實用新案法就同一事實及同一證據，第 3 人仍得提起特許 無效審判，並不受「一事不再理」之拘束，以求取新型專利權人對不利新型技術 報告之司法救濟權益與專利公眾審查之平衡210。
210 另亦可思考由新型專利人向專利專責機關促請其發動職權，實質審查該新型專利，以作成是
否撤銷新型專利之審定。專利專責機關如仍作成與新型技術報告相同之結論，再由新型專利人據 以提起行政爭訟，請求司法救濟。詳參本文 3.3.2.2、3.4。
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3.專利有效性爭議與司法審查
專利取得後，關於其有效性之爭議分別可於民事侵權訴訟及行政爭訟中成為 爭點211。關於民事侵權訴訟及行政爭訟程序所發生之專利有效性爭議問題，因各 國是否採取公私法二元之差異而有不同之處理方式。美國就專利權取得後，關於 專利權有效性爭議於行政爭訟程序係採再審查（Reexamination）212程序或有對造 複審程序（Inter Partes Review）213，而專利有效性爭議常牽涉更正問題，亦與美 國與更正有關之再核發或再發證（Reissue）或瑕疵專利之再發證（ Reissue of Defective Patents）214審查相關。另專利民事侵權訴訟中遇有專利有效性之抗辯，
或另有行政爭訟之專利有效性爭議進行時，其互動關係如何，影響專利民事侵權 之判斷。又美國法制關於以人證證述專利有效性，所發展出之證據補強要求
（Corrobotation Requirement），使法院在審查以人證作為專利有效性證明之證據 時，得能符合明確（clear and convincing）之舉證責任，於我國行政訴訟中涉及專 利有效性爭議，擬以證人證言作為主張專利有得撤銷原因時，有其可供參採之 處。而美國 2011 年專利改革法（Patent Reform Act of 2011），新修正專利法將美 國原採之先發明主義變更為先發明人申請主義，以及透過調查程序，調和專利申 請人非真正發明人之問題。對於探討專利有效性爭議問題比較法之參照，均有加 以瞭解之必要。
現行日本特許法就特許權取得後有效性爭議，於行政爭訟程序為無效審判與 審決取消訴訟制度(包括訂正審判與訂正請求)。而於特許侵權民事訴訟審理中，
得否為特許無效判斷問題，日本最高裁判所於平成 12 年 4 月 11 日（キルビー特 許事件／富士通半導体事件）前後不同之見解，以及日本於平成 16 年修正特許 法，關於特許法第 104 條之 3 修正規定，於民事侵權訴訟中就專利有效性亦得進 行判斷。但其判斷是否受其後確定之訂正審判審決確定之影響，相關法制及案例 見解，於我國專利有效性爭議之議題，皆具比較法制參考之意義。
我國專利權取得後有效性之爭議，包括專利有效性司法審查密度，審查範 圍、舉發證據之證據力、新型專利有效性爭議、舉發新證據之審酌，以及專利有 效性爭議涉及專利更正等之司法審查等議題。上述美、日兩國法制與案例見解，
於我國相關議題之處理及建議之提出，在法律原則及訴訟法理相通部分，應有其 可供借鏡參考之處，爰分別予以析述。
211 例專利民事侵權訴訟之被控侵權人得於民事訴訟中，依智慧財產案件審理法第 16 條規定，主 張系爭專利有應撤銷之原因，而不得對於被控侵權人主張專利權。或依專利法第 71 條對發明專 利人之專利提起舉發。
212 35 U.S.C.A. § 302(2012).
213 35 U.S.C.A. § 311(2012).
214 35 U.S.C.A. § 251(2012).
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