3.2 日本特許有效性爭議與司法審查
3.2.2 日本特許侵權權利有效性爭議
3.2.2.1 平成 12 年 4 月 11 日前之見解
於特許侵權民事訴訟審理中，關於得否為特許無效判斷問題，日本大審院判 例認為：即使有特許無效事由存在，一旦被註冊登記，限於該登記無效審決確定，
該效力並不當然失去。通常法院不得為關於特許之當否，效力有無之判斷。成為 特許權侵害之被告，一定要以審決使特許無效482。依此見解，於侵害訴訟為特許 無效之主張，首先必須向特許廳提起無效審判請求，於審決未確定時，訴訟程序 依特許法第 168 條第 2 項停止。但此卻導致訴訟長期化，且民事侵害訴訟即使考 量確實存在特許無效理由，但仍不得不認許該特許權之行使，亦有欠具體之妥當 性。基於上述理由，學說、判例對於具有全部公知之無效理由（即專利欠缺新穎
480 同前註。
481 高林龍，前揭註 461 書，第 226-230 頁。
482 大判大 6.4.23 民錄 23 輯，654 頁。
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性要件）之情形，為使侵權訴訟民事法院可得認定有特許無效理由，毋庸等待無 效審決確定即得予斟酌而作出判斷，有作出幾種理論之探討。以下略加介紹483： 1.限定解釋說
I、廣義限定解釋說（擴張解釋否定說）
即使有判明系爭特許全部公知情形，在無效審決未確定時，雖不得不將特許 權作為有效處理，但特許發明技術的範圍不應擴張解釋，應限定為特許請求範圍 文義同一構成之解釋
Ⅱ、狹義限定解釋說（實施例限定說）
與廣義限定解釋說之基本思考方向雖然相同，但發明技術領域範圍依特許請 求範圍文義以實施例狹義限定解釋之見解。
2.自由技術抗辯說（公知技術抗辯說）
特許權係因對發明具新穎性、進步性而賦予，成為侵害對象之技術於申請時 已有公知技術之情形，就該特許權承認給予排除侵害等權利行使，應違反特許法 基本原則。因此，如舉證證明請求對象物品於特許申請時屬實施之公知技術，特 許權人之請求應予駁回。
3.權利濫用說
基於全部公知之特許權權利行使，為權利濫用而不應准許。
4.當然無效抗辯說
賦予特許亦為行政處分，行政法上行政處分之當然無效，或關於以此為前提 所進行法律關係之訴訟既然准許，當該發明新穎性欠缺，具有重大且明白瑕疵，
於侵害訴訟，應認許得為無效抗辯（相對無效）。
5.技術範圍確定不能說
即使判明屬全部公知之特許發明之情形，特許權人得依訂正審判變更發明非 全部公知，而使權利殘留存在。於將來請求範圍該等訂正條件之附加，為該等訂 正之內容即無法確定，故無法確定技術之範圍，結果依該特許權之請求不得不予 以駁回。
3.2.2.2 平成 12 年 4 月 11 日後之見解
日本最高裁判所於平成 12 年 4 月 11 日（キルビー特許事件／富士通半導体 事件）表示，於特許存在無效理由已為明顯時，基於該特許之妨害防止、損害賠 償等之請求，除有特別規定外，該當權利濫用而不應准許。最高裁判所於該案例 宣示構成權利濫用之情形應具備 2 要件：（1）無效理由存在明白性；（2）無特 別之情事。日本特許法第 123 條第 1 項規定特許無效事由，侵害訴訟民事法院審 酌特許無效事由存在之理論中，依無效事由所為處理之方式亦有差異。上開最高
483 以下學說參見「判例タイムズ主要民事判例解説」，1065 号，234 頁臨時増刊，最高裁平成 12 年 4 月 11 日，平１０（オ）３６４号，横浜地方裁判所川崎支部判事，八木貴美子。
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裁判所對無效事由並未特別加以限制，故不僅新穎性之欠缺，進步性欠缺之無效 事由亦為適用對象。但進步性之欠缺須至何程度，始成為上開權利濫用之無效理 由存在明白性，即成為一議題。另外，於該判決所顯示訂正審判請求有無以外，
如何該當該等之特別情事，亦有待日後實務見解予以表示。
日本最高裁判所キルビー特許事件判決，係於特許法尚未修正前，基於衡平 理念、紛爭解決之實效性及訴訟經濟，於當該特許無效理由可認明顯存在時，基 於該特許權妨害排除、妨害防止、損害賠償等請求，除有特別情事外，而認特許 請求該當於權利濫用而非得准許。其後日本法院於民事侵權訴訟中，就特許權人 主張特許權侵害，請求製造、販賣停止或損害賠償之案例，於被訴侵權人產品構 成侵權，且被訴侵權人提出特許權有效性抗辯時，就該特許是否有無效理由即可 直接加以判斷484。嗣日本於平成 16 年修正特許法，基於キルビー特許事件判決 意旨，於特許法第 104 條之 3 修正規定，（第 1 項）於特許權侵害訴訟，該特許 依無效審判應被認為無效者，該特許權不得行使。使專利民事侵權訴訟就有效性 之判斷明文加以規範。（第 2 項）前項之攻擊防禦方法，法院如認係基於不當延 滯訴訟目的而提出時，得依聲請或依職權駁回之485。
關於特許無效審決取消訴訟，上訴於最高裁判所繫屬中，特許權人另案為特 許請求項訂正審判，並經認許審決確定之情形。最高裁判所有認：成為原判決基 礎之行政處分，依其後之行政處分予以變更，原先之民事判決有日本民事訴訟法 第 338 條第 1 項第 8 款規定之再審事由。因此，原民事判決有明顯影響判決之法 律違反之存在事由，而認民事事實審所為特許無效之判斷成為違法之見解486。但 亦有認為：於特許權侵害訴訟，採信基於特許法第 104 條之 3 第 1 項特許無效主 張，而駁回基於特許權請求之判決確定後，其後始為訂正審決確定之情形。由於 侵害訴訟特許有效性已進入判斷，若其後再依與侵害訴訟分離程序之訂正審決，
推翻侵害訴訟有效性之判斷，係屬不合理，故此不能成為對民事侵害訴訟再審理 由。此見解係以民事訴訟法第 338 條第 1 項但書之該當加以解釋。亦有以原先特 許授予處分既經民事侵害訴訟否定行政處分係作為判斷基礎，若於再審事由又不 否定其為判斷基礎，違反誠信原則，故應予限制此種再審訴訟之主張487。不過，
另有認為：於侵害訴訟得依特許法第 104 條之 3 第 1 項之主張，就有效性之抗辯 為判斷，其後有訂正審決確定之情形，如不問具體情事之缺失，一律認不存有再
484 例如：平成 17 年 5 月 31 日，東京地裁判決，平１５（ワ）１１２３８号，特許権侵害行為 差止等請求事件(誘導電力分配システム事件)，判例タイムズ 1257 号 283 頁；平成 17 年 2 月 17 日，東京地裁判決，平１５（ワ）１６７０６号，特許権侵害差止等請求事件(安定駒利用の 耐震、耐風瓦工法事件・第一審)，裁判所ウェブサイト。
485 參見註 9。
486 最高裁判所第二小法廷，平成 15 年 10 月 31 日，平成 15 平成 14(行ヒ)200，特許取消決定取 消請求事件，民集，211 号 325 頁。
487 平成 20 年 4 月 24 日，最高裁平 18（受）第 1772 号，特許権に基づく製造販売禁止等請求 事件)，民集 62 巻 5 号 1262 頁解說。
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審事由之見解，亦屬救濟範圍過於狹隘。且再審要用訴訟上所謂誠信原則而為一 般解釋解決的話，也有必要考量特許權侵害訴訟以外之情形488。
日本由於特許法第 104 條之 3 之修正規定，民事侵權訴訟中就專利有效性亦 得進行判斷。但其判斷是否受其後確定之訂正審判審決確定之影響，有上述不同 見解。最近最高裁判所就對特許權特許無效之主張，特許權人如未於適當時期提 出再抗辯主張，即認得依特許法第 104 條之 3 第 2 項規定駁回，值得加以注意489。 該案例之事實略為：大阪地裁第 1 審法院就 Y 產品是否為系爭發明之侵害並未 判斷，但依キルビー特許事件判決意旨，以該特許係明顯存有無效理由，而認該 民事侵權主張係權利濫用而駁回 X 之請求。其後特許法第 104 條之 3 規定施行，
大阪高等裁判所依該條規定，認系爭發明係依特許無效審判應被認為無效，就 Y 產品是否為系爭發明之侵害雖未判斷，但依特許法第 104 條之 3 第 1 項之規定，
駁回 X 之請求。其後 X 於專利民事侵權事件宣判後，另案依減縮之意旨為訂正 審判斷請求，該訂正審判經認許審決確定，基於該訂正審決確定影響原專利民事 判決明顯，原民事判決違背法令(有日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款再審 事由)，對民事判決提起上訴，並經最高裁判所受理。經最高裁判所以：第 1 審 判決採信 Y 關於特許權無效之主張而駁回 X 之請求。X 於上訴審之審理中，至 少應該早期就該無效主張為否定或提出否認之主張。上開審決係 X 於上訴審之 言詞辯論終結後，依訂正審判請求之情形，該審決之內容 X 於一年以上上訴審 之審理期間，2 度撤回訂正審判請求而於行政官署往返反覆，X 作為推翻 Y 特許 無效之主張之訂正審判請求之有關主張，於言詞辯論終結前既未提出，即不能認 有正當化之事由。
上述於特許權侵害訴訟中，相對人面臨請求損害賠償，依特許法第 104 條之 3 第 1 項為無效主張之抗辯，經法院採信而駁回特許權人之請求確定後，特許權 人復就相關之申請專利範圍為減縮訂正（更正），經特許廳為准許訂正審決確定。
特許權人於訂正審決確定後，以高等裁判所之判決有再審事由提起上訴。日本最 高裁判所對於特許權侵害訴訟審理迅速性之要求領域，基於特許法第 104 條之 3 迅速解決紛爭實效性之立法意旨延伸，以訂正審判請求之主張於言詞辯論終結前 既未提出，即不能認係正當化之事由。其為解決上述再審事由有無之爭議，而以 未適時提出致失權加以立論，防堵因訂正審判確定後，再反覆爭執民事判決所作 之有效性判斷。日本上開判決，基於智慧財產訴訟迅速妥適解決紛爭之需求，所
特許權人於訂正審決確定後，以高等裁判所之判決有再審事由提起上訴。日本最 高裁判所對於特許權侵害訴訟審理迅速性之要求領域，基於特許法第 104 條之 3 迅速解決紛爭實效性之立法意旨延伸，以訂正審判請求之主張於言詞辯論終結前 既未提出，即不能認係正當化之事由。其為解決上述再審事由有無之爭議，而以 未適時提出致失權加以立論，防堵因訂正審判確定後，再反覆爭執民事判決所作 之有效性判斷。日本上開判決，基於智慧財產訴訟迅速妥適解決紛爭之需求，所