撤銷訴訟類型

關於撤銷訴訟類型專利要件司法審查範圍，實務曾提出下列法律問題研討。

「甲對乙之專利提出舉發，舉發理由為舉發證據足以證明系爭專利不具新穎性及 進步性，請求撤銷系爭專利權。智慧局審定結果，認舉發證據足以證明系爭專利 不具新穎性，為舉發成立應撤銷系爭專利權之處分（對於系爭專利是否不具進步 性部分，認無庸再予審認），乙不服提起訴願，遭決定駁回而提起行政訴訟，請 求撤銷訴願決定及原處分，法院審理後認為舉發證據雖不足以證明系爭專利不具 新穎性，但可證明系爭專利不具進步性時，應如何判決⁵⁶⁵？

甲說：（1）原處分及訴願決定均僅對舉發證據是否足以證明系爭專利不具 新穎性加以審查而已，則法院審理之範圍應僅限於此部分之適法性。茲原處分既 有違誤，即應連同訴願決定併予撤銷 。（2）至於舉發證據是否足以證明系爭專 利不具進步性，因原處分機關並未加以審查，法院應毋庸贅審。此部分應於撤銷 原處分，發回原處分機關智慧財產局另為處分時，由智慧財產局行使第一次判斷 權。（3）依專利法第 71 條第 1 項規定，專利專責機關於舉發審查時，得依申請 或依職權通知專利權人限期為更正。茲原處分機關就系爭專利是否具進步性部 分，既未加以審查，如法院就此部分逕予審理，無異剝奪權利人依上開法條更正 之程序利益，故仍應發回原處分機關另為處分，給予權利人更正之機會。

乙說：（1）按產業利用性、新穎性、進步性，均為專利之要件，不符合上

564 參見最高行政法院 100 年度判字第 1667 號判決。

565 參見 99 年度司法院 99 年度高等行政法院法律座談會提案四。

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開專利要件者應撤銷其專利權（92 年 2 月 6 日修正專利法第 67 條第 1 項第 1 款）。 甲對乙之系爭專利提出舉發，請求撤銷系爭專利權，舉發理由有二，一為舉發證 據足以證明系爭專利不具新穎性，一為舉發證據足以證明系爭專利不具進步性。

換言之，法院審理本件專利舉發案，訴訟標的為撤銷系爭專利權 ，至於系爭專 利是否不具新穎性或進步性，僅為撤銷之理由。茲舉發理由已提及舉發證據足以 證明系爭專利不具新穎性 及進步性，法院即應就此兩部分理由予以審理，不因 原處分及訴願決定未審查系爭專利是否不具進步性而受影響。（2）法院審理結 果，如認舉發證據足以證明系爭專利不具進步性 ，此時系爭專利即有撤銷之原 因，是原處分為舉發成立應撤銷系爭專利權之處分，並無違誤，訴願決定予以維 持，亦無不合，故應駁回原告之訴。（3）法院審理之結果，與原處分之審定結 果比較，結論相同，理由雖有不同，但參照行政訴訟法第 255 條第 2 項規定，原 處分所憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，仍應認原告之訴為無理由。

（4）基於訴訟經濟目的及紛爭一次解決之原則，自以乙說為當。

會議研討結論則係多數採甲說。

撤銷訴訟係以被告機關之違法行政處分損害原告之權利或法律上利益為其 訴訟標的，請求行政機關撤銷該行政處分。故審查系爭行政處分之適法性，係以 被告機關作成該行政處分之事實狀態及有效法令為其基準⁵⁶⁶。因此，上開專利行 政訴訟法律問題所牽涉訴訟類型為撤銷訴訟，依照撤銷訴訟之違法判斷基準時，

自應以專利專責機關作成審定時之事實狀態，即僅審酌舉發證據是否足以證明系 爭專利不具新穎性部分之事實狀態作為審理範圍。至於舉發證據是否足以證明系 爭專利不具進步性部分，原審定作成時並未加以審酌，即非行政法院撤銷訴訟審 理之範圍。上述甲說立論主要仍是基於向來撤銷訴訟違法判斷基準時之原則而 來。

不過，於專利行政訴訟事件之撤銷訴訟類型是否非屬專利專責機關所審酌過 之事由，即非行政法院所得審酌範圍而應尊重專利專責機關之第 1 次判斷權，非 無研求之餘地。例如：專利專責機關審查認系爭專利請求項之主要技術特徵為舉 發證據所揭示，兩者的差異僅在於文字記載形式，但實質上並無差異，舉發證據 可證明系爭專利請求項擬制喪失新穎性。惟經法院審理結果認系爭專利請求項與 舉發證據之差異非僅在於文字的記載形式，且非能直接且無歧異得知其技術特 徵，而使系爭專利擬制喪失新穎性。關於系爭專利請求項是否尚有其他擬制喪失 新穎性之事由，亦即系爭專利與舉發證據之差異是否僅在於相對應之技術特徵的 上、下位概念；或僅在於參酌舉發證據即能直接置換的技術特徵，法院得否逕予 審酌？就此問題，實務曾認就同一擬制喪失新穎性之事由，舉發人就舉發事由於 言詞辯論期日始提出系爭專利與舉發證據 2 之差異僅在於相對應之技術特徵的 上、下位概念；或僅在於舉發證據即能直接置換的技術特徵之主張，惟該項主張

566 參見陳計男，前揭註 546。

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並非在舉發階段所提出，使專利權人無法於專利專責機關審查階段提出答辯，並 考慮是否更正申請專利範圍，若於行政訴訟中准許舉發人提出，對於專利權人之 程序利益有損害，而認舉發人於行政訴訟中始提出之上、下位概念或直接置換之 主張，非屬法院審酌之範圍⁵⁶⁷。

上述實務見解，對於專利行政撤銷訴訟法院得審查範圍，限於專利專責機關 業已審查之舉發事由，如非專利專責機關所已審查之舉發事由，則須由專利專責 機關進行第一次判斷，法院始就該第 1 次判斷之理由是否合法為司法審查，其主 要考量在於專利權人無法於行政訴訟中對舉發人所提之新舉發事由提出更正之 防禦方法，故將案件發回由專利專責機關重新審查。不過，所謂舉發事由，究竟 係指專利要件（例如新穎性、擬制喪失新穎性、進步性）抑或包括專利要件所適 用判斷基準。例如同一新穎性之舉發事由的 4 個判斷基準，即完全相同、直接推 導、上下位概念、直接置換之各種主張，是否應認係不同之舉發事由？按專利法 第 73 條規定，舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據⁵⁶⁸。上 開法條所指之舉發事由，似應將舉發理由連同證據一併觀察以判斷是否屬同一。

而所謂是否同一舉發理由實務判斷之標準是以專利要件為準。例如智慧財產案件 審理法第 33 條規定，關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當 事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍 應審酌之。其所稱之同一撤銷理由，實務上即以產業利用性、新穎性、進步性、

揭露要件等專利要件作為區分標準⁵⁶⁹。而不以專利要件中各個主張事實所適用之 判斷基準，作為撤銷理由是否同一之區分標準。基於同一法律上之理由，上述於 專利行政訴訟事件之撤銷訴訟類型，是否非屬專利專責機關所審酌過之事由，似 亦應以專利專責機關是否已就同一專利要件加以審查者作為區分標準。縱使原處 分機關審定理由所論斷者，係就同一專利要件中之適用不同之判斷基準主張，惟 因仍係同一專利要件是否該當之事實爭議（例如：同一使用公開之事實爭議），

故不妨由法院加以直接判斷，而毋庸以專利專責機關就不同之判斷基準主張未行 使第 1 次判斷權，即再行發回原處分機關重行審查。

另外，行政程序法第 36 條規定，行政機關應依職權調查證據，不受當事人 主張之拘束。但專利權之舉發係由兩造當事人進行攻擊防禦為原則，不應由專利 專責機關發動，專利專責機關則在舉發範圍內，得依職權審查舉發人未提出之理 由及證據等規定，不受當事人主張之拘束，可資補充舉發案當事人主張之不足

570。因此，專利舉發案件專利專責機關在同一舉發事由範圍內，得依職權調查事 實。關於同一新穎性之舉發事由範圍內，究竟系爭專利與舉發證據相較，係因完

567 智慧財產法院 98 年行專訴字第 75 號。

568 92 年 2 月 6 日修正公布專利法第 67 條 2 項、第 3 項參照。

569 智慧財產法院 100 年度行專訴字第 23 號判決參照。

570 新修正專利法第 71 條立法理由參照。

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全相同、直接推導、上下位概念或直接置換而不具新穎性，應係得由專利專責機 關依舉發證據調查為事實之認定，並不受當事人主張之拘束。故如舉發人主張系 爭專利與舉發證據相較，係因直接推導而不具新穎性。而專利專責機關依舉發證 據調查結果，如發現系爭專利與舉發證據相較，係因直接置換而不具新穎性，而 非係因直接推導而不具新穎性，專利專責機關仍得依職權審查，認定系爭專利不 具新穎性，而不受舉發人所主張直接推導而不具新穎性之拘束。

至於行政法院得否在舉發範圍內，依職權審查舉發人所未提出之事實主張？

則不無疑問。按行政訴訟法第 123 條規定，行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查 證據；於其他訴訟，為維護公益者，亦同。因此，於上述討論問題，在屬撤銷訴 訟類型時，行政法院於同一新穎性之舉發事由範圍內，究竟系爭專利與舉發證據 相較係因完全相同、直接推導、上下位概念抑或直接置換而不具新穎性，應係得

則不無疑問。按行政訴訟法第 123 條規定，行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查 證據；於其他訴訟，為維護公益者，亦同。因此，於上述討論問題，在屬撤銷訴 訟類型時，行政法院於同一新穎性之舉發事由範圍內，究竟系爭專利與舉發證據 相較係因完全相同、直接推導、上下位概念抑或直接置換而不具新穎性，應係得