新證據審酌司法審查法制之重新建構

依智慧財產案件審理法第 16 條規定，民、刑事訴訟涉及有效性之爭執時，

民、刑事法院均應自為判斷，而不適用有關停止訴訟程序之規定。智慧財產案件 審理法第 33 條立法所欲處理民事訴訟因有效性爭議而延宕之議題，實際上已不 存在，已如前述（3.3.3.3 參照）。現行智慧財產案件審理法第 33 條所定關於撤 銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證

634 行政訴訟法第 216 條立法理由參照。

635 最高行政法院 93 年判字第 501 號判決表示，於專利申請案「被上訴人審查否准專利後，申 請人於行政救濟中始提出修正，即非法之所許。蓋行政救濟之目的係糾正行政機關之違法失當之 行政行為，故應在於人民已依法行事，而行政機關有違法失當之行政行為時，始得透過行政救濟 程序維護其權利。若行政機關無何違法失當之處，人民未依法行事致其權利未得保障，自非行政 救濟範圍。」如基於同一法律理由，專利舉發案於行政訴訟中，實務應係亦採同一見解。

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據，法院仍應加以審酌，如其仍有維持之必要，自須另尋其法理基礎，並重新建 構。關於行政法院就撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同 一撤銷理由提出之新證據，法院仍應加以審酌，其實務上顯示實質之意義係紛爭 一次解決性，避免同一當事人對同一專利權之舉發爭議，須另案反覆提起，造成 不必要的爭訟耗費。但紛爭一次藉由司法審查加以解決，在民事訴訟事件由於係 採兩造對審，其司法審查目的，係在判斷兩造之請求於言詞辯論終結前何者有理 由。則在言詞辯論終結前，應審酌兩造所提出之攻擊防禦方法，故其立論應較無 問題。但在行政訴訟司法審查，課予義務訴訟目的係在審查原告是否有向行政機 關為行為處分或特定行政處分之公法上請求權，撤銷訴訟目的則在審查原處分之 違法性。兩者司法審查目的仍有區別。若考量將民事訴訟紛爭一次解決性之法 理，運用於行政訴訟，以求訴訟經濟目的，則以課予義務訴訟類型與民事訴訟司 法審查之目的較為接近，制度運用上較無扞格之處。不過在課予義務訴訟，由行 政法院就專利舉發所提出之新證據加以審酌，固然在訴訟經濟上具有效益。但其 亟待處理之問題，在於由行政法院就新證據進行第一次判斷，其功能是否屬最 適。其次係專利權人更正程序利益保障之問題。

由於專利舉發案舉發不成立，專利舉發人所提起之行政訴訟類型為課予義務 訴訟。於行政訴訟中允許專利舉發人即行政訴訟之原告提出舉發新證據，由行政 法院就該新證據加以審酌，縱然如現行智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之規 定，限於同一撤銷理由。但就該新證據加以審酌結果，其實質上已形成不同於原 有舉發爭點。由於新舉發引證證據涵蓋範圍甚廣，美、日、歐等國外引證案於專 利舉發案本屬常見，如該等國外引證案牽涉高度專業領域，加以技術領域用語本 較特殊，智慧財產法院就該等新舉發證據除自行瞭解其技術內容外，並須與被舉 發案逐一進行比對，對非熟習技術領域之法院法官而言，誠屬一大考驗，其審理 難度相較於原有審定內容違法性之審查將提高不少。又由於新舉發引證案可以彼 此組合，或與原有舉發證據組合技術內容用以證明系爭案不具進步性，其組合可 能性多樣⁶³⁶。加以各個技術領域內容千差萬別，法院法官就該等組合技術內容須 逐一與系爭案作第一次比較，審理負擔較原有舉發證據之審查增加許多。雖然智 慧財產法院組織法業已引進技術審查官制度，技術審查官可承法官之命，辦理案 件之技術判斷、相關技術資料之蒐集、分析及對於技術問題提供意見，並可依法 參與訴訟程序，就技術審查可輔助法官從事專業技術瞭解與判斷⁶³⁷。但相對於專 利專責機關數百名審查人員及外審委員，智慧財產法院技術審查官現行僅十餘 人，人力有限⁶³⁸。縱然藉由專家證人、專家諮詢等制度協助法官進行技術瞭解與 判斷，但畢竟最後仍需由法律背景之法官對各種不同技術領域之專業問題作充分

636 理論上舉發證據可以各自或彼此組合技術內容舉發，其組合可能幾達於 2 的 n 次方種(n 為舉 發案的個數)。

637 智慧財產法院組織法草案第 15 條第 3 項參照。

638 依智慧財產法院組織法草案第 7 條附表草案第 3 類智慧財產法或其分院技術審查官之員額為 13-26 名。

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之瞭解，始能作出正確的決定⁶³⁹。因此，處理專利舉發智慧財產法院法官本身是 否具備充分知識與判斷能力，方為決定司法審查上是否得能發揮功能最適之重要 關鍵。從而就該新證據是否應由法院加以審酌行使第 1 次判斷，在考量司法能否 作功能最適發揮情形下，似應賦予法院有相當之裁量空間以決定是否自為判斷。

而其所得考量之因素，包括舉發新證據技術之難度、法院之負擔、兩造攻防爭點 所涉事實是否已臻明確、當事人程序利益之保障等。於新證據技術內容之難度及 法院工作負擔允許之範圍內，若兩造攻防爭點所涉事實已臻明確，且不影響當事 人充分攻防機會及程序利益保障之情形下，由智慧財產法院法官對舉發新證據加 以審酌而進行第 1 次判斷，應屬在訴訟經濟、當事人程序保障、法院功能最適功 能發揮的衡平可行方式⁶⁴⁰。目前智慧財產法院就專利舉發課予義務訴訟類型，原 告於訴訟中始提出新證據，參加人對該新證據提出，自然無法於被告舉發審查階 段即為申請專利範圍更正之申請。為兼顧參加人對舉發證據原可於專利專責機關 審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益保障，而將案件仍發回專利專責機關 重新審查，而不逕予判斷⁶⁴¹。亦足見於專利舉發之課予義務訴訟，縱智慧財產法 院依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，應就原告即舉發人所提出之新證 據加以審酌，但遇有專利權人申請更正之防禦方法主張時，又不得不將案件發回 專利專責機關審理。對於原有立法意旨係為達成紛爭一次解決之目的，仍有其未 能克盡全功之處。

至於行政訴訟撤銷之訴司法審查目的仍在於原處分之合法性，若為訴訟經濟 之考量，使法院於撤銷訴訟亦可就新舉發證據進行第 1 次判斷，則原處分是否合 法之審查變成無關緊要。此勢必改變行政訴訟撤銷之訴司法審查之目的，將與現 行專利行政訴訟仍屬行政訴訟之一環法制不符，衝擊較大，適用上必然與現行政 訴訟法律體系及實務見解產生扞格之處。另外，於行政撤銷訴訟由法院就舉發新 證據行使第 1 次判斷權，亦有如課予義務訴訟所需考量之舉發新證據技術之難 度、法院之負擔、兩造攻防爭點所涉事實是否已臻明確、當事人程序利益之保障 等。故撤銷訴訟由法院就新舉發證據進行第 1 次判斷，其對行政訴訟法制之衝擊 及複雜程度顯然大於課予義務訴訟。因此，縱然課予義務訴訟有強調訴訟經濟及 司法功能強化之作用。不過，行政撤銷訴訟部分在新的法制目的未經立法作整體 規定及制定相關配套措施前（例如訴訟制度改為兩造對審，而非以專利專責機關 為被告，以及改採民事訴訟審理方式），仍宜暫時保留原有行政訴訟法制之運作，

以避免未來造成適用上扞格不入之情形。

639 參見拙著，「我國商標專利行政訴訟之變革」，科技法學評論，第 3 卷第 1 期，頁 261(2006)。

640 關於釋憲審查基於功能最適觀點，就系爭法律所涉事務領域，究由司法者或政治部分作決定，

較能達到儘可能「正確」之境地，系爭法律所涉基本權之種類、對基本權干預之強度，還有憲法 本身揭示的價值秩序等等，都會影響寬嚴不同審查基準之選擇，請參見司法院釋字第578號解釋，

林子儀大法官協同意見書。

641 參見智慧財產法院 97 年度行專訴字第 64 號判決。

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就專利舉發案於舉發成立，專利專責機關為撤銷專利權之審定，專利權人對 該審定不服，經訴願決定後仍不服，而提起之撤銷訴訟。舉發人並經智慧財產法 院裁定參加專利專責機關之訴訟，專利專責機關及作為參加人之舉發人得否依智 慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定提出新證據之問題，最高行政法院最近見 解表示：「依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之立法理由觀之，該條於專利 舉發案係在避免舉發人經專利專責機關為舉發不成立之審定之行政訴訟中，行政 法院若不審酌舉發人行政訴訟中所補提之關於專利權應撤銷之證據，造成舉發人 於行政訴訟判決確定後，仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利 權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序之情形。又參照智慧財產案件審理 法第 2 項規定，智慧財產專責機關（即經濟部智慧財產局）就同條第 1 項之新證 據應提出答辯書狀之法文結構相互以觀，顯然智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之規定，就專利舉發案而言，係經專利專責機關為舉發不成立，專利舉發人於

就專利舉發案於舉發成立，專利專責機關為撤銷專利權之審定，專利權人對 該審定不服，經訴願決定後仍不服，而提起之撤銷訴訟。舉發人並經智慧財產法 院裁定參加專利專責機關之訴訟，專利專責機關及作為參加人之舉發人得否依智 慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定提出新證據之問題，最高行政法院最近見 解表示：「依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之立法理由觀之，該條於專利 舉發案係在避免舉發人經專利專責機關為舉發不成立之審定之行政訴訟中，行政 法院若不審酌舉發人行政訴訟中所補提之關於專利權應撤銷之證據，造成舉發人 於行政訴訟判決確定後，仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利 權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序之情形。又參照智慧財產案件審理 法第 2 項規定，智慧財產專責機關（即經濟部智慧財產局）就同條第 1 項之新證 據應提出答辯書狀之法文結構相互以觀，顯然智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之規定，就專利舉發案而言，係經專利專責機關為舉發不成立，專利舉發人於