發明專利申請逐項審查與全案准駁

發明專利申請，其申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上 之請求項¹⁵⁸。而就複數請求項專利要件之審查係採逐項審查原則。例如新穎性之 審查應以每一請求項所載之發明為對象，並應就每一請求項判斷是否具新穎性作 成審查意見¹⁵⁹；進步性有關逐項審查之審查原則亦準用上開新穎性之規定¹⁶⁰。不 過，逐項審查原則係要求專利專責機關，應就每一請求項是否具新穎性或進步性 作成審查意見，與一專利申請多數請求項中有部分請求項具備專利要件、部分請 求項不具備專利要件，應否部分准予專利，部分駁回專利申請，或係應駁回全案 專利申請係屬二事¹⁶¹。就此問題，實務見解表示，76 年 7 月 10 日修正發布之專 利法施行細則第 19 條固規定，專利申請案申請專利範圍有部分項目不合專利規 定，經限期通知刪除、修改或合併而專利申請人不予照辦者，專利局得僅就可予 專利之項目給予專利。專利申請人就未准專利之項目請求再審查或提起訴願者，

俟該部分確定並修正專利說明書後予以公告。惟專利法施行細則於 83 年 10 月 3 日修正時，業已刪除原第 19 條中有關部分專利的規定，專利專責機關已無核准 部分專利權的法條依據。而 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 45 條所定應予專利亦 係以全案之內容作為考量，若全案經審查認無不予專利之情事，方應准予專利

162。因此，對專利申請實務以往係採全案准駁之見解，而非得准部分專利。現行 專利法第 47 條第 1 項之規定，與 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 45 條第 1 項之 規定，並無不同。因此，專利申請審查如延續前述實務見解，自仍應採全案准駁 之原則，尚不因專利法於 100 年 11 月 29 日有經修正而有所改變。

157 參見行政訴訟法第 5 條第 2 項、智慧財產法院組織法第 3 條第 1 項第 3 款。

158 參見專利法第 26 條第 2 項。

159 參見專利審查基準 2-3-5 頁(2004 年版)。

160 參見專利審查基準 2-3-20 頁(2004 年版)。

161 參見最高法院 100 年度上字第 1446 號判決。

162 同上註。

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由於專利申請採全案准駁作法，則專利申請人於申請請求項中有部分不符專 利要件者，即須經由修正之申請加以刪除不符專利之請求項，以使符合專利要件 部分之請求項得獲准專利。因此，於專利申請案中，在目前實務採全案准駁之運 作下，遇有專利專責機關初審結果，認為部分請求項不符專利要件者，專利申請 人修正申請專利範圍之程序利益保障即應加以維護，以使專利申請人在爭取全部 請求項獲准專利，抑或僅留存部分請求項，得能保有其程序選擇權，避免專利申 請採全案准駁作法失之過苛。依專利法第 43 條第 1 項規定，專利專責機關於審 查發明專利時，除本法另有規定外，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明 書、申請專利範圍或圖式。而所稱「除本法另有規定」，包括該條第 2 項修正內 容之限制、第 3 項修正期間之限制、第 4 項為最後通知後修正期間及內容之限制 及第 49 條有關再審查時修正之特別規定¹⁶³。依上規定，專利申請修正申請專利 範圍應限於專利專責機關審查階段為之。

依專利法第 46 條第 2 項規定，專利專責機關為同條第 1 項不予專利審定前，

應通知申請人限期申復。因此，實務見解認為：專利專責機關於不予專利審定前，

如已踐行專利法第 46 條之核駁理由通知程序，惟專利申請人並未修正其申請專 利範圍，則專利申請人於專利審查否准後，於行政救濟中始提出修正申請，即非 法之所許。蓋行政救濟之目的，係糾正行政機關之違法失當之行政行為，故應在 於人民已依法行事，而行政機關有違法失當之行政行為時，始得透過行政救濟程 序維護其權利。若行政機關無何違法失當之處，人民未依法行事致其權利未得保 障，自非行政救濟範圍。故專利專責機關如於核駁處分前，已以核駁理由先行通 知書明確要求專利申請人修正申請專利內容，專利申請人未依通知書所述提出修 正，亦即不依專利法程序保障其權益，專利專責機關依法核駁，即無違法失當，

專利申請人於行政救濟期間始請求修正，難謂合法。況在審定前不依法修正專利 申請說明書，卻在行政救濟階段方願意針對申請專利範圍作進一步修正，顯係將 取得專利之申請程序延至行政救濟階段，不但增加行政救濟機關之負擔，專利專 責機關之核駁理由先行通知書亦失其功效，顯與前開規定立法意旨不符¹⁶⁴。 依專利申請採全案准駁原則，配合專利法核駁理由先行通知程序，經由專利 申請人程序選擇權之保障，可緩和全案准駁對專利申請人過苛之質疑。惟專利申 請人之程序選擇權之保障應僅限於審查程序，如其於核駁理由先行通知後，得修 正而不修正，選擇全案均應准許，據而提起行政爭訟，自須承受行政爭訟結果係 全案准許或全案否准之風險。依前所述，專利申請於行政訴訟中並不能為專利申 請之修正，惟專利申請案若因專利專責機關未踐行核駁理由先行通知，而經法院 撤銷原處分發回專利專責機關重新審查，則程序上既已回復至審查階段，則專利 專責機關重新審查結果，似仍應再依前揭專利法第 46 條第 2 項規定踐行核駁先

163 專利法第 43 條修正說明參照。

164 參見最高法院 93 年度判字第 501 號判決。

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行通知（審查意見書），並允許專利申請人於重新審查之程序中仍得修正申請專 利範圍。

茲有問題者，若專利專責機關於踐行專利法第 46 條第 2 項規定之核駁先行 通知時，若其核駁先行通知之審查意見中，有部分請求項之審查意見有誤，部分 請求項之審查意見則屬正確。就此專利專責機關據之作成全案不准專利之審定是 否合法，不無疑義。由於專利專責機關踐行專利法第 46 條第 2 項規定之核駁先 行通知時，若其核駁先行通知之審查意見中，有部分請求項不具專利要件之審查 意見有誤，部分請求項不具專利要件之審查意見則屬正確，對於專利申請人評估 其何部分請求項應予刪產生發生誤判之影響。又基於前述，由於核駁理由先行通 知已有敘明部分請求項不具專利要件之正確審查意見，以該部分請求項不具專利 要件之正確審查意見，基於全案准駁原則，即足以核駁專利申請人之全案申請。

但若於此採全案准駁之見解時，顯然對於專利申請人基於核駁理由先行通知就全 部之請求項為正確之意見審查，其所得正確評估減縮請求項或為分割申請之程序 利益有所妨礙。尤其專利申請審查採全案准駁有很重要理由，係部分請求項准駁 造成審查程序之複雜、審查程序之延宕，以及申請專利範圍公示明確性之妨害

165。其中包括專利專責機關在未經申請人自行減縮或分割申請，如何逕自依其職 權切割、取捨說明書之內容已有問題。再者，專利專責機關依其審查結果如否准 獨立請求項，而准許附屬請求項，在獨立項已被否准而附屬項留存之情形，該留 存請求項之解釋仍係依附遭否准之獨立項，則在解釋留存之附屬項之範圍時，勢 必無法單從專利公告本之請求項加以觀察，另尚須瞭解在專利申請過程遭否准請 求項之歷史檔案內容，方能確認留存請求項實際之範圍。如此，對於公眾經由專 利公報即能瞭解申請專利範圍之公示明確性即有妨害。

雖然專利申請多項請求項採取全案准駁作法，對於專利申請較為嚴格而缺乏 彈性。不過就此對專利申請人不利益之作法，可經由核駁理由先行通知之踐行而 得到緩和。亦即專利專責機關於合法踐行之專利申請核駁理由先行通知時，專利 申請人即有機會正確評估是否減縮請求項或為分割申請，使得其專利申請得能不 因部分請求項有應不准事由而致遭全案否准之不利益。因此，專利申請全案准駁 原則之適用，應配合專利專責機關之合法核駁理由先行通知之踐行，始得謂已兼 顧專利申請人利益之平衡。基於上述，如專利專責機關所作之核駁理由先行通知 書有部分請求項不具專利要件之審查意見有誤，部分請求項不具專利要件之審查 意見則屬正確，則該核駁理由先行通知對專利申請人所得正確評估減縮請求項或 為分割申請之程序利益既有妨礙，自不能謂為合法之核駁理由先行通知。如再以

165 平成 14 年 1 月 31 日，東京高裁 12 年(行ケ)第 385 號，審決取消請求事件之見解即認特許申 請多數請求項任一請求項有不准特許事由時，應解為全部請求項為拒絕(否准)制度設計之理由係 關於大量特許申請應迅速處理要求，另一方面亦有拒絕理由通知機制加以緩和之故。詳見 2.2.1.5 說明。

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此不合法之核駁理由先行通知作為嗣後專利專責機關採取全案准駁合理化之基 礎，對專利申請人似有不公。因此，專利專責機關之核駁理由先行通知如有部分 內容有違誤，而影響專利申請人所得正確評估減縮請求項或為分割申請之程序利 益時，似不宜仍依全案准駁原則駁回專利申請專利之全部請求項。又在專利申請 未採多項請求項得部分准駁之法制下，此時似應考慮對專利申請人有再一次正確

此不合法之核駁理由先行通知作為嗣後專利專責機關採取全案准駁合理化之基 礎，對專利申請人似有不公。因此，專利專責機關之核駁理由先行通知如有部分 內容有違誤，而影響專利申請人所得正確評估減縮請求項或為分割申請之程序利 益時，似不宜仍依全案准駁原則駁回專利申請專利之全部請求項。又在專利申請 未採多項請求項得部分准駁之法制下，此時似應考慮對專利申請人有再一次正確