日本特許法訂正審判爭議

日本特許侵害訴訟與無效審判衝突爭議，牽涉侵害訴訟與訂正審判之關係。

此種有效性判斷衝突牽涉訂正審判有 2 種情形。第 1 是特許無效抗辯被認許，據 此駁回特許權人請求之判決確定後，再為訂正審判之情形。第 2 是特許無效抗辯 不被認許，據此准許特許權人請求之判決確定後，再為訂正審判之情形。以下分 別就學說上見解敘述之⁸¹²。

（一）特許無效抗辯被認許，據此駁回特許權人請求之判決確定後，再為訂正審 判之情形：

於此情形，民事侵權訴訟有效性之判斷有下列情形：

1. 未依訂正提出有效性抗辯之對抗主張，原本系爭特許權存有無效事由；

811 特許法第百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第 百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、

次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再 審の訴え（当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とす る訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得 返還の請求を目的とする訴えを含む。）において、当該審決が確定したことを主張することが できない。

一 当該特許を無効にすべき旨の審決

二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であ つて政令で定めるもの

812 近藤岳，「特許法 104 条の 3 による請求棄却判決と上告審係属中に当該特許権について確 定した訂正審判との関係：ナイフの加工装置事件」，知的財產法政策學研究，Vol.27，第 200 頁至 204 頁(2010)。

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2. 即使依所提出訂正有效性抗辯之對抗主張予以考量，亦不能解消無效事由；

3. 就依訂正之對抗主張予以考量，被控產品未落入請求項範圍；

4. 欠缺訂正成立之要件。

上述 4 種情形，民事侵權訴訟法院作出判斷後，特許廳若認許訂正情形，則 概略可分不可提再審，以及原則上雖可提再審但依案情而為限制二種見解。

否定說：

此說認特許權人於民事侵權訴訟有依訂正而為對抗之可能緣故，故應以再審 而救濟之理由即不存在。假設認許再審，於再審程序，對再度請求如仍遭駁回訴 訟，特許權仍可再度訂正而再度再審，導致訴訟反覆往返。如於再審訂正之抗辯 成立之情形（即特許仍有效），則在無效審判確定後又成為得對侵害訴訟再審，

此種情形將有法之非常不安定事態發生之虞⁸¹³。

又於侵害訴訟關於可否訂正已為判斷情形，該情況與侵權請求被駁回確定 後，作成特許無效不成立審決之情形相同，民事侵害訴訟法院關於特許法第 104 條之 3 之判斷不能推翻，故不得作為再審理由。於侵害訴訟關於可否訂正即使未 加以考量之情形，但 1.訂正前之特許權有效存在，且 2.該訂正前關於特許法第 104 條之 3 之抗辯加以認許，故此等成為請求駁回判決基礎之根據不能加以推 翻。該種再審如認許，即發生訂正與再審之反覆往返之情事，同樣地應否定得為 再審⁸¹⁴。

依案情限制再審說：

此說認訂正並非經常為之，訂正後之請求項應具體表示之故，與依特許法第 104 條之 3 提起特許無效抗辯相較，特許權人以訂正為解消無效抗辯之負擔較 大。因此，依案情有認許再審之餘地。此說之理由尚有：1 因訂正審決確定，依 特許法第 128 條有溯及效力，則依請求項減縮解消無效理由即有可能，故要否定

「為基礎…行政處分」變更即有困難。2.在一審排除特許無效之抗辯而為准許特 許權人之請求後，於第 2 審認許無效抗辯之情形，仍要求特許權人為訂正，係屬 嚴苛之故。一般而論，不應全盤地否定作為再審理由之該當性，而係應依照案情 為限制方式較妥當。此說亦有見解認為：由於訂正有關主張與被疑為侵權方面無 效抗辯主張，二者有所不同。訂正後之請求項之記載內容，因為其具體表示必須 確定。隨著訂正之困難，卻要求非迅速主張不可，特許權人採行訂正抗辯即為大 負擔；依訂正解消無效之可能性，權利人方面並不能隨時得能主張舉證；在侵害

813 參見森義之，前揭書第 89 頁。引自近滕岳前揭文註 36。

814 笠井正俊，「特許無效審判の結果と特許權侵害訴訟の再審理由」，民訴雜誌 54 號，第 48 頁(2008)、岩坪哲，「訂正許可審決と侵害訴訟における再審事由の成否」，ＮＢＬ８８８号２ ２頁，引自近滕岳前揭註 812 文，註 37、38。

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訴訟考量訂正之情形，請求駁回判決仍係依請求項所特定發明之特許查定作為前 提，因訂正溯及效力之故，形式論理而言，應認為該當於再審理由。又有以儘管 由再審事由該當性加以否定並非易事，但另一方面無效審判與訂正審判，對於判 決之結論之影響仍有不同。故有據此而主張視情況依誠信原則，而為否定再審係 較為適當之見解⁸¹⁵。

上述再審否定說，主要係基於前審審理過程中，特許權人對於被訴侵權人依 特許法第 104 條之 3 無效抗辯，得依訂正為對抗主張，或由於在此情形所作請求 駁回判斷已有程序保障，故認無再審之必要，此係考量上謀求紛爭之迅速解決。

而限制說則認為即使以特許權人依訂正得提出對抗主張作為前提，亦不能無視訂 正有溯及效力，要求特許權人依訂正提出對抗主張係嚴苛情形，在未單純地程序 保障前，一律加以限制再審，仍係有所顧慮。

（二）特許無效抗辯未被認許，而准許特許權人請求之判決確定後，再為訂正審 判之情形：

此情形侵害裁判法院所作判斷可能情形有 1.無效事由不存在，單純地不認許 被告方面之無效抗辯 2.雖有無效理由存在，但依訂正解消無效事由，且被控侵權 品落入在訂正後之請求項範圍。

於無效抗辯未被認許，而准許特許權人請求之判決確定情形，特許權人雖並 無於該案訂正審判之必要，但該案被告以外之人就該特許權有效性另案有爭訟 時，即可能產生特許權人另案嗣後為訂正審判之情形。針對上開裁判所之判斷，

該特許權之請求項為其後之訂正審判減縮之情形，依減縮後之請求項，對象產品 是否變成為請求項範圍外即成為問題。關於此問題，學者有採二分說，亦即一方 面依訂正審判結果，對象產品在請求項範圍外之情形，應認許再審，但另一方面 依訂正審判結果，將對象產品包括在請求項範圍內，則否定得再審⁸¹⁶。不過，亦 有見解認為：訂正後請求項包含對象產品情形，一方面雖不構成為再審事由，而 依訂正結果，即使對象產品變成在請求項範圍外情形，而於侵害訴訟因得提出適 當之無效抗辯（即於侵害訴訟繫屬中，被控侵權人得使特許權人之該請求項變成 不得不訂正狀況）之故，被告方面之再審請求依民事訴訟法第 338 條第 1 項但書 之類推適用，或訴訟之誠信原則之違反，也有可能解為遮斷⁸¹⁷。該說主要基於被 控侵權人得對特許權人為追究抗辯，使得特許權人為維持其特許有效性，即使被 控侵權物已在為請求項範圍外，仍不得不為此種之減縮訂正。由於在侵權訴訟

815大渕哲也，「特許權侵害訴訟と特許無效」，法學教室 347 號(2009 年)，頁 105(引自近滕岳 前揭註 812 文，註 41)。

816 笠井正俊，前揭註 814 文，第 46 頁。

817 高部真規子前揭註 808 文，第 22 頁。

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中，已給予被控侵權人有該等追究抗辯機會之故，故嗣後不得再以訂正審判之原 因，用以主張行使作為再審理由。上開學說中，依訂正結果，於被控侵權產品變 成在請求項範圍外情形，仍認不許再作為再審理由。該等見解主要基於特許侵害 訴訟中，被告方面應盡早提出特許無效抗辯，使特許權人不得不為確實之訂正。

此說在於謀求紛爭早日解決⁸¹⁸。

日本特許法之訂正審判相當於我國專利之更正，由於特許侵害訴訟中遇有訂 正審判時，侵害訴訟確定後，訂正審決始確定，則訂正審決對確定在先之侵害訴 訟影響如何，牽涉特許法有效性判斷與訂正衝突爭議，學者之見解有如上述。至 於實務見解，最高裁判所於平成 20 年 4 月 24 日，特許権に基づく製造販売禁止 等請求事件，就侵害訴訟判決後，訂正審決始確定之情形，表示被上訴人（即被 控侵權人）對特許無效之對抗主張於第 1 審即提出，參照特許法第 104 條之 3 規 定意旨，特許權人於第 1 審採認被上訴人特許無效主張之後，至少特許權人於上 訴審之審理中，即得就特許請求範圍減縮為目的之訂正，提出作為對抗理由。上 訴人於第 2 審言詞辯論終結前未提出訂正審判作為對抗主張，未見有何正當化理 由。因此，上訴人以本件訂正審決確定為理由爭執原審之判斷，該無效對抗主張 本應於上訴審早期提出，卻於上訴審之言詞辯論終結後，再依訂正審判請求，主 張推翻特許無效，對被控侵權人與特許權人間紛爭之解決不當遲延，參照特許法 第 104 條之 3 規定意旨，應不得准許⁸¹⁹。上開最高裁判所於特許権に基づく製造

日本特許法之訂正審判相當於我國專利之更正，由於特許侵害訴訟中遇有訂 正審判時，侵害訴訟確定後，訂正審決始確定，則訂正審決對確定在先之侵害訴 訟影響如何，牽涉特許法有效性判斷與訂正衝突爭議，學者之見解有如上述。至 於實務見解，最高裁判所於平成 20 年 4 月 24 日，特許権に基づく製造販売禁止 等請求事件，就侵害訴訟判決後，訂正審決始確定之情形，表示被上訴人（即被 控侵權人）對特許無效之對抗主張於第 1 審即提出，參照特許法第 104 條之 3 規 定意旨，特許權人於第 1 審採認被上訴人特許無效主張之後，至少特許權人於上 訴審之審理中，即得就特許請求範圍減縮為目的之訂正，提出作為對抗理由。上 訴人於第 2 審言詞辯論終結前未提出訂正審判作為對抗主張，未見有何正當化理 由。因此，上訴人以本件訂正審決確定為理由爭執原審之判斷，該無效對抗主張 本應於上訴審早期提出，卻於上訴審之言詞辯論終結後，再依訂正審判請求，主 張推翻特許無效，對被控侵權人與特許權人間紛爭之解決不當遲延，參照特許法 第 104 條之 3 規定意旨，應不得准許⁸¹⁹。上開最高裁判所於特許権に基づく製造