3.3 我國專利有效性爭議與司法審查
3.3.3 專利行政訴訟新證據與司法審查
3.3.3.1 智慧財產案件審理法施行前新證據之司法審
查
專利舉發之行政訴訟係採爭點主義，一個獨立之引證案，構成一個爭點592。 專利舉發證據之提出依專利法第 67 條第 2 項之規定593，實務上認為基於當事人 進行主義594，專利有無違反專利法規定情事，只依舉發人所述理由就其所舉之引 證資料審查。專利專責機關就當事人所提引證資料固有依職權調查之義務，但並 無蒐集證據之義務595，且認專利專責機關之審理即以舉發當事人所提之理由及證 據作為審查之依據，於審查中舉發人補提之具關連性補充理由或補強證據，應予 受理，但舉發人已逾專利法所規定補提理由及證據之法定期間，而另提新理由或 新證據時，專利專責機關依訴訟經濟原則，原則上應不予受理596。惟舉發人補提 理由及證據屬程序上應為行為之法定期間，其性質並非不變期間597，因此舉發人 補提（新）理由及證據時，雖已逾上述期間，如原處分機關尚未審定時，仍應就 其補提之理由及證據為實體上之審酌，不得因其逾期補提而不予受理598。行政訴 訟法上有關行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束規定，於專 利舉發行政訴訟事件並不當然完全適用599。行政法院職權調查事項僅係於與原有 舉發事由及舉發證據之同一關連範圍內，得依職權調查。例如專利專責機關認為 舉發證據經原處分機關認為不具證據能力，舉發人另於行政訴訟中提出用以佐證 證明原舉發證據具有證據能力之證據，即屬補強證據，行政法院應加以審酌。又 例如就一構件或技術本已屬業者通常所習用，舉發人雖然未於專利專責機關審查
592 專利舉發與修正前專利異議之行政訴訟程序均採爭點主義，參見最高行政法院 94 年度判字第 927 號判決。
593 相當於修正前專利法第 72 條第 1 項，並為同法第 105 條新型專利所準用。
594 實務上所稱當事人進行主義係指「就核准之系爭案有無違反專利法規定之情事，僅依舉發人
所舉之證據審查，主管機關及行政爭訟機關，不得不待當事人舉出證據，逕依職權予以查證。」
參見最高行政法院 94 年度判字第 1434 號判決。有研究指出實務上所指之當事人進行主義實係學 說上之辯論主義，參見鄭凱文，專利行政救濟制度之研究，台灣大學法律學研究所碩士論文，頁 45(2001)。
595 最高行政法院 90 年度判字第 2374 號判決。
596 最高行政法院 90 年度判字第 952 號判決。
597 最高行政法院 86 年 5 月份庭長評事聯席會議決議。
598 臺北高等行政法院 93 年度訴字第 1865 號判決。
599 行政訴訟法第 125 條第 1 項參照。
136
階段舉證證明，但專利專責機關仍得依職權併予審酌600。至於非屬用以證明原有 舉發證據之證據能力或證明力之新證據，並非行政法院所應加以審酌或依職權調 查範圍。因此，專利行政爭訟事件實務就專利舉發（修正前專利法異議程序亦同）
採行爭點主義的結果，行政法院審查範圍係以舉發階段所提出之舉發理由及證據 為限，於原處分作成後始行提出之新舉發理由或新證據，係屬另案再行舉發或提 出之問題。舉發證據如未於舉發階段提出，於行政訴訟程序，始請求傳喚非屬補 強證據之人證，事實審法院未予傳訊，並無違誤601。
專利行政爭訟限制當事人於訴願及行政訴訟中提出新舉發事由或新證據作 為撤銷專利權之法律基礎，除援引 92 年 2 月 6 日修正專利法第 67 條第 3 項作為 依據外，另一行政訴訟法理上之理由即為請求撤銷專利專責機關審定處分，本質 是撤銷訴訟，而審查訟爭行政處分之適法性應以專利專責機關作成審定處分之事 實狀態及有效法令為基準，行政處分作成後，事實狀態或法律變更，並非原處分 機關為行政處分所能預知加以斟酌，自不能因其後變更事實狀態或法律，遽謂原 處分違法602。由於在訴願或行政訴訟中始提出之舉發引證證據並未經原處分機關 審酌，如以新舉發引證證據作為論斷原處分是否違法之依據，無異是由訴願決定 機關或行政法院就該新舉發引證證據行使原處分機關之第一次判斷權，與行政爭 訟救濟制度係為糾正違法行政處分之本質有所不符。
3.3.3.2 智慧財產案件審理法施行後新證據之司法審
查
智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷 專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之 新證據，智慧財產法院應審酌之。對於專利舉發案而言，該條項立法理由主要是 依 92 年 2 月 6 日修正專利法第 67 條第 4 項之規定，於行政訴訟判決確定後，舉 發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之 衍生另一行政爭訟程序。使同一專利權之有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，
難以終局確定，甚而影響其他相關民刑訴訟之終結，自有不宜。而於智慧財產法 院成立後，審理關於舉發事件等行政訴訟事件之法官，其智慧財產專業知識得以 強化，並有技術審查官之輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷。
600 臺北高等行政法院 93 年度訴字第 2043 號判決。
601 最高行政法院 94 年度判字第 1727 號判決。
602 陳計男，前揭註 566 書，頁 567。
137
因而在智慧財產案件審理法規定容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷理由之新 證據，以期減少就同一專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決 之情形603。
智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，目的在使智慧財產法院就同一專 利權有效性之爭執事由，能由較具智慧財產專業知識之法官就新舉發證據自行判 斷，避免因現制新證據主張須另案提出，造成紛爭不能一次解決之困境。不過與 行政訴訟撤銷訴訟係在依行政處分作成時之事實狀態及有效法令審查該處分是 否違法之法理有所差異，而較接近於民事訴訟法所規定，攻擊防禦方法，除別有 規定外，應於言詞辯論終結前適當時提出之法理604。由於民事訴訟法第二審程序 已改採嚴格限制之續審制，因此智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，似較 接近民事訴訟第一審之審理原則。
雖然智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定當事人僅得就同一撤銷理由提 出新證據，法院仍應加以審酌，而未包括不同撤銷理由之新證據亦得提出。不過 由於專利舉發行政訴訟案件大都是爭執專利案不具新穎性或進步性，而舉發專利 案是否具新穎性或進步性係以舉發之引證間技術內容單獨或結合關係加以證 明。基於一引證案一爭點之原則，行政訴訟中新證據之提出法院應加以審酌後，
由於新引證證據可單獨證明專利案不具新穎性，或與前已提出之引證案技術內容 結合共同證明專利案不具進步性，其單獨或結合後之技術內容與原有引證案已不 相同，縱然仍屬新穎性或進步性之同一舉發理由範圍，但實質上已形同不同舉發 爭點之提出，但法院仍須加以審酌之狀況。此一變革發展對行政訴訟審理方式、
專利專責機關審定違法審查範圍，以及審定處分既有法律關係之再次變動影響甚 大。有關專利行政訴訟新證據應加以審酌為我國智慧財產案件審理法施行所採新 制，國外並無適當之法制可供參考，故其施行之成效及引發之問題，頗值加以探 究。
3.3.3.3 智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項爭議與司
法審查
智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，關於撤銷專利權之行政訴訟中，
603 智慧財產案件審理法第 33 條立法說明參照。
604 民事訴訟法第 196 條第 1 項參照。惟同條第 2 項已規定意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時 始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之。另同法第 276 條規定未於準備程 序中主張之事項，於一定條件下，於言詞辯論期日時不得再行主張，亦有失權效果之明文。
138
當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，法院仍應加以審酌 之。其所稱之當事人究指為何？依行政訴訟法第 23 條規定，訴訟當事人謂原告、
被告及依第 41 條與第 42 條參加訴訟之人。而智慧財產案件審理法第 1 條明定，
智慧財產案件之審理依本法之規定；本法未規定者，分別依民事、刑事或行政訴 訟程序應適用之法律。又智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項係規定於第 4 章之 行政訴訟。則智慧財產案件審理法未規定有關當事人之定義，依法律體系解釋可 參照行政訴訟法第 23 條規定，指原告、被告及參加人。關於此一問題，司法院 98 年度智慧財產法律座談會研討結果則認智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所 指「當事人」限原告及參加人，不及於智慧財產專責機關605。另有學者研究認為：
為實現智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之「以期減少就同一商標或專利權有 效性之爭執，因循發生行政爭訟，而拖延未決之情形」之立法本旨，該條款所稱 得提出新證據之當事人，應可包括商標權人或專利權人，以及商標異議或評定或 廢止或舉發申請人，以及智慧財產專責機關，但不應包括訴願決定機關606。該見 解就智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所定當事人之解釋，顯然較司法院 98 年 度智慧財產法律座談會研討結果認智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所指當事
為實現智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之「以期減少就同一商標或專利權有 效性之爭執，因循發生行政爭訟，而拖延未決之情形」之立法本旨，該條款所稱 得提出新證據之當事人，應可包括商標權人或專利權人，以及商標異議或評定或 廢止或舉發申請人，以及智慧財產專責機關，但不應包括訴願決定機關606。該見 解就智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所定當事人之解釋，顯然較司法院 98 年 度智慧財產法律座談會研討結果認智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所指當事