有對造之再審查程序

有對造再審查程序之依據，係美國 1999 年國會所通過的 American Inventors

236 35 U.S.C. § 304(2012) ; 37 C.F.R. § 1.530(d)(2012);MPEP § 2254(2010).

237 Id.

238 37 C.F.R. § 1.530(c)(2012).

239 Roger Shang, INTER PARTES REEXAMINATION AND IMPROVING PATENT QUALITY, 7 NW.J.

TECH.&INTELL.PROP. 185, 9(2009).

240 MPEP § 2254(2010).

241 MPEP § 2281(2010).

242 Roger Shang, supra note 239, at 7.

243 35 U.S.C. § 307(a)(2012).

244 Roger Shang,supra note 239 at 10.

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Protection Act of 1999²⁴⁵。原先無對造之再審查程序制定之立法目的，係要提供第 3 人或專利權人對專利有效性的爭議能有一有效率，且毋須過度費用與時間訴訟 耗費的解決管道²⁴⁶。但也因為如此，無對造再審查程序對於第 3 人參與再審查程 序之程度顯然不足，對於第 3 人訴訟權益之保障受到質疑，而偏重於專利權人的 保護。故美國國會再以有對造之再審查程序立法，作為第 3 人參與再審查程序之 另一種程序選擇。專利案申請日期如係在 1999 年 11 月 29 日（含）以後者，則 第 3 人對該專利案即得選擇提起無對造之再審查程序，或選擇提起有對造之再審 查程序²⁴⁷。對於專利案申請日在 1999 年 11 月 29 日以前者，則第 3 人只能聲請無 對造之再審查程序²⁴⁸。無對造之再審查程序專利權人亦得為聲請人，而有對造之 再審查程序，專利權人本人並不能為聲請人²⁴⁹。無對造之再審查程序，聲請人本 人可以匿名，而僅以代理人名義聲請²⁵⁰；但在有對造之再審查程序，聲請人須表 明具有利害關係之當事人身分²⁵¹。有利害關係者包括讓與人、被授權人、可能之 授權人、侵權人、可能之出口人、專利訴訟當事人、衝突程序之申請人、國際貿 易委員會的被告等²⁵²。

有對造再審查程序申請要件包括申請費用，申請費用目前通常為美金 8,800 元，無對造之再審查程序費用於 2012 年修正前，通常為美金 2,500 元，但於 2012 年修正後已改為 17,750 元²⁵³。於 2012 年修正前，有對造再審查程序申請費用會 較高的原因，是因專利商標局須對專利權人及第 3 人之申請人均作回覆，也可能 須在申請人或專利權人不服審定提起爭訟時，就上訴或反訴提出答辯，其相對付 出成本自然較高²⁵⁴。有對造再審查程序申請除申請費用外，須符合以下 8 要件：

1.所據以爭執專利權號碼及請求項之載明、2.所引據具專利有效性實質新問題的 專利或印刷出版品、3、就所引據具專利有效性實質新問題的專利或印刷出版品，

就系爭專利各請求項具有專利有效性爭議之相關具體說明、4、所引據具專利有 效性實質新問題的專利或印刷出版品副本一份，及所有必要且相關之非英文文件 之英文翻譯、5.專利說明書一份、系爭專利更正證明書、既有之再審查證明書、

6.第 3 人所提起之有對造再審查程序，第 3 人就其申請之全部資料已送達予專利 權人之證明、7.申請人未受請求排除條款，限制有對造再審查程序申請之證明、

8.申請再審查程序申請當事人之利害關係之必要陳述，該必要陳述程度應達於可

245 PL 106–113,113(1999).

246 H.R. REP. 96-1307(I), 96TH Cong., 2ND Sess. for(1980), U.S.C.C.A.N. 6460,6462-3(1980).

247 37 C.F.R. § 1.913(2012)

248 MPEP § 2611(2010).

249 Supra note 247.

250 35 U.S.C. § 301(2012).

251 35 U.S.C. § 311(b)(1)(2012).

252 MPEP § 2612(2010).

253 37 C. F. R. § 1.20(c)(2012).

254 Eugene T. Perez Gerald M. Murphy, Jr. Leonard Richard Svensson Birch, Stewart, Kolasch &

Birch, LLP, Reissue and Reexamination Strategies and Tactics with Concurrent Litigation 2011, INTER PARTES REEXAMINATION MECHANICS AND RESULTS, 1031 PLI/PAT 57, 70(2011).

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確認與後提起之無對造再審查申請人是否具有一定關係之人²⁵⁵。

由於再審查命令一旦經專利商標局依 37 C. F. R. § 1.931 核發，則第 3 人或與 其具有一定關係之人（privies）均不能再申請有對造之再審查程序，直至專利商 標局局長依據 37 C. F. R. § 1.997 就該已繫屬之有對造再審查程序核發終結證明 書。該申請再審查程序申請當事人之利害關係之必要陳述的要求，目的即在避免 使專利權人被多次之再審查程序所困擾²⁵⁶。而在再審查程序進行中，任何一方提 出於專利商標局之文件均必須依 37 C. F. R. § 1.248 規定送達對造。如果未依此要 求提出送達給對造之證明，將導致專利商標局不審酌該文件之後果²⁵⁷。

有對造之再審查程序申請，如果未據繳納申請費及符合上述 8 要件，則申請 人將被通知給予一定期間補正，屆期如未補正，則申請人之申請將會不給予申請 日，則此將導致該申請被存置專利檔案內，並於符合無對造再審查程序要件時，

作為檢索之引證文件²⁵⁸。有對造之再審查程序申請人所得據以援引之證據，限於 書面之先前專利或印刷刊物²⁵⁹。至於使用公開、銷售公開、非專利權人、說明書 充分揭露要件、可專利標的（即專利適格）等之撤銷專利事由，均不能經由有對 造之再審查程序主張²⁶⁰。有對造再審查程序之申請，申請人亦須如無對造之再審 查程序，就所主張專利權有得撤銷原因之請求項，與書面之先前專利或印刷刊物 加以作技術比較。專利商標局則在收到有對造再審查程申請後之 3 個月內，決定 是否已就所爭執之專利請求項提出實質的新問題。如果一個專利有效性相同問 題，業經聯邦法院確定終局判決認定，或在專利商標局一先前的專利審查或繫屬 中之專利再審查業已經被提出，即無實質新問題的發生。所謂一先前之專利審查 係指：1.原始之專利申請，並已獲准專利之審查、2.在專利再核發申請審查，並 已獲致再核發之專利審查、3.先前繫屬或終結再審查程序之專利審查²⁶¹。關於實 質新問題的判斷標準，與無對造之再審查程序相同，即一理性之審查委員，認為 先前技術之專利或印刷刊物，在決定一請求項之可專利性具有重要性的實質可能 性，則該先前技術之專利與印刷刊物即已產生實質新問題。關於實質新問題的門 檻標準，並不高於表面證據標準。亦即毋須到達表面證據證明之請求項，不具可 專利性之程度，始謂對該專利已提出實質新問題²⁶²。是否具有實質新問題，是由 專利商標局長作出決定。依據統計，約有超過 90%之申請可獲得提出實質新問題 之准許²⁶³。不過，一旦專利商標局長認定申請案之提出，不具實質新問題，則對

255 37 C.F.R. § 1.915(b)(2012).

256 See Eugene T. Perez et al, supra note 254, at 72.

257 Id. at 73.

258 37 C.F.R. § 1.915(d)(2012).

259 Supra note 250.

260 MPEP § 2617(2010).

261 MPEP § 2642(2010).

262 Id. at 74.

263 See Shang,supra note 239 at 14.

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之並不能表示不服²⁶⁴。

關於實質新問題的認定實例，學者曾舉例如下，值得參考：如以不具進步性 作為應撤銷專利之事由，第 3 人須至少提出一可組合各引證之基礎，並陳明何以 系爭專利請求項在再審查程序中，經由引證之組合證明，應認係不具進步性。例 如第 3 人可提出有教示（teaching）、提示（suggestion）或動機（motive）作為 2 引證組合的基礎²⁶⁵。而在一再審查的請求，如係依據先前申請的先前技術，僅係 在理由上，請求依最高法院在 KSR Int’l 一案對於進步性決定法律標準的說明，

而就該技術未提出新見解或不同的方式，則不能認為已經提出實質新問題。然而 請求人如就曾經審查過的引證基於最高法院在 KSR Int’l 一案對於進步性決定 法律標準的說明，提出一實質新的分析，則應可認適當地提出了實質新問題²⁶⁶。 一旦被認定已提出實質新問題，則其餘之有對造再審查程序即會接續進行。有對 造再審查程序之進行的標準，與初次專利申請之程序大致相同，亦即可專利性及 請求項解釋的標準如同初次之專利申請²⁶⁷。不過審查則分由與初次專利申請不同 且熟悉該技術領域之資深審查委員進行，其目的也在避免可能存在的偏見²⁶⁸。 在再審查的程序進行係以特急件（Special Dispatch）的方式審理²⁶⁹。案件繫屬 於專利商標局時，均以特別件處理。為了強調特急件的處理，所以審查委員對於 再審查有無理由表示看法的第 1 次審查意見（first Office action），通常會隨著准 予再審查的命令寄送²⁷⁰。依美國專利法 35 U.S.C.A. § 312（a）之規定，在再審查 申請日後 3 個月內，專利商標局應作成是否具有實質新問題的審定。在有無實質 新問題的第一階段審查，即為第 1 次審查意見與再審查命令的核發，98%會在 3 個月內核發²⁷¹。雖然係以特急件處理，不過進入是否有再審查事由的審查，程序 即相當冗長。據統計，從專利權人或第 3 人對第 1 次審查意見提出申辯，至第 2 次審查意見作成，中間歷經至少 450 日²⁷²。再審查的前端程序由於法律明定須於 3 個月內完成，使審查委員就新收案須符合 3 個月內的審查期，有先結新收案的 壓力，加以後階段的審查面臨競爭對造所提各種不同爭議的複雜事項，使得再審 查後端的審查陷於延滯，引起各種改革法案與意見的提出²⁷³。又專利再審查或再 核發申請案件，如果有牽涉繫屬訴訟事件，則該再審查，或再核發程序均優先於 其他所有案件之處理；如果無牽涉繫屬之訴訟事件，則再審查，或再核發程序，

264 35 U.S.C. § 312(c)(2012);MPEP § 2642(2010).

265 See Eugene T. Perez et al, supra note 254, at 74.

266 Id.

267 35 U.S.C. § 305(2012).

268 See Shang,supra note 239 at 13.

269 MPEP § 2661(2010).

270 37 C.F.R. § 1.935(2012).

271 Brad Pedersen, supra note 218, at 423.

272 Id.

273 See Brad Pedersen , supra note 271, at 423-426.

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除了有案件繫屬的案件以外，優先於其他所有案件之處理²⁷⁴。

專利權人收受專利商標局第 1 次審查意見後，其得予答辯申復，並可在不擴 大申請專利範圍情形下，更正申請專利範圍。第 3 人就專利權人之申復答辯，均 可再提書面意見書。不過，在有對造之再審查程序就再審查之有無理由，不能申 請面詢²⁷⁵。審查委員於審酌雙方答辯及補充意見，或就所有請求項之可專利性的 有所決定，即可對再審查核發審查意見，審理所有在再審查程序提出之請求項，

此一審查意見即是一終結申請之行為（Examiner's Office action closing prosecution）

276。終結申請之審查意見係官署就所有專利有效性之事項作一說明，並給予當事 人一最後說服審查委員之機會²⁷⁷。專利權人就專利商標局之終結申請審查意見所 提之事項，得在審查意見所限定時間內提出意見書，該意見書可包括更正申請專 利範圍。而第 3 人就專利權人之意見書得在收到 30 日內提書答辯書²⁷⁸。因此，

276。終結申請之審查意見係官署就所有專利有效性之事項作一說明，並給予當事 人一最後說服審查委員之機會²⁷⁷。專利權人就專利商標局之終結申請審查意見所 提之事項，得在審查意見所限定時間內提出意見書，該意見書可包括更正申請專 利範圍。而第 3 人就專利權人之意見書得在收到 30 日內提書答辯書²⁷⁸。因此，