訂正審判與訂正請求

日本平成 18 年修正特許法第 126 條第 1 項規定，特許權人於符合同款所定 情形，得提出申請書附具說明書、特許請求範圍或圖式之訂正，為訂正審判之請 求。日本除了訂正審判外，尚有依特許法第 134 條之 2 之訂正請求之規定。訂正 審判係屬於查定系審判，而訂正請求則係特許無效審判之當事者系審判程序中所 為，二者尚有不同。訂正審判相當於我國專利法第 68 條之向專利專責機關之更 正申請。而訂正請求係相當於我國舉發程序中，專利權人為更正之申請，應較接 近於我國專利法第 77 條情形。以下分別論述，作為我國專利更正申請所生相關 爭議之參考。

3.2.1.4.1 訂正審判

日本平成 18 年修正特許法第 126 條第 1 項規定，特許權人得請求訂正審判 之事項，以下述目的為限：1.特許請求範圍之減縮 2.誤記或誤譯之訂正 3.不明瞭

頁(2001.9.25)。

447 參見中山信弘，前揭註 409 書，第 259 頁。

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記載之釋明。於特許無效審判繫屬於特許廳時起，至審決確定時止，不得為訂正 審判之請求。但對特許無效審判審決起訴之日起 90 日內，則不在此限⁴⁴⁸。因此，

訂正審判於特許權有特許無效審判繫屬於特許廳時起，至審決確定時止，均不得 為訂正審判之請求。迄對該無效審判審決不服而起訴之日起 90 日內，始又准許 特許權人得為訂正審判之請求。面對特許權於無效審判審決起訴之日起 90 日內 之訂正審判情形，裁判所於審決取消訴訟審理時，得據其裁量權依特許法第 181 條第 2 項之規定處理（詳後述）。訂正審判於特許權消滅後亦得為之，但特許已 依特許權無效審判而歸於無效者，不在此限⁴⁴⁹。而依平成 23 年修正特許法第 126 條第 2 項規定，訂正審判於特許無效審判繫屬於特許廳起，至審決（對每一請求 項請求之情形，則該等全部之審決）確定時，不得為訂正審判之請求。亦即日本 特許法已刪除原有對該無效審判審決不服而起訴之日起 90 日內，得准許特許權 人為訂正審判之請求之規定。故訂正審判，於無效審判繫屬於特許廳起，至審決 確定時，均不得為訂正審判之請求。此與我國實務見解，就關於更正申請於舉發 審定作成後，如係舉發成立，在舉發成立爭訟繼續進行中，採取不再受理更正申 請之情形類同。

訂正審判係採查定系審判程序，與拒絕查定不服審判同樣，均非採當事者對 立程序。依特許法第 145 條第 2 項之規定，以書面審理為原則，以口頭審理為例 外。訂正審判除審判請求不合法，應予駁回外，另分審判請求棄 審決（即審判 請求駁回審決）及審判請求容認審決。由於訂正審判請求係採查定系審判程序，

故於審判請求容認審決繕本送於審判請求人時即告確定。依特許法第 128 條規 定，專利申請書所附之說明書、特許請求範圍或圖式訂正意旨之審決確定時（即 審判請求容認審決），特許申請、申請公開、准予特許查定或審決及特許權之設 定登記，視同依該訂正後之說明書、特許請求範圍或圖式。即特許容認審決確定 時，該訂正審決效力係溯及專利最初申請以後之各種程序。訂正審判主要是因無 效審判之對抗手段而請求，如無溯及效力，即在某程度上失其存在之意義⁴⁵⁰。 訂正審判在特許請求項有複數項時，而特許權人同時就多數請求項為訂正之 申請時，若申請訂正之多數請求項中，有一部分請求項得准訂正，有一部分之請 求項不符合更正要件，得否就部分符合訂正要件之請求項准予訂正。日本最高裁 判所於耕耘機に連結するトレーラーの駆動装置事件，基於一發明一申請原則，

認為同時就多數請求項為訂正之申請，係作為一體不可分的一訂正事項的訂正審 判申請，而與各個請求項單獨為訂正審判申請之情形並不相當。因此，除有特別 情事外，複數的訂正全部作為一體而予准許或不予准許加以審決。縱然客觀上複 數的訂正其中一部分，與他部分就技術上認為並無一體不可分，且以上的一部訂

448 特許法第 126 條第 2 項。

449 特許法第 126 條第 6 項。

450 參見中山信弘，前揭註 409 書，第 245 頁。

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正准許對申請人而言並非無實益時，認為不得僅為該一部分訂正申請的審決，亦 被解為仍屬適當合法⁴⁵¹。

日本最高裁判所上開見解，係基於一專利一申請之原則，而將複數訂正作為 一體不可分，故不得就同時複數訂正審判申請為一部准許、一部否准之審定。日 本一發明一申請之原則於昭和 62 年廢止，並改採改良多項制⁴⁵²，惟特許廳仍維 持訂正審判一體不可分相同見解。隨著多項請求項制度之導入，在特許異議申請 事件（日本現已廢止）繫屬中，對有複數請求項為訂正請求情形，是否如訂正審 判一般採取一體不可分之見解產生疑義。例如，日本知財高等裁判所於「ガスの 処理法」一案中，對於有關發明一部之請求項（請求項 1 及 2）為特許無效請求 成立，其餘之請求項（請求項 4），依特許權人訂正請求後審認無效審判不成立 之審決。就審判請求不成立審決部分，當事人未提起審決取消訴訟而確定。特許 權人對於請求項 1 及 2 之特許無效請求成立部分，提起審決取消訴訟，並為特許 請求項範圍減縮之訂正審判之請求案件審理中，表示請求項 4 無效審判不成立及 其訂正確定後，關於請求項 1、2 部分之審判程序重新開始（亦即由特許廳重新 審查）之訂正審判之請求應分別判斷⁴⁵³。亦即無效審判中關於請求項之訂正審判 請求，應就各個請求項分別判斷。不過，日本知財高裁於「発光ダイオードモジ ュールおよび発光ダイオード光源」一案卻引用日本最高裁判所於耕耘機に連結 するトレーラーの駆動装置事件判例見解，認為該見解在改良多項制之下同樣仍 有適用。亦即即使在改良多項請求項之制度，專利申請書所附說明書或圖式的記 載，為複數訂正審判之請求或訂正請求，該等訂正申請對請求項範圍實質影響的 情形，複數訂正全部作為一體為准駁的審決或決定，例如客觀複數訂正處的一部 分於其他部分不存有技術一體不可分的關係，且即使一部訂正之准許對申請人而 言具有實益，認為不得僅為該一部分訂正申請的審決，被解為亦屬適當⁴⁵⁴。此種 見解顯然與日本知財高財於「ガスの処理法」一案所表示之見解不同。不過該案 上訴至日本最高裁判所後，日本最高裁判所對日本知財高裁上述判決關於特許異 議申請事件中為訂正請求否准部分加以廢棄。其理由如下：

特許法為對一特許申請，以一行政處分做特許查定或特許審決，基於此一特 許授予之一個特許權發生的基本構造作為前提，並非每一請求項個別地特許授 與。在此構造為前提，在複數請求項之特許申請，除了該特許申請全體作為一體 不可分，而為特許查定或拒絕查定以外，並不存在關於特許申請一部請求項為特

451 最高裁第一小法廷，昭和 55 年 5 月 1 日，昭５３（行ツ）２８号・昭５３（行ツ）２７号，

耕耘機に連結するトレーラーの駆動装置事件，民集 34 巻 3 号 431 頁。

452 昭和 62 年法律第 27 號による改正後の特許法 36 条 5 項が定める請求項の記載方法。

453 東京高裁，平成 4 年 11 月 5 日，平４（行ケ）１２号，審決取消請求事件〔ガスの処理法事 件〕。知財集 24 巻 3 号 980 頁。

454 知財高裁，平成 19 年 6 月 29 日，平 18(行ケ)特許取消決定取消請求事件，裁 判 所 ウ ェ ブ サ イ ト 。

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許查定，其他部分之請求項為拒絕查定之可分的處理方式，此由特許法第 49 條、

51 條之文義外，參照特許申請的分割制度存在本身也可明瞭。在另一方面，特 許法關於特許及至特許權複數請求項一體不可分處理加以貫徹，為不適當之考量 的情形，特別有明文規定，設有每一請求項可分的例外處理情形。除特許法第 185 條特許權授與，視為每一請求項存在規定外，舊特許法第 113 條但書後段的

「關於特許 2 以上請求項，得對每一請求項為特許異議的申請」，亦為此例外規 定之一（關於特許無效審判請求規定之特許法第 123 條第 1 項但書後段也同一意 旨）。

在此種特許法基本構造前提，關於訂正之相關規定加以觀察，關於訂正審 判，並無特許法舊 113 條但書後段，123 條第 1 項但書後段相當的每一請求項可 分的處理明定規定。參照訂正審判請求是實質一種重新申請（特許法第 126 條第 5 項，第 128 條參照），複數請求項申請訂正的訂正審判請求，與關於特許申請 複數請求項的申請程序一樣，可說該全體係預定作為一體不可分處理的。相對於 此，基於特許法舊 120 條之 4 第 2 項規定的訂正請求，是在特許異議申請事件的 附隨程序，和獨立審判程序訂正審判之請求相比，特許法的賦予地位有所差異。

訂正請求中，如本件訂正請求係於特許異議申請關於請求項申請專利範圍減縮為 目的，非屬特許法舊第 120 條之 4 第 3 項、舊第 126 條第 4 項所謂獨立特許要件 之申請等，設定與訂正審判程序不同的處理方式，不能有訂正審判請求般的重新 申請實質準用。因此，特許異議申請關於請求項範圍減縮為目的之訂正請求，實 質上是作為對每一請求項得申請特許異議之防禦手段，為此等訂正請求之特許權 人，相當可理解在每一請求項為個別訂正請求，且此等每一請求項個別訂正如不

訂正請求中，如本件訂正請求係於特許異議申請關於請求項申請專利範圍減縮為 目的，非屬特許法舊第 120 條之 4 第 3 項、舊第 126 條第 4 項所謂獨立特許要件 之申請等，設定與訂正審判程序不同的處理方式，不能有訂正審判請求般的重新 申請實質準用。因此，特許異議申請關於請求項範圍減縮為目的之訂正請求，實 質上是作為對每一請求項得申請特許異議之防禦手段，為此等訂正請求之特許權 人，相當可理解在每一請求項為個別訂正請求，且此等每一請求項個別訂正如不