美國專利申請爭議與司法審查

2.1.3.1 先前技術爭議

我國 102 年 1 月 1 日修正前專利法第 22 條第 2 項專利進步性要件中，有關 審查進步性時之先前技術內容，依專利審查基準規定，係指修正前專利法第 22 條第 1 項所列 3 款情事：申請前已見刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術。

惟該先前技術不包括在申請日及申請日之後始公開或公告之技術，亦不包括修正 前專利法第 23 條所規定申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利申 請案⁹⁰。實務見解亦認關於進步性法條條款所謂之「申請前之習知技術、知識」，

係指「…申請前已見於刊物或已公開使用之技術知識」⁹¹。因此，進步性審查時 所稱依申請前之「先前技術」所能輕易完成，依我國實務見解，係與新穎性判斷 中，申請前已見刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術之概念相當，且不包 括申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案。美國專利申請有 關進步性審查先前技術（prior art）的界定，則與我國上開見解不同，值得加以探 究。

美國 Hazeltine Research, Inc. v. Brenner 一案⁹²，Robert Regis 於 1957 年 12 月 23 日申請一微波爐開關專利，於 1959 年 6 月 24 日經專利商標局審查委員，以該申 請不符專利法第 103 條進步性要件否准申請。審查委員所引二件據以核駁之專利 Carlson （No. 2,491,644） 及 Wallace （No.2,822,526）。其中 Carlson patent 係於

88 Supra note 86.

89 See F.SCOTT KIEFF, et. al. supra ntoe 36, at 129.

90 專利審查基準 2-3-19(2009 年版)參照。

91 參見最高行政法院 98 年度判字第 644 號判決。

92 Hazeltine Research, Inc. v. Brenner,382 U.S. 252(1965).

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1949 年 12 月 20 日核發，為系爭專利申請前已公開之技術固無問題，但另一件據 以核駁引證 Wallace 專利，則係自 1954 年 3 月 24 日申請後，即在專利商標局審 查，迄至 1958 年 2 月 4 日始核准專利，但已在系爭專利申請日之後。申請人不 服專利商標局否准審定，主張專利法第 103 條之先前技術（prior art）真正的界定 係指先前業已公知而言，並指立法使用 known 用語，即表示先前技術係僅指在發 明創作前業已公知者而言。如依申請人見解，則 Wallace 專利在系爭專利申請前 既尚未公開，則尚非屬系爭專利申請時之先前技術，自不能作為系爭專利申請否 准之引證證據。

案件經上訴後，專利上訴委員會仍維持審查委員之否准專利申請見解，Robert Regis 依專利法第 145 條規定向聯邦地方法院起訴，地方法院仍認在專利申請繫 屬中之 Wallace 專利為先前技術，並經上訴法院維持。經上訴至美國最高法院，

美國最高法院表示：專利上訴委員會依 Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co.一案之見解⁹³，認為當一專利核發後，含括在該專利所揭露者，即成為該專利 申請時之先前技術之一部分，而非成為專利核准時之先前技術。在 ALEXANDER 案專利被認定無效，因為在該專利申請時，已有繫屬中之前案已完全充分揭露該 後申請案，該案法官並認為專利商標局之遲延不應減低原已作為之效力，先申請 人既已採取措施，相當於使專利商標局完成其公開工作，並無法律上之文字或政 策允許，後申請者因專利商標局之遲延而得利。故依上述美國法院實務之見解，

先前技術之範圍，包括申請在先而在申請後始公開或公告之技術內容。

2.1.3.2 專利申請請求項之修正限制與新核駁理由之

程序保障

依前所述，專利申請人接到審查委員的第一次否准審查意見後，得提出專利 修正（amendment）或提出答覆（response）。若申請人所提出之專利修正或答覆，

經審查委員審查結果仍不符合專利要件，則審查委員即再核發一次審查意見，通 常第 2 次審查意見即為終局行為（處分）。美國專利申請修正申請專利範圍之次 數並無限制，申請人所需考量者僅係成本問題⁹⁴。不過申請專利範圍修正之時期，

則有一定之限制。專利申請修正申請專利範圍之時間，如係於專利商標局之最終 否准行為（final rejection）後始提出，則須於向專利上訴委員會提起上訴日前為 之⁹⁵。而該修正可為取消請求項或符合先前審查意見所明示列出要求之修正。所

93 Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co. 270 U.S. 390(1926).

94 Tun-Jen Chiang, FIXING PATENT BOUNDARIES, 108 MICH.L.REV. 523, 531(2010).

95 37 C.F.R.§ 1.116(b)(2000)

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為修正係就所否准之請求項，為使專利上訴委員會於上訴時加以審酌，而提出以 較佳形式之修正則得予准許。修正觸及專利申請之有無理由，於釋明具有正當且 何以修正有其必要之充分理由，以及何以未提早提出等情形，則得被准許⁹⁶。申 請專利範圍之修正，如係於專利上訴委員會作成裁決後始提出，則僅得於依規定 再開審查委員審查之程序時始可為之⁹⁷。而專利上訴委員會作成裁決後之再開審 查委員程序限制甚為嚴格⁹⁸。因此，美國專利申請於申請程序時之修正條件雖較 寬鬆，但一旦專利商標局之審查委員作成最終行為（審定）後，即限制專利申請 人為申請專利範圍之修正，包括修正之內容及條件均有限制規定。雖然於專利上 訴委員會作成裁決後，仍有例外准許修正申請專利範圍之可能，但亦僅限於專利 上訴委員會為保障專利申請人就新核駁理由有答辯之機會，經由專利申請人之申 請，而選擇由原審查委員再開程序之極少數情形。

專利申請案之行政爭訟程序進入法院階段，法院判決如係維持專利上訴委員 會之否准專利申請之決定者，專利申請程序即已被認為終結，申請人通常不被允 許再修正其申請專利範圍，除非依據聯邦巡迴上訴法院判決意見，有指示由專利 商標局再進一步審查之情形⁹⁹。故依美國專利申請法制，於行政救濟程序中，即 難以再為申請專利之修正。縱然專利申請人獲得再為修正之機會，亦均係在有由 專利上訴委員會或法院將案件發回，由專利商標局之審查委員再為審查之情形。

從而案件若未發回專利商標局由審查委員重新審查，專利申請人於行政爭訟程序 之救濟程序，即無從為申請專利範圍之修正。

美國專利申請於申請專利範圍之修正雖受有上述限制，但對於專利上訴委員 會於上訴程序中，若以新事由作為核駁專利申請時，實務見解則認應使專利申請 人有回應答辯之機會，以保障其權益¹⁰⁰。依美國聯邦規則，專利上訴委員會若知 悉任何涉及上訴主張之否准專利事由，其得將該事由含括作為意見書之一部分，

成為認定之理由，並以該意見書作為專利請求項否准之新事由。而依此所作之否 准專利新事由，即不能被認為係終局之裁決而須受司法審查。當專利上訴委員會 作成此非終局性之裁決時，上訴人自裁決後有二個月時間，就關於此種新否准專 利事由，有 2 種選擇可以運用，以避免原有之上訴程序被終結。其一是申請再開 申請程序：專利申請人就被否准之請求項提出一適當之修正或新證據，申請審查 委員再加以審查，於此情形，申請案會發回給審查委員。而專利上訴委員會就上 述否准專利新事由之認定，對審查委員有拘束力。除非審查委員認為專利申請人

96 37 C.F.R.§ 1.116(b)(1)、(2)、(3)(2000).

97 37 C.F.R.§ 1.116(g)(2000).

98 37 C.F.R.§ 1.114(2009).

99 See MPEP § 1216.01( If all claims in the case stand rejected, proceedings in the case are considered terminated on the issue date of the Federal Circuit's mandate. Because the case is no longer considered pending, it is ordinarily not open to subsequent amendment and prosecution by the applicant.); In re Aoyama 656 F.3d 1293,1300(2011).

100 In re Leithem 661 F.3d 1316(2011).

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所提出之申請專利範圍修正或新證據，可以克服專利上訴委員會上述裁決中否准 專利新事由之認定。若審查委員就修正後之請求項或新證據仍然為否准專利之處 分，上訴人得再次不服，向專利上訴委員會上訴。其二是請求重新聽審：亦即請 求專利上訴委員會直接就相同之紀錄為重新聽審，該請求須就任何新核駁事由加 以說明，係因被誤解或忽略之觀點所作成該新核駁事由，並就其他重新聽審所訴 求之事由加以陳明¹⁰¹。上述對新核駁事由規定的目的，係在使專利申請人對於專 利上訴委員會所提出之新核駁專利事由，得經由申請人之程序選擇，發回由審查 委員重審或由專利上訴委員會直接審理，並使專利申請人就新的核駁事由有申復 的機會，避免遭受程序上之突襲。

美國法院實務就專利上訴委員會於上訴程序中以新事由作為核駁專利申請 時，關於新事由之界定，並非認以同一法條及同一證據即認非新事由，而係依專 利上訴委員會所憑藉者，是否為先前未向專利申請人所提起之新事實及理由為斷

102。若專利上訴委員會所為核駁專利申請之理由，與審查委員之理由不同，即使 仍屬同一核駁證據，仍會對專利申請人造成突襲，而應於初審時給予專利申請人 有回應答辯的機會。在專利上訴委員會以新事由作為核駁專利申請之基礎時，美 國 CAFC 即以須予專利申請人在初審時有回應答辯之機會而將案件廢棄發回¹⁰³。 由此可見，美國專利申請實務上，對於專利申請相當重視核駁理由之先行通知。

於行政爭訟救濟程序中，雖允許專利上訴委員會以不同於審查委員之核駁專利申 請事由，作為維持審查委員駁回專利申請處分的依據。但其同時相當重視給予專 利申請權人於以該新核駁事由作為判斷基礎時，有即時回應答辯之機會，包括為 申請專利範圍之修正及提出新證據之程序利益保障。如專利上訴委員會未保障專 利申請人此種程序上利益，即構成廢棄發回重審之理由。

此點依我國現行智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，允許當事人於言 詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由得提出新證據，法院仍應審酌之情形。專

此點依我國現行智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，允許當事人於言 詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由得提出新證據，法院仍應審酌之情形。專