智慧財產案件審理法施行後之變動與處理 - 新型專利取得與司法審查

2.3 我國專利取得與司法審查

2.3.2. 新型專利取得與司法審查

2.3.2.8 智慧財產案件審理法施行後之變動與處理

智慧財產案件審理法第 16 條明定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。因此，於新型專利侵權訴訟中，當事人就新型專利有效性加以爭執，

或對新型專利技術報告之正確性加以質疑者，智慧財產法院均應就新型專利之實體要件進行審查，形同由智慧財產法院就該新型專利之有效性，在專利專責機關未作實體判斷前，即由智慧財產法院就實體要件加以行使第一次裁決。雖然法律已明文解決前述新型專利形式審查後，關於權利有效性爭執之問題，但實質上智慧財產法院就新型專利有效性判斷之工作負擔相形加重¹⁹⁸。固然智慧財產法院已配置有技術審查官可提供法官技術判斷之專業智識，但畢竟智慧財產法院所配置之技術審查官員額有限，在數量及專業領域之分配上終究無法與專利專責機關相比擬。大量之新型專利侵權有效性爭執之實體要件爭執，均由智慧財產法院作第一次判斷，除法院之負擔考量外，另外實證統計顯示，新型專利侵權訴訟有效性爭執宣告專利有得撤銷之原因比例過高，造成權利之不安定¹⁹⁹。故在新型專利仍採形式審查，又須智慧財產法院於民事事件就新型專利實體要件加以審究之情形下，如何規劃妥適之配套作法，實值深思。

依智慧財產案件審理法第 17 條規定，以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟，就新型專利實體要件是否具備提供專業上之意見，以協力發現真實，雖似為

198 依智慧財產法院 97 年 7 月-99 年 3 月之統計資料，新型專利侵權訴訟新型無效宣告比例達 46%，相較於發明之 35%，顯然高出甚多。

199 同前註。

可加以考量之解決方式之一²⁰⁰。但該條訴訟參加制度自施行以後，實務上運作遭遇不少困難與窒礙之處。例如，智慧財產法院依智慧財產案件審理法第 17 條第 1 項裁定專利專責機關參加訴訟時，究竟應裁定其參加當事人之何造？依同法條第 2 項規定，智慧財產專責機關依第 1 項規定參加訴訟時，以關於該條第 1 項之主張或抗辯有無理由為限，適用民事訴訟法第 61 條之規定，亦即參加人得按參加時之訴訟程度，輔助當事人為一切訴訟行為。惟智慧財產法院對智慧財產專責機關參加訴訟何以得能確切知悉其應輔助何一造之當事人始為適當？智慧財產法院如為裁定時即表明智慧財產專責機關應參加何一造尚當事人，似乎表示在未審理前，即已形成何造有理由而裁定命智慧財產專責機關參加該造當事人之意，

亦有未妥。又若智慧財產法院於裁定中，未明確裁定專利專責機關應參加何一造之當事人，則專利專責機關於參加訴訟為訴之聲明時，究竟應聲明與原告相同，

抑或與被告相同，甚至可不為訴之聲明？均有疑義。另專利專責機關即使為聲明及陳述，但於訴訟程序進行中，隨著兩造攻擊防禦方法之提出，專利專責機關可否本於自身之獨立判斷，改變其原先所參加一造之當事人，而參加利害關係相反之他造當事人訴訟？上開問題，均有爭議存在，顯現智慧財產案件審理法第 17 條操作之現實困難。因此，該條有關參加訴訟制度之規定正研議修正為於必要時，得就智慧財產專業知識或技術問題徵詢智慧財產專責機關之意見，而非以訴訟參加之地位參與審理程序²⁰¹。

又於智慧財產民事事件中就新型專利有效性之判斷，終究僅具有個案之拘束力，並不發生撤銷該新型專利權之效力。新型專利技術報告如獲得代碼 1 至 5 之結論，實質否定新型專利之可專利性，但因該技術報告於立法理由定位為無拘束力之意見報告性質，一方面使新型專利權人無從循求行政爭訟之程序請求救濟，

影響人民之訴訟權。另一方面該新型專利仍可以其專利權尚屬有效為由，任意對第三人從事訴訟求償，亦造成同業競爭之困擾²⁰²。另外，自新型專利權利人方面言之，依專利法原立法目的觀之，新型專利權人行使新型專利權時，縱使未提示新型專利技術報告，並非不得提起民事訴訟，已如前述。惟依智慧財產案件審理細則第 37 條第 2 項規定，聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定暫時狀態

200 智慧財產局參加當事人之民事糾紛之訴訟事件，是否妥適，曾有爭議。於司法院、行政院函

請立法院審議「智慧財產案件審理法草案」說明中，行政院即以智慧財產局於民事訴訟中並非輔助當事人一方，亦非為自己有所請求，與當事人另案舉發、異議、評定處理程序違背，造成業務運作困難，以及商標評定、廢止、專利舉發案朝向兩造訴訟之方向，與修法之規劃不符等理由而持不同意見，主張刪除智慧財產案件審理法第 17 條條文。參見立法院司法委員會 95 年 12 月 15 日台立司字第 0952500266 號函附立法院議案關係文書（院總第 474 號，政府提案第 10502 號之 2）中之智慧財產案件審理法審查會通過、司法院、行政院提案條文對照表第 17 條之說明。

201 參見司法院智慧財產案件審理制度研究修正委員會第 6 次會議紀錄，

http://www.judicial.gov.tw/IProperty/work12-5.asp（最後點閱時間：2012 年 9 月 26 日）。

202 新型採形式審查所造成「垃圾專利」之危害，在中國大陸亦引起重視與檢討的呼聲。參見曾

東紅，「整治專利垃圾：提升知識產權保護理念」，華南新聞，第 2 版，2005 年 12 月 9 日，亦可見人民網網站：http://scitech.people.com.cn/GB/53753/53779/ 3928044.html（最後點閱時間：2009 年 2 月 15 日）。

者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明不足者，應駁回聲請，

不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足；同條第 3 項規定，法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性。因此，新型專利權人如未提出新型專利技術報告，或所提出之新型專利技術報告獲得代碼 1 至 5 之結論，實質否定新型專利之可專利性，自無法釋明其本案勝訴可能性，

其定暫時狀態處分之聲請勢遭駁回。實質形同新型專利權人依智慧財產案件審理新制欲獲准定暫時狀態之處分，應提出代碼 6 肯定評價之技術報告，否則無法獲得定暫時狀態保全程序之權利保護，則與前述新型專利權人行使新型專利權時，

並未要求以提示新型專利技術報告作限制之立法意旨，亦難契合。新型專利權人因新型專利採形式審查所遭遇之權利困境，仍然存在。

因此，智慧財產案件審理法第 16 條之規定，雖於個案訴訟中部分解決新型專利有效性之爭執。但就新型專利採形式審查所造成專利權授予浮濫衍生之問題，以及新型專利權人對新型技術報告不能單獨聲明不服請求救濟，所造成之權利困境依然存在，似乎應在法制上尋求變革始能全面解決²⁰³。尤其新型專利有效性之爭執如經過智慧財產法院依智慧財產案件審理法第 16 條之規定，自為判斷結果認定該專利有得撤銷之原因，但因該有效性之判斷僅生個案拘束力，而不能防免新型專利權人再度行使其專利（例如，以其專利權尚未經撤銷為由，對業者發警告信或對他人提起訴訟），終究造成司法爭訟資源之耗費及產業競爭秩序之困擾。

2.3.2.9 102 年 1 月 1 日施行專利法之情況

100 年 12 月 21 日修正，102 年 1 月 1 日施行之專利法，就新型專利主要之修正部分，包括第 106 條新型之標的之「裝置」修正為「組合」，關於新型專利申請形式審查要件，於第 114 條除增列修正為形式審查要件外，其餘大致僅為條次及文字之修正。不過，依 102 年 1 月 1 日施行之專利法第 115 條之修正說明，

新型專利技術報告應審酌之事由，僅係依其資料庫之資料作成技術報告，亦即技術報告比對事項僅係依申請前已見於刊物者，不包括申請前已公開使用之情形。

則新型專利技術報告關於是否符合新穎性要件之實體審查意見，出現是否有「使用公開」情形未經檢索比對之情況。此部分如於新型專利侵權訴訟涉有新穎性之有效性爭執，即須依賴智慧財產法院民事庭，依當事人提出之使用公開證據進行第 1 次判斷。則新型專利技術報告作為證明新型專利有效性證明之程度相形減弱。

203 關於新型專利採形式審查後，已出現檢討之呼聲。參見王綉娟，「新型專利制度之檢討」，

智慧財產權月刊，第 118 期，頁 6(2008)。

又同法第 117 條規定，新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。本件修正理由係修正前專利法第 105 條第 2 項之規定，當導致新型專利權人誤以為欠缺新型專利技術報告等客觀權利有效性判斷資料，亦得就僅經形式審查之新型專利直接主張權利；或認為只須取得新型專利技術報告，即得任意行使新型專利權，而不須盡相當注意義務，不僅對第 3 人之技術研發與利用形成障礙，亦嚴重影響交易安全。新型專利技術報告即使比對結果，無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文獻等，並無法排

在文檔中專利有效性爭議司法審查之研究 -以美日及我國法為中心 (頁 58-61)