課予義務訴訟類型

智慧財產法院於 97 年 7 月 1 日成立前，行政法院就專利要件中，有關產業 利用性、新穎性、進步性、創作性等不確定法律概念雖已採全面且實質之審查，

以決定是否維持原處分。惟行政法院對行政機關對專利要件審查第一次裁決權之 行使，基本上仍係予以尊重。亦即專利要件中未經行政機關裁決之事項，行政法 院並不越俎代庖，逕依原告起訴之請求逕為准予專利之判決。因此，有關專利申 請案之行政訴訟，原告不服專利專責機關對其所為否准專利之申請，起訴請求撤 銷訴願決定及原處分，並請求命專利專責機關就其申請案為准予專利之審定，縱

546 參見陳計男，行政訴訟法釋論，第 567-568 頁，89 年 1 月初版。另參見最高行政法院 92 年 12 月份第 2 次庭長法官聯席會議決議。

547 同前註，第 570 頁。

548 最高行政法院 97 年 12 月份第 3 次庭長法官聯席會議（二）決議參照。

549 參見葉百修、吳綺雲，行政撤銷訴訟之研究，司法院 79 年度研究發展項目研究報告，頁 361-362，79 年 7 月。

550 陳敏，行政法總論，頁 1471，新學林出版有限公司，96 年 10 月 5 版。

551 陳計男，前揭註 546，頁 158。

122

使經高等行政法院認原審定之理由尚有未洽，而應撤銷訴願決定及原處分。但就 應否准予專利之要件，尚未經專利專責機關審查之其他要件部分，高等行政法院 通常均以系爭案是否尚有其他引證資料，足以證明系爭案不符專利要件，該等部 分仍待被告依其職權審查，且該等部分涉及被告即專利專責機關先行審定處分之 權限行使，無從逕命專利專責機關，就專利申請案為准予專利處分之諭知，而駁 回原告課予義務之訴，避免代替行政機關行使其第一次裁決權之情況發生⁵⁵²。惟 如係經專利專責機關於原審定審酌過之要件，但審定理由有誤，則在高等行政法 院調查後，於事證已臻明確之情況下，即得依原告之請求就課予義務訴訟之請 求，逕為改判諭知原告勝訴之判決⁵⁵³。

就專利行政訴訟關於專利要件之審查，於智慧財產法院成立後，關於法院得 自為審查的範圍，實務則呈現不同意見之爭議。亦即，關於課予義務訴訟之專利 申請案，專利專責機關以系爭發明專利申請案，違反充分揭露要件，不符法定專 利要件，而為不予專利之審定，於法不合而予撤銷；至於就系爭專利申請有無其 他不應准許專利之事由，尚未予審究，而就專利申請人，聲明請求逕命專利專責 機關應對系爭專利申請案，作成准予專利之審定，法院應如何審查之問題。實務 見解有認為：系爭專利申請案是否符合新穎性及進步性之其他專利法定要件，仍 有待專利專責機關究明，事證尚未臻明確，且涉及行政機關之行政裁量決定，應 由專利專責機關另為適法處分，而將該專利申請案撤銷，發回由專利專責機關審 查⁵⁵⁴。但就專利專責機關否准專利申請之申請人所提起之課予義務行政訴訟案例 中，亦有法院見解認為：專利專責機關審查認定系爭專利申請案，部分請求項不 具進步性、部分請求項不具充分揭露要件，而為否准專利申請之認定有誤，而應 予撤銷。就課予義務訴訟部分，則以專利專責機關於言詞辯論時，陳稱該申請案 除原有之引證外，無其他證據待調查或有何不准專利之事由，而就專利申請人請 求作成准予專利審定部分，認案件事證明確，而直接逕命專利專責機關作成專利 申請所申請內容之行政處分⁵⁵⁵。

關於專利申請案課予義務訴訟之請求，法院除審查原專利專責機關業已審查 過之專利要件外，對於專利專責機關所未曾審查過之要件，究竟要以涉及行政裁 量，而將案件發回由專利專責機關行使第 1 次判斷，抑或由法院逕行自為判斷，

上述 2 案例顯示截然不同之作法。其中由法院自為判斷之案例，其關鍵之因素為 是否事證明確，並曾請專利專責機關表示除原有否准事由外，是否尚有其他應不 准專利之事由存在。法院請專利專責機關表示是否尚有其他不准專利事由存在，

一則在確認是否別無其他不准專利事由；二則尊重專利專責機關就原尚未判斷要

552 參見台北高等行政法院 92 年度訴字第 554 號、91 年度訴字第 9143 號、4956 號、4651 號.、

2591 號判決。

553 參見台北高等行政法院 92 年度訴更一字第 25 號判決。

554 參見智慧財產法院 98 年行專訴字第 124 號判決。

555 參見智慧財產法院 98 年行專訴字第 121 號判決。

123

件部分之第一次判斷權，以利判斷關於課予義務訴訟部分，事證是否已臻明確。

並作為法院自為審認，毋須再行發回原處分機關重審之論據。其較能簡省當事人 勞費，自屬必然。問題在於法院決定發回原處分機關重審與法院自為判斷，二者 決定之取捨標準為何，自屬訴訟當事人所至關切。甚至當事人亦有於課予義務訴 訟事件，因法院未自為判斷，據以指摘其違法，執為上訴理由者⁵⁵⁶。故

法院決定發回原處分機關重審或自為判斷之決定標準，實有探究之必要。

依行政訴訟法第 200 條第 1 項第 3 款之規定，原告之訴有理由，且案件事證 明確者，應判命行政機關作成原告所申請內容之行政處分；同條項第 4 款則規 定，行政法院對於課予義務訴訟，於原告之訴雖有理由，惟案件事證尚未臻明確 或涉及行政機關之行政裁量決定者，應命行政機關遵照其判決之法律見解對於原 告作成決定。亦即於事證明確情形時，行政法院得自為判斷；於事證未臻明確或 涉及行政機關之行政裁量決定之情形，行政法院應不自為判斷，而應將案件發回 由專利專責機關另為適法處分。而行政法所指涉及行政機關之行政裁量決定者，

如按裁量理論之通說，裁量係指決策與否或多數法律效果之選擇，並非構成要件 事實之裁量⁵⁵⁷。則關於專利申請之准許，係指專利之申請經審查認無不予專利之 情事。而應不予專利之情事，於發明專利之申請係指無違反第 21 條至第 24 條、

第 26 條、第 31 條、第 32 條第 1 項、第 33 條、第 34 條第 4 項、第 43 條第 2 項、

第 44 條第 2 項、第 3 項或第 108 條第 3 項者而言⁵⁵⁸。上開不予專利之構成要件是 否具備，至多僅存在不確定法律概念之判斷餘地問題。例如發明是否為所屬技術 領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成之進步性要件之審 查，僅存在「能輕易完成」此一不確定法律概念之判斷餘地問題，並不生行政裁 量問題。不過，如依新近學說，亦有認裁量不限於法律效果始有存在，構成要件 事實（法律要件）亦有裁量之可能⁵⁵⁹。亦即法律要件之涵義明確者，固不生裁量 問題，而法律涵義概念非為明確者，此一不明確要件之判斷，即有裁量之可能。

如依此說，上述「能輕易完成」要件涵義概念尚非明確，就此一要件之涵攝，即 存有裁量可能。

因此，關於專利申請專利要件之審查，若依通說之見解並不存在行政裁量問 題，至於專利要件中有關涵義不明確之要件之涵攝之司法審查，又可依質的區別 說與量的區別說而有不同之審查標準。依質的區別說見解，認裁量與不確定概念 有本質上之不同，裁量限於法律效果部分，至於構成要件並無裁量可言。裁量係 承認行政機關在該當具體特定構成要件事實情形下，有多數行為效果可供選擇，

故行政機關就多數效果加以選擇並不生違法問題，行政法院自應加以尊重，並免

556 參見最高行政法院 100 年度判字第 1667 號判決。

557 吳庚，行政法之理論與實用，頁 119，三民書局，96 年 9 月增訂 10 版參照。

558 專利法第 46 條第 1 項參照。

559 參見吳庚，前揭註 557。

124

予審查⁵⁶⁰。量的區別說則認裁量與不確定概念二者並無本質上之差異，僅屬量的 或程度上不同。此說認裁量與不確定概念，均屬立法者欲授權行政機關於適用法 律時，有自行判斷之餘地。在依法行政原則之支配下，行政機關所受法院之監督，

較依據授權裁量之規定時為嚴格⁵⁶¹。依我國專利行政訴訟實務，早期就產業利用 性、合於實用、適用美感等不確定概念，通常委請專家審查，或專門機構鑑定，

行政法院多予尊重，殊少推翻⁵⁶²。不過，近來對於專利專責機關之專利要件審查，

均係實質審查，並不認專利專責機關對專利要件之審查，為法律效果之裁量而不 受司法審查。至於專利要件事實之涵攝，亦即關於專利要件事實之認定及適用於 抽象法規過程中，如有違反經驗或論理法則亦構成撤銷原處分之理由。專利要件 中若不涵義不明確之要件，例如前述「能輕易完成」此一涵義不明確之要件，於 涵攝事實關係時，縱其屬專利專責機關專業性所為判斷，但實際上行政法院於認 專利專責機關審查專利要件有誤時即予撤銷，並不認其具有判斷餘地⁵⁶³。因此，

從上述我國現行司法審查實務，有以涉及行政機關之行政裁量決定，應由專利專 責機關另為適法處分，而將該專利申請案撤銷，發回由專利專責機關審查之實 務，亦有就課予義務訴訟部分以事證明確為由，而直接逕命專利專責機關作成專 利申請所申請內容之行政處分之運作觀察，我國專利行政訴訟對專利專責機關專 利要件之審查較接近前述量的區別說。亦即專利申請審查之審定並非裁量處分，

從上述我國現行司法審查實務，有以涉及行政機關之行政裁量決定，應由專利專 責機關另為適法處分，而將該專利申請案撤銷，發回由專利專責機關審查之實 務，亦有就課予義務訴訟部分以事證明確為由，而直接逕命專利專責機關作成專 利申請所申請內容之行政處分之運作觀察，我國專利行政訴訟對專利專責機關專 利要件之審查較接近前述量的區別說。亦即專利申請審查之審定並非裁量處分，