4.2 日本法
4.2.1 日本特許有效性判斷衝突與調和
日本特許法第104 條之 3 之規定，使受理專利侵權訴訟之民事法院於該侵 權訴訟，得就有效性之爭議加以判斷，產生民事侵權特許有效性判斷與審決取消 訴訟特許有效性判斷發生衝突之可能。關於民事確定判斷與審決取消訴訟特許有 效性判斷歧異時得否提起再審之訴？該問題與我國民事訴訟及行政爭訟之專利 有效性之判斷發生歧異之情形類似。日本就該問題之見解值得關注。又日本特許 侵害訴訟就特許有效性之判斷若牽涉訂正審判時，其處理方式為何？亦與我國專 利侵權訴訟民事法院就專利有效性自為判斷確定後，專利權人如另為更正，該更 正對民事確定判決之效力影響議題相關，亦有加以研求之必要。以下分別予以分 析，以作為後續我國法相關議題討論之參考。
4.2.1.1 日本特許權有效性爭議衝突
日本最高裁判所於平成 12 年 4 月 11 日キルビー特許事件／富士通半導体事 件，改變大審院上開判例見解後，日本法院於特許侵權訴訟中，得就特許存在無 效理由加以判斷，若該特許侵權訴訟確定後，嗣後該特許權經無效審決確定時，
得否就已確定之特許侵權提起再審之訴，日本知的財產高等裁判所於平成 20 年 7 月 14 日之「生海苔の異物分離除去装置」再審事件，就特許權侵害訴訟（妨 害）防止請求容認意旨之確定判決，以其後該特許經無效審決確定為理由所提起 再審之訴，曾表示肯定之看法806。
該案係特許權人 X 以 Y 所製造、販賣之海苔異物除去機，侵害 X 之特許權 請求項 1 及請求項 2，而起訴請求 Y 停止製造、販賣該產品並予銷燬。第 1 審東 京地方裁判所就特許侵權訴訟，判決 Y 產品均等侵害 X 特許第 1 項及第 2 項，Y
判例タイムズ 1032 号 120 頁。
806 知財高裁，平成 20 年 7 月 14 日，平１８（ム）１０００２号・平１９（ム）１０００３号，
「生海苔の異物分離除去装置」再審事件，判例タイムズ 1307 号，295 頁。
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應停止製造、販賣該產品並予銷燬。Y 不服向東京高等裁判所上訴，並於上訴審 主張系爭特許權有特許法第 36 條第 4 項、第 6 項（即不符充分揭露要件）之無 效事由。經東京高等裁判所判決不能認有明顯無效事由存在，而駁回 Y 之主張。
Y 不服上訴最高裁判所，遭裁定駁回上訴而告確定。其後 Y 復分別以上開 X 之 特許權請求項 1 及請求項 2 有無效之事由，分別向特許廳提起無效審判請求，最 後均經為 X 之特許權請求項 1 及請求項 2 無效之審決確定。Y 於 X 之特許權經 無效審決確定後，就上開民事確定判決提起再審之訴。
日本知的財產高等裁判所於該再審之訴表示，キルビー特許事件判決後，特 許侵害訴訟審理裁判所依キルビー特許事件判決所表示之見解，得就作為無效存 在理由之明白性之權利濫用加以判斷，但就特許之有無或無效本身並沒有加以判 斷，故基於キルビー判決法理之權利濫用抗辯，與依無效審決確定所生權利消滅 之抗辯，係不同之法律主張。另外，原確定判決所作有效性判斷之爭議（揭露要 件是否具備），與特許無效之審決（是否具進步性）亦屬不同之無效理由，Y 於 特許無效之審決確定後，據以主張特許權消滅，並非就無效理由之重複主張。亦 無再審請求濫用之情形，而依被告 Y 之主張將原確定判決廢棄重審。
日本平成 16 年修正特許法第 104 條之 3 之規定，使受理專利侵權訴訟之民 事法院於該侵權訴訟得就有效性之爭議加以判斷。上開關於民事確定判斷與審決 取消訴訟特許有效性判斷歧異得否提起再審之訴，則有下列不同見解807。
（一）民事侵害訴訟容認後，無效審決確定。
（1）得提起再審之訴：此說認為侵害訴訟容認判決係基於特許有效存在，且亦 無特許法第 104 條之 3 之抗辯事由作為依據。作為判決前提之特許權效力使之無 效後，即該當於日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款之再審事由。
（2）此說認特許法第 104 條之 3 之立法後，再審事由所規定之民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款之「為判決基礎之行政處分」不該當，故不許提起再審之訴。依 特許法第 104 條之 3，特許授予處分對侵害訴訟之受訴法院與當事人，並無法的 拘束力，特許授與處分並不成為侵害訴訟請求容認判決之基礎。給予再審機會造 成紛爭解決遲延。
（3）此說認於特許法第 104 條之 3 之立法後，民事訴訟法第 338 條第 1 項但書 類推適用，而不得提起再審。其理由係認涉嫌侵權者關於實際上特許無效理由，
可作為抗辯而加以主張或因無效事由得為主張卻未主張，故類推適用民事訴訟法 第 338 條第 1 項但書，應否定其得再審。
807 高部真規子，「特許の無效と訂正をめぐる諸問題」，知的財產法學研究，vol.24(2009)。
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（4）此說認如上開情形該當再審事由，則違反誠信原則。其理由為日本民事訴 訟法第 338 條第 1 項第 8 款所定情形，係判決以行政處分之成立及效力作為判決 前提，且該行政處分撤銷有溯及效力之情形。侵害訴訟之請求容認判決係特許權 成立及效力為前提，認定有侵害行為，形式上而言，相當民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款所定之情形。但特許法第 104 條之 3 立法後，於制度上既然已得為無 效抗辯之主張，當事人得依上訴主張該等事由，或知悉該等事由而未主張，參照 民事訴訟法第 338 條第 1 項但書意旨，再審請求本身違反訴訟上誠信原則。
依日本特許法第 104 條之 3 第 2 項規定，審理不當遲延而駁回抗辯情形，假 設其後無效審判因無效原因而有得請求再審可能，則同條第 2 項將成為無意義，
於侵害訴訟所為充實審理亦歸於無意義。且特許權人如侵害訴訟取得勝訴判斷，
但仍永遠有被推翻的可能性，既無法的安定性，亦誘使被告反覆為無效審判請 求。即使開始再審，依據無效審決法律效果，請求駁回特許權人訴訟，該同樣結 論，被告於民事訴訟事實審言詞辯論終結，得依特許法第 104 條之 3 之抗辯為之。
具有該等手段之被告於判決確定後，以無效審決確定，而就已盡攻擊防禦宣判之 侵害訴訟結果再請求予以推翻，應解為違反誠信原則808。亦有學者認於侵害訴訟 判決理由判斷特許無效而駁回侵害請求判斷，係辯論主義下法官依自由心證之結 果，且無判決基礎之行政處分已變更，固無再審事由；而侵害訴訟中認無效抗辯 無理由，其後之無效審判訴訟為無效確定之情形，成為判斷基礎之行政處分已有 變更，則該當於民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款之再審事由。不過於此情形，
仍可依誠信原則理論，就既經確定之容認判決不許予以推翻809。
（二）民事侵害訴訟請求駁回確定後，請求不成立審決確定
民事侵害訴訟無效抗辯成立而駁回侵害請求確定後，同一無效理由經無效不成立 之審決確定。就此情形，為民事侵害訴訟判決基礎之行政處分並未變更，與日本 民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款所定成為判決基礎行政處分經其後裁判變更該 行政處分之再審理由並不相當810。
4.2.1.2 日本特許權有效性爭議衝突之調和
依上所述，日本學者於侵害訴訟中就特許有效性，依特許法第 104 條之 3 自 為判斷，認特許權無效而駁回特許權人訴訟，其後之無效審決取消訴訟雖認定特 許權有效，多認此並不該當於日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款所定，成為
808 高部真規子，前揭註，第 10 頁(2009)。
809 中山信弘，前揭註 409，第 322 頁。
810 近藤昌昭=齋藤友嘉，「知的財産関係二法 労働審判法」商事法務(2004)，62 頁，高林龍，
「無效判判断における審決取消訴訟と侵害訴訟の果たすべき役割」別冊，NBL116 號，220 頁。
參見高部真規子，前揭註 807 文，註 11，中山信弘，前揭註 409 書，第 322 頁，註 7。
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判決基礎行政處分經其後裁判變更該行政處分之再審理由。此種情形，造成侵害 訴訟有效性判斷與無效審決取消訴訟判斷發生歧異。另於侵害訴訟中就特許有效 性依特許法第 104 條之 3 自為判斷，認特許有效而為特許權人請求容認之判決，
其後之無效審決取消訴訟雖認定特許權無效，形式上雖符合日本民事訴訟法第 338 條第 1 項第 8 款所定再審之事由，但學者亦肯認得依誠信原則之違背，參照 日本民事訴訟法第 338 條第 1 項但書（相當於我國民事訴訟法第 496 條第 1 項但 書），不得作為提起再審之事由。日本平成 23 年 6 月修正，平成 24 年 4 月 1 日 施行之特許法第 104 之 4 規定，特許權或專屬實施權之侵害或依第 65 條第 1 項 或第 184 條之 10 第 1 項請求補償金支付有關訴訟終局判決確定後，下列審決確 定後，該訴訟之當事人，不得主張該審決確定對該終局判決提再審之訴。（一）
當該特許應無效意旨之審決……811。業已立法明文限制於侵害訴訟認特許有效而 為特許權人請求容認之判決，其後之無效審決取消訴訟雖認定特許權無效，亦不 得以此為由作為侵害訴訟再審之事由。