第三章 遊戲產業之專利權法律爭議分析
第二節 遊戲產業專利權相關議題
二、 電子遊戲設計專利之侵權判斷標準
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(三) 中國大陸法
中國大陸之專利法中係以「外觀設計專利」作為專利類型名稱。依中華人民 共和國專利法第 2 條第 4 項之規定：「外觀設計，是指對產品的形狀、圖案或者 其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設 計。」。惟 2014 年《國家知識產權局關於修改〈專利審查指南〉的決定》（第 68 號）中，則明白表示於《專利審查指南》第一部分第三章第 4.2 節第三段的後段 新增「圖形用戶界面之產品外觀設計」，並表示：「遊戲界面以及與人機交互無關 或者與實現產品功能無關的產品顯示裝置所顯示的圖案，例如：電子屏幕壁紙、
開關機畫面、網站網頁的圖文排版。」係屬不授予外觀設計專利權之情形208。因 此於中國大陸，必須係可進行人機互動操作、具備一定功能性之圖形化使用者界 面，始能受外觀設計專利之保護，單純產生美感的圖形化使用者界面似已被排除 在外觀設計專利之外。
二、 電子遊戲設計專利之侵權判斷標準
(一) 我國法
關於設計專利侵權行為之判斷標準，我國經濟部智慧財產局發佈之《專利侵 權判斷要點》（下簡稱系爭要點）第二篇第一章「設計專利侵權判斷流程」中即 表示，專利侵權之判斷流程主要分為兩階段，第一階段為確定專利權範圍；第二 階段為比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵對象209。又第二階段之比對、判
208 國家知識產權局令，《國家知識產權局關於修改〈專利審查指南〉的決定》(第 68 號)，中華 人民共和國國家知識產權局，2014 年 3 月 17 日，
http://www.sipo.gov.cn/zwgg/jl/201403/t20140314_916952.html（最後瀏覽日：2017 年 7 月 4 日）。
209 經濟部智慧財產局，專利侵權判斷要點，第二篇第一章設計專利侵權判斷流程，頁 60，
2016 年，https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/692110242332.pdf（最後瀏覽日：2017 年 3 月 25 日）。
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斷確定後之專利權範圍與被控侵對象，則包括：1.解析被控侵權對象 2.判斷被控 侵權對象與系爭專利物品是否相同或近似 3.判斷被控侵權對象與系爭專利之外 觀是否相同或近似 4.是否適用申請歷史禁反言或先前技藝阻卻210。而關於設計專 利侵權之比對與判斷，系爭要點第三章則規定，判斷主體應為合理熟悉系爭專利 物品及其先前技藝（familiar with similar prior art）之「普通消費者」，且判斷被控 侵權對象與系爭專利之外觀是否相同或近似時，原則上應以「肉眼直接觀察比對」， 避免藉助儀器放大細微差異，亦不得依時地、隔離觀察之，且應「整體觀察、綜 合判斷」211。
又如被控侵權之對象與系爭專利並非明顯不近似（ not plainly dissimilar plainly）而難以判斷時，則得依當事人之主張或個案以「三方比對法」做判斷。
「三方比對法」係指以當事人所提出之先前技藝或申請歷史檔案中之先前技藝，
據以分析系爭專利所屬技藝領域之先前狀態，並進行三方比對。如被控侵權對象 與系爭專利的相似程度比起「系爭專利與先前技藝的相似程度」更為接近；且被 控侵權對象與系爭專利之相似程度比起「被控侵權對象與先前技藝之相似程度」
更為接近時，即得判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀近似212。
而法院判決方面，雖未見與電子遊戲相關之設計專利侵權案件，然其他與設 計專利相關之侵權案件，法院亦多依照系爭要點之規定，先確立專利範圍，經解 析後再比對、判斷系爭專利與侵權產品間之關係。例如智慧財產法院 105 年度民 專訴字第 33 號民事判決即表示：
按設計專利之侵害比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判 斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象（系爭產品）。確定設計專利之專利 權範圍，係以圖面所揭露的內容為準，並得審酌圖說之文字，以正確認知圖
210 同前註。
211 同前註，頁 78。
212 同前註，頁 80。
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面所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。比對、
判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象，須先解析被控侵權對象，其應對 照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內 容，無關之部分不得納入比對判斷。再以普通消費者選購相關商品之觀點，
就系爭專利權範圍的整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進 行比對，據以判斷被控侵權對象與系爭設計專利是否為相同或近似物品，及 是否為相同或近似之外觀。
依上述智慧財產法院之見解，判斷設計專利侵權之標準，係以「普通消費者」
之角度，先確定系爭設計專利之範圍、解析被控侵權對象後，再將其與系爭設計 專利進行比對。採相同判斷標準者又如：智慧財產法院民事判決 105 年度民專訴 字第 81 號、智慧財產法院民事判決 105 年度民專訴字第 7 號、智慧財產法院民 事判決 105 年度民專訴字第 4 號、智慧財產法院民事判決 104 年度民專上字第 31 號等等。
(二) 美國法
於美國法院實務中，有關設計專利侵權行為之判斷標準，有美國聯邦最高法 院於 1871 年 Gorham Mfg. Co. v. White 案中採取之「普通觀察者檢測法」（ordinary observer test）213及聯邦巡迴上訴法院 1984 年 Litton Sys., Inc. v. Whirlpool Corp 案 中之「新穎特徵檢測法」（point of novelty）214。而後於 Egyptian Goddess, Inc. v.
Swisa, Inc 案215，「新穎特徵檢測法」（point of novelty）被聯邦巡迴上訴法院所廢 棄。
而 有 關 電 子 遊 戲 之 設 計 專 利 侵 權 案 件 者 ， 例 如 2016 年 加 州 地 方 法 院
213 Gorham Mfg. Co. v. White, 20 L. Ed. 731 (1871).
214 Litton Sys., Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423 (Fed. Cir. 1984).
215 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008).
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Performance Designed Prod. LLC v. Mad Catz, Inc.案216。該案原告 Performance Designed Products ,LLC（下簡稱 PDP）係一家設計和製造電子遊戲配件之公司，
其擁有一專利號為 D078 之設計專利，而被告 Mad Catz, Inc.（下簡稱 Mad Catz）
則係一家全球電子遊戲配件供應商，其銷售一款名為「Fidel Pad Pro Controller」
之電子遊戲控制器（下簡稱系爭控制器）被控告侵害 D078 設計專利217。
關於設計專利之侵權爭議，該案法院以「普通觀察者檢測法」（ordinary observer test）作為侵權判斷標準。依據過往法院之見解，「普通觀察者檢測法」
（ordinary observer test）分為兩步驟：第一，在未檢閱先前技術之前提下，系爭 專利及被控侵權之設計品外觀上是否「實質相似（sufficiently similar）」；第二，
則進一步與先前技術進行比較218。
關於第一步驟，兩設計品是否「實質相似（sufficiently similar）」之問題，該 案法院認為應以「整體外觀」做判斷，若整體外觀不相似則縱使個別特徵有相似 之處亦不構成侵權219。首先法院以「並排比較（Side-by-Side）」之方式，分別從 兩設計之前方、後方、側面、手把弧度與彎曲程度、手把傾斜角度、表面平直或 彎曲等等各個方面進行比較，並得出兩設計整體外觀並不相似之結論220。
216 Performance Designed Prod. LLC v. Mad Catz, Inc., No. 16CV629-GPC(RBB), 2016 WL 3552063 (S.D. Cal. June 29, 2016).
217 See id. at *1.
218 See id. at *2.
219 See id. at *3.
220 See id. at *4.
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圖 9：原告 D078 設計專利與被告「Fidel Pad Pro Controller」比較圖 資料來源：Performance Designed Prod. LLC v. Mad Catz, Inc.判決書221。
例如法院認為 D078 設計專利的表面平坦、平整且均勻，且觀看其側面，係 從底部向上緩慢地向內縮，而相反的，被告系爭控制器的表面從上部到手把具有 一定的傾斜角度，且其兩側向外傾斜，直到中間的角度始向內變化222。再者，D078 設計專利的手把係從身體延伸出來，左手把的長度大於右手把，左手把亦為一個 圓形的蛋形彎曲弧狀，而被告之系爭控制器並無此特色。且 D078 設計專利之側 面形體左右兩側均為彎曲或圓形，而被告系爭控制器左右兩側側面形體之上部是 直的，而下部則向外彎曲223，因此法院認為兩商品之外觀並無實質相似。
退步言之，縱認兩設計具實質相似，該案法院亦認為進入第二步驟與先前技 術做比較後，普通觀者亦不會認為 D078 設計專利與被告系爭控制器係屬相同之 產品。
221 See Performance Designed Prod. LLC, No. 16CV629-GPC(RBB), 2016 WL 3552063 (S.D. Cal.
June 29, 2016).
222 See id. at *5.
223 See id.
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首先，被告 Mad Catz 公司主張其已生產四種已取得設計專利之現有技術，
如下：
圖 10：被告之四種設計專利
資料來源：Performance Designed Prod. LLC v. Mad Catz, Inc.判決書224
另外，被告 Mad Catz 公司亦提供原告 D078 設計專利中列出的三種先前技 術，如下：
圖 11：原告 D078 設計專利中列出的三種先前技術
資料來源：Performance Designed Prod. LLC v. Mad Catz, Inc.判決書225
224 See Performance Designed Prod. LLC, No. 16CV629-GPC(RBB), 2016 WL 3552063 (S.D. Cal.
June 29, 2016).
225 See id.
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法院表示，雖原告聲稱被告系爭控制器與其 D078 設計專利相同皆有「左手 把比右手把稍長」之不對稱設計，且該不對稱設計係 D078 設計專利之獨特特徵，
然而該案法院對照上述七種先前技術後，認為如 USD435,551 專利亦具有手把不 對稱設計之特徵，故認定手把不對稱設計並非 D078 設計專利之特徵，最後判決 被告並無侵害原告之設計專利226。
(三) 中國大陸法
中國大陸法院對於電子遊戲設計專利之侵權判斷案，如廣州市華吉冠動漫科 技有限公司與科樂美數碼娛樂株式會社侵害外觀設計專利權糾紛案227。該案原告 控告被告侵害其專利號為 ZL200830127376.4 之遊戲機外觀設計專利，而該案法 院表示：
關於被訴侵權設計與本案授權設計是否相近似的問題。本院認為，根據 專利法及其司法解釋的規定，外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者 照片中的該產品的外觀設計為準。判斷外觀設計是否相同或者近似，人民法 院應當以外觀設計專利產品的一般消費者的認識水平和認知能力為標準，根 據授權外觀設計、被訴侵權設計的設計特徵，以外觀設計的整體視覺效果進 行綜合判斷。產品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對於其他部位，授 權外觀設計區別於現有設計的設計特徵相對於授權外觀設計的其他設計特 徵，通常對外觀設計的整體視覺效果更具有影響。對整體視覺效果不產生影
關於被訴侵權設計與本案授權設計是否相近似的問題。本院認為，根據 專利法及其司法解釋的規定，外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者 照片中的該產品的外觀設計為準。判斷外觀設計是否相同或者近似，人民法 院應當以外觀設計專利產品的一般消費者的認識水平和認知能力為標準，根 據授權外觀設計、被訴侵權設計的設計特徵，以外觀設計的整體視覺效果進 行綜合判斷。產品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對於其他部位，授 權外觀設計區別於現有設計的設計特徵相對於授權外觀設計的其他設計特 徵，通常對外觀設計的整體視覺效果更具有影響。對整體視覺效果不產生影