上游研究對未來研究的潛在威脅：封鎖、阻擋與延宕

由政府溢注資金進行研究，與專利系統可能造成本質上的衝突。由於專利系統本就 為商業利益而生，因此廠商試圖以秘密保持「自然領先距離」（natural lead time），若試 用在研究上自然可能會延宕科學研究的進展。⁷⁰拜杜法案所發生的背景一部分來自於 20 世紀後期生命科學與 DNA、微生物科技的發展，關於生命科學研究的問題主要有三：

第一是商品的未來潛力超乎過往的想像；第二是研究工具在歷史背景中時常成為專利申 請之標的；第三則是學界與業界尚未形成一對授權的普遍觀念及體制（norm）。第二個 問題為生命科學的研究者帶來了過往其他研究未曾面臨風險，例如只要利用有專利保護 的研究工具（research tool）之生物技術或生物材料（biological materials）進行研發時，

不論商品最終是否與該專利內容有關，皆必須支付權利金；⁷¹第三個問題則對科學社群 的體制與自我認同帶來了前所未有的衝擊。

Heller & Eisenberg 的研究就從「反共有的悲劇」（the tragedy of the anticommons）理 論出發，提出對生物科技領域研究的憂慮。該理論認為一財產上存有太多財產權，且其 中一財產權的所有人擁有強大的排他權時，將會使得資源呈現利用不足的狀態。而現今 的生命科學界就有此現象，因而阻礙了生命科學的進展。Heller & Eisenberg 認為危險尤 其存在於在上游科技與基礎科學之處，若是使研究者（例如大學）擁有太多排他性財產 權（例如生物科技研究工具），將會阻礙珍貴的研究成果進入公共領域，也會提升生技 公司研發成本。如拜杜法案等等造成的趨勢，使得生命科學的研究者在進階研究上面臨 過多研究的風險。⁷²甚至也有研究指出，當一新文獻申請專利成功後，受到引用的次數 反而下降，Murray & Stern 稱其為「謙遜的反共有效果」（modest anticommons effect）。⁷³ Rai & Eisenberg 的研究則舉出史丹佛大學和加州大學共同擁有的 Cohen-Boyer 專利 作為例子，提出生物科技的重要專利在授權上可能發生的兩種潛在效果：封鎖（lock）

與阻擋（block），將使知識與研究體系遭遇不必要的犧牲。封鎖與阻擋的效果是指當該 重要專利是上游科學研究的重要基礎時，研究者可能面對拒絕授權的問題，而無法獲得 使用權。即使最終談判成功，在談判時耗費的時間成本亦會造成研究發表的延宕。事實 上史丹佛與加州大學決定將 Cohen-Boyer 專利廣泛地以非專屬授權的方式授權予任何想 利用之人，並且盡可能地減少對於授權之限制，如同該專利涵蓋之內容仍位於公共領域

70 Pulsinelli, supra note 61, at 412.

71 Eisenberg, Public Research and Private Development, at 699-701.

72 See id.

73 Fiona Murray & Scott Stern, Do Formal Intellectual Property Rights Hinder the Free Flow of Scientific Knowledge? An Empirical Test of the Anti-Commons Hypothesis, 63 J.ECON.BEHAV.&ORG. 648 (2007).

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一般，然而大學仍收取了專利帶來的權利金，發生了前文所謂「雙重課稅」的效果。⁷⁴Rai 也提出拒絕授權可能遭遇的種種問題，認為在最上游的知識與研究工具將可能發生「脅 持」（hold-up）的效果，對想要利用的研究者與生技公司而言，是非常不利的狀況。⁷⁵ 事實上 Cohen-Boyer 專利是一個很有趣的例子，如果以專利所保護的內容仍在公共 領域中，和拜杜法案立法後的非專屬授權相比，則後續單純發生之事實僅為大學收取了 權利金，而並非國會成功以立法促進私人企業將其商品化；如果專利所保護的內容仍在 公共領域中，原本私人企業就可自由利用，拜杜法案立法後反而增加了原先所無的限 制。若包括研究者在內人類如經濟學所假設的一般是自利的動物，那麼收取權利金的誘 惑自然鼓勵了研究者往可以商品化的研究方向發展；然而對於私人企業無意圖將其商品 化的研究而言，拜杜法案卻對該等研究產生了壓縮的效果，反而抑制了研究者對商品化 價值較低之研究部分的研究動機。

四、小結：開發中國家與知識散佈

5.4.1 開發中國家是否需要試驗免責條款？

對於開發中國家而言，TRIPS 協定第 30 條明定專利權效力之例外，條文規定：「會 員國得明定專利權限制之例外，但以其於考量第三人之合法權益下、未不合理牴觸專屬 權之一般使用，且未不合理侵害專利權人之合法權益者為限 。據此，專利權效力是否 應有例外規定、其具體適用之態樣為何，由 WTO 會員國自行決定。會員國之內國法若 限制專利權行使，應該當要件有：（1）未不合理抵觸專利權之一般使用；（2）考量第三 人之合法權益；（3）未不合理侵害專利權人之合法利益」。在杜哈宣言（Doha Declaration）

中亦基於公共健康考量，由 WTO 決議強化專利法上的強制授權制度，以限制醫藥專利 權效力。

相較於美國，日本法對於試驗免責例外的規定較為寬鬆。若是「基於營業目的」⁷⁶， 多數說認為無法主張試驗免責例外。⁷⁷而「研究、教學或試驗」免責源自日本特許法第 69 條第 1 項的規定，而學說認為在對進步性、新穎性、功能性調查所為的實驗，以及以 發展和改良為目的的試驗中，可主張試驗免責例外。在後者中，若是（1）滿足新穎性、

74 Rai & Eisenberg, supra note 60, at 300-303.

75 Rai, supra note 64, at 126-130.

76 「業として」の実施。

77 財団法人知的財産研究所，特許権の効力の例外及び制限に関する調査研究報告書，頁 12（2005）。

網路資料位於：http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/165kouryoku.pdf.

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進步性等要件；（2）以迴避專利為目的之試驗；（3）對於技術上的進步具有貢獻，方能 主張。⁷⁸關於專利藥與學名藥（日本稱為「先發醫藥品」與「後發醫藥品」）涉及之爭議，

討論的議題與美國相同，在於後發醫藥品對先發醫藥品之實驗，於先發醫藥品專利期限 末期能否適用日本特許法第 69 條第 1 項的規定。日本最高裁判所於 1999 年的判決⁷⁹中 予以肯定。⁸⁰日本法的規定，可以說更為重視專利本質與制度目的，使得試驗免責例外 能為競爭者主張，並且對受專利保護的技術或商品進行改良。而歐盟法因為受到德國判 決的影響，也認為單單對受專利保護的技術或商品進行改良，可以主張試驗免責例外。

必須在製造或販賣前對管制機關提出資料者，亦可主張。⁸¹⁸²

更廣泛地允許試驗免責例外，則有助於開發中國家大學與研究者的的能力建設

（capacity building）。在不斷地了解和試行錯誤（trial and error）中，得以使研究者更了 解發明與技術的內容，並且得以改良。如同 Eisenberg 所言，在試驗成功後商品上市時，

產品開發人，或是得到技術授權之人成為商品的生產者，專利權人仍然可以得到權利 金，試驗免責例外自始就合於專利制度的立意。⁸³試驗免責例外對於知識的散佈問題而 言格外重要，它調節了專利法體系與研究體系間的矛盾，解決了一部分知識分享的問 題。而在基礎科學的部分更加需要此類的機制，以解決如反共有的悲劇一般的障礙。⁸⁴對 於開發中國家而言，以立法的方式，以及司法解釋的方式，採行更為廣泛的試驗免責例 外條款，策重試驗者對於專利的探究和改良意圖，無疑是較有利的。

5.4.2 開發中國家是否需要拜杜法案？

Boettiger & Bennett 指出，開發中國家的研究者是否會因大學擁有專利而受到限制，

其實也取決於所謂的「南北關係」。⁸⁵大學傾向擁有專利不但可能對美國境內的後續研發

78 染野啓子，「試験・研究における特許発明の実施（I）」，AIPPI，三號第 33 卷，頁 5（1988）。

79 最高裁小二法廷，平成 11 年 4 月 16 日判決（平成 10 年（受）153）（民事判決集 53 巻 4 号）。

80 然而在 2001 年時日本濱松醫科大學在實驗中使用受專利保護的美國藥廠開發之癌症老鼠，東京地方法

院判斷並不落入第 69 條第 1 項的保護中。參閱東京地判，平成 13 年 12 月 20 日（東京地裁平成 11 年（ワ）

第 15238 号）判例時報 1787 号，頁 145。

81 財団法人知的財産研究所，前揭註，頁 89。

82 我國目前亦有試驗免責的相關規定，分別散見於新修正之專利法與藥事法。根據現行專利法第 59 條第

二款規定：「以研究或實驗為目的實施發明之必要行為」可以除外於發明專利權之效力。根據舊法，學名

藥廠就專利保護成分的測試，並不落入舊法第 57 條第一項第一款的例外規定中，然而舊法第 51 條第一 項卻有保障專利權人得以延長專利期限的規定，因此論者常有主張我國應制定相關避風港條款以保護學 名藥廠。新修正之條文用語寬鬆，在適用上立法者給予的指示不明，未來如何解釋，只怕須留待司法實 務發展。

83 Eisenberg, Exclusive Rights and Experimental Use, at 1075-1076.

84 See generally Eisenberg, Exclusive Rights and Experimental Use.

85 Sara Boettiger & Alan Bennett, The Bayh-Dole Act: Implications for Developing Countries, 41 IDEA 261, 262-263 (2005-2006).

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造成阻礙，對美國境外開發中國家的研究，也可能造成阻礙。雖然在 1980 年以前美國 的大學對於專利的傾向不是如此明確，然而在拜杜法案立法後，大學取得智慧財產權逐 漸成為趨勢。大學與非營利機構的角色，與開發中國家是否能有更廣泛的途徑近用知 識，有相當大的關係。開發中國家的產業研發部門與學術研究機構在進行研究活動時，

即面臨必須與美國大學接觸商談授權之情形。而原本屬於公共領域的研究資源與原先相 較是有可能較為受到限制。有研究指出，世界上主要的 HIV 藥品專利其實為美國的耶魯 大學、杜克大學、明尼蘇達大學（University of Minnesota）、Emory 大學（Emory University）

所掌握。⁸⁶

實則，有一股商業化的力量主導著全球的疾病研究。只有低於一成的全球疾病是受 到藥廠與研究機構高度關注的。因此研究的公共利益在於，如果如研究型大學一般的研 究機構可以將焦點放在高度獲利以外的疾病研究上，就可能拯救更多的生命。然而當研

實則，有一股商業化的力量主導著全球的疾病研究。只有低於一成的全球疾病是受 到藥廠與研究機構高度關注的。因此研究的公共利益在於，如果如研究型大學一般的研 究機構可以將焦點放在高度獲利以外的疾病研究上，就可能拯救更多的生命。然而當研