責任法則是否合乎 TRIPS 協定之規定？

在 TRIPS 協定中，並無特別之條款限制專利非顯著性之範圍與立法模式⁷⁰，因此學

66 Reichman & Lewis, at 340-348.

67 Reichman, Legal Hybrids, at 32.

68 亞羅所提出的資訊悖論（paradox of information）為：如果某一個賣家擁有一特別的資訊，該資訊有商

業之價值。該賣家試圖在市場中兜售該資訊，然而買家因為不知道資訊的內容為何，是故不知應出價多 少購買，方不致虧本成了冤大頭。然而當賣家必須展示待價而沽的資訊的價值時，必然要揭露資訊的內 容，如此一來買家就得知了想要的資訊內容，就再也不可能向賣家購買資訊。

69 Id,. at 67-69.

70 See Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh

Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, Legal Instruments—Results of the Uruguay Round, 33 I.L.M. 81 art. 27(1) (1994).

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者建議，對於開發中國家有利之立法方式乃是將非顯著性門檻設計得較高，以便於對不 落入專利保護範圍（scope）內的技術知識為使用者利用。⁷¹根據學者研究，已開發國家 在不同之工業發展時期，也採取不同的非顯著性標準，以促進產業之發展。⁷²最重要的 區別在於辨識「基礎發明」與「尖端技術」之差異，使得「尖端技術」受到較強的保護，

而穩定成長、市場固定的工業技術，較不需要高標準的保護。⁷³前文所述補償責任法則 模型就是對於這種基礎發明與尖端技術的區別，對微小發明所設計特別之保護。

在 TRIPS 協定所要求的專利保護之外，建立可以促進開發中國家科技創新的「第二 層機制」（second-tier protection），來保護較小規模的發明，應是浮合 TRIPS 協定之規定 的。並且，這種防止完全複製的法律機制，其實具有競爭法規範之層面。TRIPS 協定本 身之中其實留有灰色地帶，其中並未規範的部分是開發中國家可以運用的。如果將此種 立法適用在專利制度之中，很可能會立即受到 WTO 其他會員國與爭端解決機構的關 注，但如果以個別立法的方式為之，則各國擁有相當高的自由度。

在永久禁制令的核發層面，TRIPS 協定第 44 條至 48 條列舉了幾種民事與行政程序 及救濟：禁制令、損害賠償、沒收或銷毀。TRIPS 協定第 41 條第一項訂定各會員應確 保本篇所定之執行程序於其國內法律有所規定，以便對本協定所定之侵害智慧財產權之 行為，採取有效之行動，達可迅速救濟及防止侵害之目的。⁷⁴由 TRIPS 協定這些規定觀 之，所保留給立法者與實務之空間還算寬敞，因此依照責任法則的結論設立基準應有可 為之餘地。

71 Reichman, From Free Riders to Fair Followers, at 29.

72 Id. at 32.

73 Oddi, supra note 53.

74 TRIPS Art. 41.

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第伍章 知識散佈、全球知識財與專利制度

一、全球知識財

5.1.1 全球知識的特性

哲學家休姆（David Hume）曾經在《人性本質論》（Treaties on Human Nature）討論 了「共善」（the Common Good）的概念，全球知識作為一種不純粹的公共財¹，對人類 整體而言具有共善的特性。公共性是知識的本性，而知識是人類邁向發展的基本條件之 一。當知識能展現其「共善」的特性時，才最能發揮其效用。因而智慧財產權法對知識 的保護必須適合於知識的公共性，使得知識得以為更多人所利用。知識在本質上是社會 的，而不是個人的。美國國父之一的傑佛遜也認為無法對思想給予財產權，並且如此描 述了美國專利制度：

「思想應自由在全球中傳播，是為了人類倫理的及相互的教化，以利提升個人之狀 態。它似乎是大自然專門、仁慈的設計，像火一樣蔓延至整個空間，散佈在任一空 間時皆不降低其濃度；又如同空氣一般，吾人可在其中呼吸、活動和生存。它不能 被限制，或被排他性地利用。」

因為知識只有首先是主體間可交流、可傳達的時候，才有可能被社會所公共認可、

驗證，並且進一步被廣泛地應用於生產和生活中時，才能成為完全意義上的知識。追根 究柢智慧財產權內在的「公共財」（public goods）特性才是創新的根源。太過偏袒發明 人的管制將會成為使用者及競爭者的負擔，吾人必須認知的是，過度的保護將會成為削 弱國家創新及競爭力量的障礙。給予一項專利的同時，雖然是一項科技的公開，但也同 時對公眾劃定了一定的限制，更何況所公開的可能是已經周知的技術。智慧財產權依賴 的是人類自利的動機，而過度鼓勵自利動機將會失去與公眾利益間的平衡。因此智慧財 產權的設置和制度安排，必須在對知識創造人的激勵與促進社會公共利益發展之間達成 恰當的平衡。

5.1.2 公共領域（Public Domain）之意義

1 請參閱本論文第三章的論述。

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2 About the differential meanings of public domain, see Panmela Samuelson, Enriching Disclosure of Public Domain, 55 DUKE L.J. 783 (2006).

3 A. Samuel Oddi, The Tragicomedy of the Public Domain in Intellectual Property Law, 25 HASTINGS COMM.&

ENT.L.J. 1 (2002-2003).

4 440 U.S. 257, 262 (1979).

5 “First, patent law seeks to foster and reward invention; second, it promotes disclosure of inventions, to stimulate further innovation and to permit the public to practice the invention once the patent expires; third, the stringent requirements for patent protection seek to assure that ideas in the public domain remain there for the free use of the public.”

6 383 U.S. 1, 7–11 (1966).

7 “Congress may not authorize the issuance of patents whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available. Innovation, advancement, and things which add to the sum of useful knowledge are inherent requisites in a patent system which by constitutional command must "promote the Progress of . . . useful Arts." This is the standard expressed in the Constitution and it may not be ignored.”

8 Oddi, supra note 3, at 6. Yochai Benkler, Free as the Air to Common Use: First Amendment Constraints on the Enclosure of the Public Domain, 74 N.Y.U.L.REV. 354, 358 (1999).

9 Id., at 360.

10 See Jessica Litman, The Public Domain, 39 EMORY L.J. 965, 968 (1990).

11 For example, the fair use doctrine is an affirmative defense in copyright law, and it creates privilege for users

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者所擔心的是知識的私有化會造成所謂的知識的「圈地運動」（enclosure movement）¹²， 而使得公眾利用知識的途徑受到限制，公眾必須支付更高的費用才能取得資訊與知識。

不僅如此，因為公共領域的縮小，也使得利用公共領域的廠商成本增加，進而轉嫁到消 費者身上。學術領域的研究有很大的外溢效果（spillover effects），而且應領先於產業科 技發展。研究成果原本是公開的、非排他的、無可耗盡性的，一般認為應該出版的，本 來也除了著作權的保護外也未被獨占性地利用，符合公共領域的特色，但卻因為法制與 體制（norm）的變化，使得知識的散佈受到了很大的影響。

Dreyfuss 指出，現代出現了三大因素使得保護公共領域的方法更應盡可能被考慮及 討論，這些因素第一是 20 世紀後生物科技的發展；第二是組織間知識的轉移，尤其是 生物科技產業間的知識轉移；第三是資訊產業的政治經濟現象，使得公共領域陷入危險 中。¹³原本美國最高法院對於科學的進步與專利制度沒有牽扯，而認為只有終端商品可 以取得專利。如在 Brenner v. Manson 一案¹⁴中，最高法院也嚴守只有終端商品可以取得 專利的立場，認為專利不是研究的「報償」（reward），而是對於商品化成功的補償。美 國最高法院初始清楚的二分法，使得與最終商品無關的知識得以進入公共領域，且可以 順利應用試驗免責例外（experimental use exemption）。但是這樣的操作方式在近年卻逐 漸模糊，這顯示了 20 世紀後科學發展的特色。出現一些商品，它們既是研發市場

（innovation market）中的終端商品，但它們也被用來研發其他終端商品，因此被稱為

「研究工具」（research tool）。¹⁵由於美國國會意圖以拜杜法案（the Bayh-Dole Act）促 進大學研究成果的商品化，使得學說開始探討給予研究工具專利，是否會阻擋後續研 究，對於知識發展造成不必要的延宕。

在美國法的運作上，試驗免責例外的適用範圍縮小，與拜杜法案的立法這兩大趨 勢，正不斷地壓縮公共領域。因而有學說開始質疑對於科技之近用，將因拜杜法案而受 到傷害。因此，本文對於擬從第貳章所述的公共領域途徑出發，關於此二問題對於全球 知識與公共領域的影響，與開發中國家可以採納的對策，逐一進行探討。

to make use of the protected contents under certain conditions. However such an institutional public figure exception may not as well exist in other domain of property-like laws. The other exemptions are much more restrictive, like the experiment use exemption which will be discussed below.

12 See David Lange, Recognizing the Public Domain, 44 LAW &CONTEMP.PROBS. 147, 150

(1981); Benkler, supra note 8; James Boyle, Fencing off Ideas: Enclosure & the Disappearance of the Public Domain, 131 DAEDALUS 13 (2002); James Boyle, The second Enclosure movement and the Construction of the Public Domain, 66 LAW &CONTEMP.PROBS. 33 (2003).

13 Rochelle C. Dreyfuss, Protecting the Public Domain of Science: Has the Time for an Experimental Use Defense Arrived?, 46 ARIZ.L.REV. 457, 462 (2004).

14 Brenner v. Manson, 383 U.S. 519 (1966).

15 Dreyfuss, supra note 13, at 462-463.

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二、美國法上的試驗免責例外

5.2.1 試驗免責之意義

5.2.1.1 普通法上的試驗免責例外

美國普通法上試驗免責例外（experimental use exemption）¹⁶來自於 Story 法官於一 1813 年發生之案件──Whitteore v. Cutter¹⁷中所下之判決：「立法者之意圖決計不是為了 懲罰一製造機器僅僅是為了哲學實驗，或驗證所述機械效率果真如實之人。」Story 法 官區辨了「因利潤而製造機器」與「因哲學實驗製造機器」兩種行為的不同，根據後人 的詮釋，Story 法官所謂哲學實驗之意義與現代之自然科學相同，¹⁸或許在中文中更精確 的詮釋可為「對基礎科學的探索」。於 Whitteore v. Cutter 一案中，雖然當事人構成侵權，

但卻因為例外而免責。爾後一百多年來，美國法院實務持續在不同個案闡釋此等專利權 行使限制之適用範圍，但對於普通法上試驗免責例外適用範圍卻逐漸限縮，逐漸成為「商 業」與「非商業」的二分法，而商業的使用將無法主張試驗免責例外。法院認為追求知 識理論或消遣娛樂之試驗行為，均可主張試驗免責例外。¹⁹

普通法上適用試驗免責例外的情況可能區分為二，其一為研究者基於非營利性的目 的而利用專利保護之標的，其二為為了專利技術之改良（improvements）。在前者的情況 下，由於法院嚴守二分法的判斷，通常侵權人可以主張試驗免責例外。然而法院的判斷 卻漸趨嚴格，而下文介紹之案例 Madey v. Duke University²⁰中研究工具則落入尷尬之窘 境，但法院仍不允許大學就利用研究工具主張試驗免責例外。專利技術之改良的情況則 有相當大的爭議，雖然支持改良可以主張試驗免責例外的意見認為允許試驗為專利法之 立法目的，是故基於效用之思想應允許侵權人主張試驗免責例外。²¹這一派學者主張雖

普通法上適用試驗免責例外的情況可能區分為二，其一為研究者基於非營利性的目 的而利用專利保護之標的，其二為為了專利技術之改良（improvements）。在前者的情況 下，由於法院嚴守二分法的判斷，通常侵權人可以主張試驗免責例外。然而法院的判斷 卻漸趨嚴格，而下文介紹之案例 Madey v. Duke University²⁰中研究工具則落入尷尬之窘 境，但法院仍不允許大學就利用研究工具主張試驗免責例外。專利技術之改良的情況則 有相當大的爭議，雖然支持改良可以主張試驗免責例外的意見認為允許試驗為專利法之 立法目的，是故基於效用之思想應允許侵權人主張試驗免責例外。²¹這一派學者主張雖